Sentencia Definitiva N° 150/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 11 de mayo de 2023. No. 150 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ANTIA MOLL Y CIA S.A. Y OTRAS con ESTADO MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA . Acción de Nulidad” (Ficha No. 135/2020). RESULTANDO : I) Surge de fs. 44 que el 19 de mayo de 2020 Antia Moll y Cia S.A., Laboratorios Celsius S.A., Laboratorios Dispert S.A., Laboratorio Gador S.A., Laboratorio Libra S.A., Szabo S.A., Icu-Vita S.A., Laboratorio Ion S.A., Roemmers S.A., Spefar S.A., Urufarma S.A., Gramón Bagó S.A., y Lazar S.A., dedujeron demanda de nulidad contra la Resolución No. 6/2019 de fecha 14 de agosto de 2019 y su modificativa, la Resolución No. 7/2019 de fecha 15 de agosto de 2019, ambas dictadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por las cuales se estableció un Procedimiento Piloto de Aprovechamiento de Resultados (PAR) en materia de examen de patentes de invención y modelos de utilidad, para aquellas solicitudes de concesión iniciadas con anterioridad al 1° de enero de 2017, y se pretendan beneficiar por este procedimiento especial (fs. 5 a 9 Carpeta documentación en 21 fs.). Expusieron que, las Resoluciones impugnadas habilitaron a la DNPI a otorgar patentes y modelos de utilid ad en base a exámenes emitidos por oficinas de patentes extranjeras, eliminando la necesidad de realizar el examen de fondo de la patente en forma local, el cual era ordenado preceptivamente por la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales N.º 17.164 y su Decreto Reglamentario N° 11/000. Consideraron ilegítimos ambos actos, en tanto preceptuaron la posibilidad de conceder patentes en base a elementos contrarios al mandato legal, que en ningún caso habilita a considerar como v álidos a los efectos nacionales, los estudios de fondo realizados por otras oficinas de patentes de otras jurisdicciones. Afirmaron que, las resoluciones atacadas ordenan al examinador a controlar exclusivamente que la solicitud de patente cumpla con ser novedosa, omitiendo exigir que la misma tenga actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Manifestaron que se vulneró el principio de igualdad al establecerse el procedimiento únicamente para las solicitudes ingresadas antes del 1° de enero de 2017, generando dualidad de criterios y mecanismos de admisión de patentes sin fundamento legal. Agregaron que se violó el principio de independencia de patentes, consagrado en el artículo 4 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, al hacer aplicables en nuestro sistema los exámenes de otras jurisdicciones con criterios legales de patentabilidad más benévolos y laxos. Indicaron que se vulneró la normativa tributaria, al establecer que los interesados en acceder al P AR deberían abonar una tasa por el examen de fondo de la DNPI, cuando se eliminó el referido examen sustituyéndolo por los exámenes emitidos por oficinas extranjeras de patentes, y afirmaron que, al no existir una actividad jurídica específica del Estado p restada a favor del contribuyente, la tasa devino ilegítima. En definitiva, solicitaron la anulación de los actos impugnados. II) A fs. 76, el 4 de setiembre de 2020 el representante de la demandada contestó la demanda y solicitó la clausura de los procedimientos. Afirmó que con fecha 5 de agosto de 2020 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dictó la Resolución No. 9/2020 que dispuso dejar sin efecto las Resoluciones No. 6/2019 y 7/2019, por lo que los agravios de los actores fueron satisfechos y la acción de nulidad carecía de objeto. En definitiva, solicitó la clausura de los procedimientos. III) Por Sentencia No. 217 del 27 de abril de 2021 el Tribunal desestimó la clausura de los procedimientos impetrada (fs. 104 a 106). IV) Abie rto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 122. V) Alegaron las partes en el plazo común: la demandada a fs. 125 y ss., y la actora a fs. 131 y ss. VI) Se confirió vista a la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administr ativo, que produjo el Dictamen Nº 272/2022 que obra a fs. 142, aconsejando anular los actos en proceso. VII) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley N°15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se demanda la nulidad de las Resoluciones No. 6/2019 de fecha 14 de agos to de 2019 y No. 7/2019 de fecha 15 de agosto de 2019, dictadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por las cuales se estableció un Procedimiento Piloto de Aprovechamiento de Resultados (PAR) en materia de examen de patentes de invención y modelos de utilidad, para aquellas solicitudes de concesión iniciadas con anterioridad al 1° de enero de 2017, y se pretendan beneficiar por este procedimiento especial (fs. 5 a 9 Carpeta documentación en 21 fs.). Según afirmaciones de la actora, no con trovertidas, al tomar conocimiento de los actos , se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico el 23 de agosto de 2019, a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 10 de marzo de 2020. Finalmente, la demanda de nulidad fue incoada en tiempo y forma (el 19 de mayo de 2020, nota de cargo a fs. 59 de autos), considerando las suspensiones de plazo dispuestas por la Ley No. 19.879 y la Feria Judicial Extraordinaria dispuesta entre 14 de marzo de 2020 y el 1° de junio de 2020. II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad de sus integrantes y compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, procederá a amparar el planteo anulatorio impetrado por los fundamentos que se desarrollarán en los siguientes numerales. III) En primer lugar, cabe consignar que, si bien la Administración por Resolución No. 9/2020 de fecha 5 de agosto de 2020 resolvió: “ 1) Déjense sin efecto, a partir del día de la fecha las Resoluciones 6/2019 y 7/2019 de esta Dirección. 2) Sin perjuicio de lo establecido en el numeral precedente, aquellas gestiones de amparo al PAR que se hubieran iniciado antes del día de hoy y que aún estuvieran pendientes, continuaran su tramitación bajo las Resoluciones referidas hasta su finalizació n” (fs. 74), no revocó totalmente las Resoluciones impugnadas, manteniendo dicho régimen para los asuntos ya iniciados y que estuvieren pendientes de resolución. En tal sentido, la Sentencia Nº 217/2021 (fs. 104 a 106 infolios) resolvió desestimar la soli citud de clausura de los procedimientos impetrada por la demandada en la medida que no se produjo una revocación “ex tunc” de los actos impugnados por razones de legalidad que implicara la supresión total de los efectos jurídicos de los mismos. Por el co ntrario, la revocación fue dispuesta solamente hacia el futuro (efectos “ex nunc” ), dejando subsistentes los efectos de los actos atacados. IV) En segundo lugar, en cuanto al fondo, la Ley 17.164 en su capítulo III establece los Requisitos y Procedimi entos de Concesión de Patentes y particularmente el artículo 32 dispone: “El examen de fondo de la solicitud tendrá por objeto determinar si la invención propuesta reúne los requisitos y condiciones de patentabilidad previstos en la presente ley. A tal fin, se podrá: A) Requerir al solicitante copia de búsquedas de antecedentes, exámenes de fondo y demás documentación a la que tenga acceso. B) Solicitar el asesoramiento de instituciones que desarrollen actividades científicas y tecnológicas. C) Recurr ir a los documentos de patente, informes de búsqueda y examen o similares, producidos por otras oficinas de patentes. Todas las observaciones que resultaren del examen de fondo serán formuladas en un solo acto, salvo cuando surgieran elementos nuevos o supervinientes que pudieran afectar la patentabilidad. De las observaciones formuladas se conferirá vista al solicitante por el plazo que fije la reglamentación. En consecuencia, el procedimiento establece la realización del examen de fondo a nivel local constituyendo un requisito fundamental obligatorio para la obtención de la solicitud presentada, el cual no puede ser omitido, reemplazado o sustituido por el examen de fondo realizado por otra oficina de patentes extranjera. La norma citada, prevé que lo s documentos de patente, informes de búsqueda y examen o similares producidos por otras oficinas de patentes , solo puedan utilizarse como insumos complementarios para la realización del examen de fondo local. Entiende el Tribunal que, ello no significa qu e la DNPI esté habilitada a otorgar patentes en base a informes emitidos por otras oficinas de patentes extranjeras en sustitución del examen de fondo local, el cual es exigido preceptivamente por la legislación nacional. Y de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Patentes: “Las patentes serán nulas: A) Cuando se hayan concedido en contravención a las condiciones y los requisitos de patentabilidad previstos en la presente ley. B) Cuando la descripción fuese incompleta o inexacta, no permitiendo delimitar el objeto de la invención. C) Cuando se reivindique materia no incluida en la solicitud inicial, de acuerdo con lo previsto en la presente ley”. Así, el procedimiento establecido para el otorgamiento de patentes es preceptivo, bajo pena de nu lidad absoluta en caso de contravención a lo establecido en la propia normativa. Es de verse que, i nvocando razones de oportunidad o conveniencia basadas en “optimizar y agilitar procedimientos”, y/o “evitar una duplicación de esfuerzos” -Considerando II de la Resolución Nº 06/2019 a fs. 41 infolios - la DNPI pretendió ilegítimamente desaplicar una ley que no le otorga margen alguno de discrecionalidad en el punto. El pretendido descaecimiento de la vigencia del marco normativo en materia de concesión de patentes para solicitudes presentadas antes del 1º de enero de 2017 con la implementación administrativa de un nuevo procedimiento contenido en los actos impugnados, introdujo una evidente situación de desigualdad jurídica en el sistema de admisión de pat entes en el país; todo lo cual es evidentemente atentatorio contra los principios de igualdad y seguridad jurídica imperantes en nuestro Estado de Derecho. En definitiva, habrá de anularse los actos administrativos procesados, asistiendo razón a los impug nantes en cuanto a que se vulneró la regla de derecho. V) En mérito al alcance general del acto impugnado, y en función de la desigualdad que la anulación con efecto inter-partes podría provocar entre los sujetos alcanzados, el Tribunal ejercitará la f acultad conferida por la Constitución de la República, en el artículo 311 inciso 2°, amplificando el alcance del pronunciamiento anulatorio por fuera de los límites connaturales de la cosa juzgada. La sentencia anulatoria con efectos generales y absolutos cumple “… una finalidad purgativa del ordenamiento de la que puede decirse que es primariamente relevante en interés de la Ley antes que el interés particular de los recurrentes”, objetivo que prima sobre evidentes razones de economía procesal al evitar e l planteamiento de multitud de litigios, al tiempo que facilita la unidad de calificación de la ilegalidad declarada (GARCÍA DE ENTERRÍA: Ob. cit., t. I cit., págs. 244-245).” (Sentencia N° 1016/1998; cf. Sentencias Nos. 619/2013, 696/2013, 59/2014, entre otras). Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en los artículos 309 de la Constitución Nacional y 23, 24 y 25 del Decreto -Ley N°15.524, el Tribunal, FALLA : Ampárase la demanda incoada y, en su mérito, anúlanse los actos impugnados con efectos generales y absolutos en interés de la regla de Derecho o de la buena administración. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en $ 46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi, Dra. Rossi (r.) Dr. Ricardo Marquisio (Sec. Letrado)