Sentencia Definitiva N° 115/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 27 de abril de 2023. No. 115 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PEDIDOS YA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 56/2020). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sin numerar, de 2 de setiembre de 2019, mediante la cual se concedió el registro de la marca “SERVICIOS YA!” (mixta), solicitada bajo expediente No. 482.848, a favor de QUANA S.A., para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 35, por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen (fs. 7 de los antecedentes). En necesaria síntesis de su pretensión, se agravió por la confundibilidad marcaria respecto a sus marcas ya registradas PEDIDOS YA. Señaló que la mot vedette de sus marcas "YA" evoca un mismo concepto de inmediatez y ya ha adquirido notoriedad en sus marcas desde su creación, siendo la actora pionera en servicios de delivery. Así, puso en evidencia la mala fe de la contraria y su propósito de asociarse y aprovecharse indebidamente del prestigio y notoriedad de la familia de marcas de su propiedad. Asimismo, destacó que es innegable que las marcas de la actora han adquirido significación secundaria. Si bien los términos "pedidos" y "ya" pudieron ser entendidos como descriptivos o genéricos al momento de su solicitud, actualmente se reconocen sin dificultad alguna, como marca registrada para identificar los servicios que brinda la actora. Dada la notoriedad del signo, insistió en que se ha generado significación secundaria cuando se utiliza para designar un servicio que tiene por objeto unir la oferta y la demanda de productos comercializados por internet. Por último, adujo que existe competencia desleal por parte de QUANA y resaltó que su representada utiliza desde siempre el nombre comercial "PEDIDOS YA", que también está siendo afectado por la marca que la contraria pretende registrar. En suma, requirió la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 19), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. En ajustada síntesis de su defensa, señaló que los conjuntos marcarios en pugna aparecen como claramente diferentes. Y si bien es cierto que comparten el término “YA”, no es la forma en que los consumidores perciben las marcas. El consumidor aprecia las marcas como un conjunto, como una totalidad. Nuestra legislación marcaria vigente no exige que los signos sean absolutamente diferentes a los fines del registro, las marcas deben apreciarse en su conjunto y, en ese sentido, el registro impugnado contiene elementos que garantizan su distintividad en el mercado. En suma, requirió la confirmación del acto impugnado y la citación como tercero coadyuvante con la Administración de QUANA S.A. (titular de la marca cuyo registro se cuestiona en obrados). III) Debidamente citado QUANA S.A (fs. 24), compareció y dedujo tercería coadyuvante con la parte demandada, la que fue admitida por decreto Nº 4.666/2020 de 26 de agosto de 2020 (fs. 69) IV) Abierta la causa a prueba (decreto Nº 4.666/2020 de 26 de agosto de 2020, fs. 69), fue diligenciada la prueba propuesta por las partes y el tercerista, que fue debidamente agregada y certificada (fs. 237). V) Las partes y el tercerista alegaron de bien probado por su orden (fs. 240 a 249, alegatos de la actora; fs. 269, alegatos de la demandada; 256 a 263 alegatos del tercerista). VI) La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 360/2022 de 16 de junio de 2022 (fs. 276 a 276 vto.) se pronunció por la solución confirmatoria. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) En el caso el cotejo que debe realizarse es entre la marca mixta concedida "SERVICIOS YA!" y aquellas de la actora, pre- registradas, en la misma clase. De manera que no resulta de recibo considerar otras marcas en trámite de registro por QUANA S.A., cuyos logos son distintos al concedido por la resolución impugnada (fs. 2 de los antecedentes), así como tampoco es de recibo considerar a toda la familia de marcas de la actora, algunas registradas en clases internacionales distintas a la 35 y otras no concedidas a la fecha del acto impugnado. A lo sumo, podrían ser consideradas aquellas marcas en otras clases, de admitirse que "PEDIDOS YA" es notoria, pero siempre respecto a marcas concedidas a la fecha del acto en análisis. IV) El posible riesgo de confusión se encuentra en la palabra "ya", que obviamente, no le fue concedida ni a la actora, ni a QUANA con derechos exclusivos. El término por sí solo no otorga poder distintivo alguno, dado que se trata de una palabra genérica que, incluso, ha sido usada en otros conjuntos marcarios registrados. Por ejemplo, el que fuera analizado en la causa promovida, también por la actora, respecto del registro de la marca: "MI FARMACIA YA!", en donde fue rechazado el riesgo de confusión conforme surge de las resultancias de la sentencia Nº 663/2022. La aludida sentencia, en lo que refiere al encuadre dogmático de la cuestión, en términos de pacífica aplicación en la emergencia, entendió: “Prestigiosa doctrina, recogida por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer exige, obviamente, un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (Cf. Siegbert Rippe, “La propiedad industrial en el Uruguay”, p. 313 y ss.) (sentencias No. 648/1996, 255/2005, 686/2017, 182/2019, 448/2019, 2/2020, 734/2020, 595/2021 y 127/2022 , entre otras). La Ley de Marcas pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes pertenecientes a distintos titulares, protegiendo los derechos e intereses de los propietarios de las marcas y de los consumidores que adquieren los productos marcados (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, capítulo IX, p. 155). La confusión de marcas es uno de los aspectos más difíciles de determinar, resultando por ello una cuestión de hecho y opinable. Así lo destaca Juan Manuel Gutiérrez Carrau en tanto advierte: “(…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física) el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 155). En aras de alcanzar una conclusión más objetiva, doctrina y jurisprudencia han elaborado determinadas reglas y métodos de apreciación, que son las siguientes: “1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit. p. 156, quien sigue el planteo formulado por Siegbert Rippe, en “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, op. cit., p. 313) (la negrilla no está en el original). Respecto a la primera regla, las marcas deben ser examinadas en su conjunto y no pueden disociarse en partes para su comparación. En cuanto a la segunda regla, las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva, teniendo en cuenta que la impresión que le provoca una puede evocar la impresión de la otra, generándole confusión. Con relación a la tercera regla, cabe preguntarse cuál es el comprador presunto. La regla general para los productos de consumo masivo (alimentos, vestimenta, artículos de limpieza, etc.), es que el comprador presunto sea calificado como “consumidor medio o poco atento”, que resulta más proclive a la confusión. Por el contrario, si se trata de productos o servicios más específicos (automóviles, alhajas, electrodomésticos de alto valor, servicios bancarios), el consumidor será más atento y existirá mucho menor riesgo de confusión. Por último, de acuerdo con la cuarta regla deben apreciarse las semejanzas y no las diferencias, pero no se trata de un examen exhaustivo de los signos. Deben considerarse las semejanzas apreciables de un vistazo, al golpe de vista (“in ictu oculi”), que son las que se graban en la memoria del consumidor. Dichas similitudes pueden ser de cuatro tipos: ortográficas, gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 156 a 164). Dicho de otro modo, el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “ pre - reflexiva ” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos), atendiendo más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle, evaluando las similitudes en los planos fonético, gráfico e ideológico, tomando en cuenta la naturaleza del producto y el “consumidor medio relevante” (Cf. Luis Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, tomo 2, Editorial Heliasta, 2008, 3ª Edición, p. 41) (sentencias No. 351/1988, 522/1990, 211/2009, 513/2010, 6/2011, 687/2017, 558/2019, 2/2020, 734/2020, 595/2021 y 127/2022, entre otras)” (los resaltados corresponden al original). Por su parte, en lo particular del análisis de la distinción entre los signos en pugna: “PEDIDOS YA” y “MI FARMACIA YA!”, en términos mutatis mutandis aplicables a la dilucidación de obrados, la aludida sentencia Nº 663/2022, consignó: “el análisis de las marcas enfrentadas en autos, efectuado en concordancia con los criterios precedentemente expuestos, arroja como conclusión, que se verifican las diferencias que la Ley Marcaria exige para proceder al registro de la marca solicitada (artículo 6º de la Ley No. 17.011). En primer lugar, corresponde señalar que, de conformidad con la primera regla del cotejo de signos marcarios, no procede el enfoque que divide los signos marcarios por partes. En este sentido, la coincidencia que se presenta en el empleo del vocablo “YA”, no es suficiente para concluir que pueda existir confundibilidad entre ambos conjuntos marcarios. Como explica Rippe, “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua . El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas (…)” (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, p. 319) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otra parte, tampoco parece procedente alegar la teoría del mot vedette cuando es claro que los signos marcarios de PEDIDOS YA S.A. se concedieron sin derechos privativos sobre los términos “PEDIDOS” y “YA”, los cuales son de carácter descriptivo y de uso común. A tal punto ha sido así, que tanto la tercerista como la propia Administración Marcaria pusieron de relieve que en la clase Nº 35 para la cual se concedió la marca MI FARMACIA YA! preexisten otras que emplean el término “YA”, siendo de uso generalizado en la clase mencionada y que por lo tanto no posee notas de distintividad, ya que carece de fantasía (…) Continuando con el cotejo entre los conjuntos marcarios, en aplicación de la segunda regla , estos deben ser examinados en forma sucesiva. Aquí tampoco se aprecia que la marca denominativa MI FARMACIA YA! pueda evocar en el consumidor la impresión de los signos de la familia de marcas de propiedad de PEDIDOS YA S.A. y los productos que esta comercializa ni viceversa. Con relación a la tercera regla , si bien el consumidor de la clase internacional Nº 35 no puede ser considerado como discriminador, la marca resistida es bien específica en cuanto al servicio que ofrece, de farmacia, por lo que se entiende que el riesgo del consumidor es muy bajo. En cuanto a la cuarta regla, se observan claras diferencias al golpe de vista ( “in ictu oculi” ) entre la concedida, MI FARMACIA YA! y los signos de PEDIDOS YA que plantea la actora en su demanda. En el aspecto ortográfico, las marcas comparten únicamente la expresión “YA”, que como ya se manifestó, es de uso generalizado en la clase Nº 35 y fue concedida sin derechos privativos, tanto en las marcas de la actora como en las otras. En el plano gráfico , se observa claramente el empleo de diseños distintos, particularmente en la “P” y en la configuración de la palabra Pedidos Ya de los signos de la actora y el gráfico de Mi Farmacia, con un diseño muy particular de la palabra “YA”, utilizando otro tipo de letra. En el aspecto fonético, la pronunciación entre ambas suena distinto. Por último, en el plano conceptual, una marca evoca la característica de los productos comercializados por la tercerista, que son de venta en farmacias (“MI FARMACIA”) y la otra a los que comercializa PEDIDOS YA, cuyo núcleo está centrado fundamentalmente en el rubro de alimentos (aunque además pueda tener una vertical de productos farmacéuticos). En este sentido, empleo del término “YA” no hace otra cosa que aludir a la inmediatez con que uno y otro producto es entregado por las respectivas empresas y nada más. En términos trasladables mutatis mutandis , el Tribunal consignó: “(…) Desde la academia , Otamendi hace hincapié en que una partícula semejante, de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la confundibilidad. Sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores que la incluyan y con las posteriores que también la tomen. Por ello se ha dicho que los elementos de uso común son marcariamente débiles y los cotejos entre marcas que los contengan deberán ser efectuados con criterio benevolente. Consecuentemente, el elemento de uso común , por lo dicho , pierde relevancia a los efectos del cotejo (OTAMENDI, Jorge, Derecho de marcas, ps. 189/200)” ( sentencias No. 721/2015 y 650/2020) (la negrilla y el subrayado no están en el original). A la luz de las pautas que se vienen de señalar, y realizando el análisis comparativo entre ambas, de acuerdo con la impresión de conjunto que generan (primera regla), realizada de un modo sucesivo (segunda regla), desde la posición de un consumidor poco atento (tercera regla), y ponderando adecuadamente las semejanzas y diferencias existentes (cuarta regla), cabe concluir que existen suficientes diferencias entre la marcas mixtas de PEDIDOS YA S.A. y la mixta MI FARMACIA YA!, las que fueron concedidas sin derechos privativos sobre el término de uso común “YA”. En otro orden, tampoco se observa ningún indicador de competencia desleal , siendo que el empleo del vocablo “YA” es de uso generalizado en la clase internacional Nº 35, tal como lo puso de manifiesto la dictaminante de la DNPI en sede recursiva (fs. 53 a 54 vto., A.A.)” (los destacados son de la sentencia original). V) En el caso a estudio también importa concluir la existencia de suficientes diferencias entre los conjuntos en pugna, si se aprecia que en el plano denominativo "pedidos" y "servicios" son palabras distintas, incluso conceptualmente. A la impugnada se le adiciona el signo de exclamación "!" y los logos, tipografía y colores son absolutamente distintos a los que utiliza la actora, no pudiéndose reputar marcas semejantes. La significación secundaria, a que alude la actora respecto de la porción "ya" en su familia de marcas, no enerva que las múltiples diferencias descartan el riesgo de confusión, determinando que la prohibición a que alude el art. 6 de la ley Nº 17.011 no se verifique en la especie. No es posible reivindicar protección marcaria mediante la apropiación de un término de uso común. En ese sentido ha de compartirse en el presente caso los argumentos que expresara el Tribunal en la sentencia Nº 301/2010, donde, en base a similares análisis de los contenidos en la referida sentencia Nº 663/2022, se remarcó que: “La reivindicación de derechos sobre todos los términos que pretende la accionante, importaría la apropiación de palabras más que usadas en el lenguaje común y en las estrategias comerciales, comportando en cierta medida, una clara incautación del lenguaje, que resulta por demás excesivo. Como sostiene Chijane: “…los signos carentes de distintividad en concreto, esto es, aquellos que pudieren presentar genericidad o descriptividad para determinados productos, pero no para otros, quedarán comprendidos en las específicas prohibiciones de registro” … “…estos signos deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor.” (Derecho de Marcas, B de F, p. 45 y p. 48).” VI) En definitiva, la actuación de la accionada resulta plenamente legítima, razón por la cual corresponde el rechazo de la demanda impetrada, y la consecuente confirmación del acto enjuiciado. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestimase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett (r.), Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).