Sentencia Definitiva N° 100/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 20 de abril de 2023. No. 100 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “JAGUAR LAND ROVER LIMITED con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 332/2021). RESULTANDO : I) Surge de fs. 2 que el 18 de agosto de 2021 la actora dedujo demanda anulatoria contra la Resolución s/n de fecha 29 de octubre de 2020, dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, que concedió el Registro de la marca F- TYPE, solicitada bajo expediente Nº 497165, a favor de JAGUAR LAND ROVER LIMITED de Gran Bretaña (Reino Unido), para distinguir los productos y servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es Nos. 9, 12 y 37 (…), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “TYPE”, art. 7 de la Ley No. 17.011. (fs. 20 a 24 A.A.). En su memorial de agravios indicó que se limitaron los derechos, desconociendo que la marca es un conjunto que no debe desmembrarse. Invoca, en apoyo de su posición, que la marca fue inscripta, sin inconvenientes ni observaciones, en muchos países. Y, que, además, es parte de una familia de marcas de Jaguar Land Rover Limited, como el “I- TYPE”, el “E-TYPE”, el “D-TYPE”, “J-TYPE”, entre otras. Asimismo, arguye la ausencia de fundamentación suficiente. Como defensa coadyuvante a que la totalidad de la marca es original y ostenta probada fuerza distintiva, considera de aplicación la cláusula 6 quinquies del Convenio de París, por la que nuestro país está obligado a aceptar las marcas “tal cual” fueron registradas tanto en el país de origen como en otros países miembros de la Convención. Seguidamente, sostuvo que la distintividad u originalidad tiene que analizarse desde la perspectiva de los consumidores que, con frecuencia, adquieren los productos. Desde esta óptica, afirma que la marca “F- TYPE” es asociada por un público objetivo, los amantes de vehículos Jaguar Land Rover Limited (consumidor discriminador). Citó jurisprudencia al respecto, y solicitó la anulación de la resolución impugnada. II) A fs. 41 el representante de la demandada, contestó la demanda. Sostuvo que la expresión “TYPE” constituye una palabra del vocablo inglés que, en español, significa “TIPO”, y que ingresa en las prohibiciones absolutas reguladas por los nums. 11 y 12 del art. 4 de la Ley Nº 17.011. Agrega que la razón de no haberse concedido derechos privativos sobre el término “TYPE” estriba en que se trata de un vocablo genérico, de uso general, carente de fantasía. Controvirtió la aplicación del Convenio de París, en tanto consideró que las condiciones del registro se regían por la Ley N° 17.011 Concluyó que el proceder de la DNPI fue ajustado a derecho, al conceder el registro cuestionado sin derechos privativos sobre el término “TYPE”. En definitiva, solicita el rechazo de la acción instaurada. III) Abierto el juicio a prueba por Decreto N° 7552/2021 (fs. 50) produjeron las partes la agregada de fs. 52 a 69. IV) Alegaron las partes en el plazo común: la demandada a fs. 76 y la actora a fs. 78 y ss. V) Por Dictamen Nº 486/2022 (fs. 88), la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo aconsejó anular el acto procesado. VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley Nº 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, se procesa la nulidad de la Resolución s/n de fecha 29 de octubre de 2020, dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, que concedió el Registro de la marca F- TYPE, solicitada bajo expediente Nº 497165, a favor de JAGUAR LAND ROVER LIMITED de Gran Bretaña (Reino Unido), para distinguir los productos y servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es Nos. 9, 12 y 37 (…), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “TYPE”, art. 7 de la Ley No. 17.011. (fs. 20 a 24 A.A.). Contra dicho acto, notificado el 14 de noviembre de 2020 según afirmaciones no controvertidas, se interpusieron en tiempo y forma recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 16 de los mismos mes y año (fs. 25 y 26 de los A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 15 de junio de 2021. Finalmente, la demanda de nulidad se introdujo en tiempo útil (el 18 de agosto de 2021 - nota de cargo a fs. 13). II) El Tribunal, por unanimidad y apartándose de lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, corresponde desestimar la demanda, en mérito a los fundamentos que se explicitan en la Sentencia Nº 497/2021, que resultan plenamente trasladables al caso sub iudice, dada la casi identidad de las causas. En efecto, ya se ha pronunciado este órgano en la referida causa análoga respecto de la marca “E- TYPE” del mismo titular. Al igual que en el caso referido, en obrados, el agravio esencial radica en que el registro fue concedido sin derechos privativos sobre el término “TYPE”. Se expresó en el fallo mencionado: “En lo relevante al caso que nos ocupa, ha de tenerse en cuenta que el art. 4 de la Ley No. 17.011 estableció que no podrán ser consideradas como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: “11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”; y “12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. III) En la especie, la Corporación estima que el término “TYPE” ingresa en las categorías precitadas, pues se está frente a un vocablo que puede aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, que no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, y respecto del cual no puede pretenderse, y menos aún otorgarse, uso monopólico (Cf. Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry, “Las Marcas en el Uruguay”, Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, 2000, p. 37). Lo antedicho, además, cobra particular acento en la hipótesis de obrados, en la que el vocablo “TYPE” (que traducido al español significa “TIPO”) puede tender a identificar un modelo, una clase o, justamente, un tipo de vehículo. Esta circunstancia, dentro del contexto de los productos que la marca de autos protege, torna al vocablo en cuestión más genérico y menos distintivo, y lejos de erigirse como un elemento propio y único de la marca de la empresa JAGUAR, se ubica en el plano de lo común, de lo que cualquier fabricante de automóviles puede emplear para identificar alguno de sus productos: en definitiva, dentro del ámbito de las nulidades absolutas reguladas por el art. 4 de la Ley Nº 17.011. IV) Por otra parte, es menester precisar que los argumentos de la demanda centrados en la existencia de un “significado secundario” del término “TYPE” no modifican la conclusión precedente. En efecto, el artículo 8º de la Ley Nº 17.011 establece que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios (…)” Sobre el punto, Gutiérrez Carrau explica que: “(…) la significación secundaria” es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “segundario”: como marca. Así, ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia”. Y más adelante precisa el autor en cita: “Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas.”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición, Montevideo, 2009, ps. 110-116). Bajo esta línea conceptual, es evidente que la actora no logró probar el relacionamiento directo, inmediato y naturalizado del término “TYPE” con los productos que comercializa. Basta, pues, con ver la prueba obrante en los antecedentes agregados … para colegir que lo que se acreditó fue el uso del término “TYPE” en el extranjero, más no una suerte de significado linealmente vinculado a los vehículos de la empresa. Es así que la ausencia de prueba sobre tal aspecto redunda en perjuicio exclusivo de la promotora, ya que era ésta quien tenía la carga de acreditar, de conformidad con el art. 8 precitado y las reglas generales de la prueba, la fuerza distintiva del signo y su aparente significado secundario en el territorio nacional. Y más aún, dicha prueba debió ser categórica, por cuanto como enseña la doctrina especializada en la materia “…cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible” (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de marcas”, op. cit., p. 91) (Cfe. sentencia No. 23/2019). V) Lo expuesto precedentemente deriva, en último término, en la desestimatoria del agravio fincado en la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que si bien dicha disposición consagra la protección de las marcas registradas en los respectivos países de origen, excluye expresamente aquellas hipótesis en que las marcas “…estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama (…)”. La inconcusa redacción de la norma transcripta, sumada a la jerarquía de la nulidad absoluta establecida en el art. 4 de la Ley No. 17.011, informa, en definitiva, a la desestimatoria del embate articulado en la demanda.” Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Desestímase la demanda y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón, Dr. Balcaldi, Dra. Rossi (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).