Sentencia Definitiva N° 775/2001

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de diciembre de 2001. No. 775 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Fa. No. 641/99). RESULTANDO : I) A fs. 1-4 comparece la parte actora en la representación invocada y entabla acción de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 28/5/98, por la cual se concedió el registro de la marca: LACTOLANDA (ETIQ.) por el conjunto sin derechos privativos sobre el logotipo (art. 28 del Decreto Reglamentario del 29/11/940) a favor de la firma COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. de PY, solicitada bajo acta No. 283.859 para distinguir los artículos comprendidos en las clases internacionales No. 29 y 30 (fs. 18-18 vta. antecedentes administrativos). Expresa en síntesis el accionante, que la resolución impugnada le causa agravio en tanto no concedió el registro de la marca, tal cual se lo había solicitado con derechos exclusivos sobre todo el conjunto marcario. Realiza el actor un análisis del texto legal en que se funda la Administración para otorgar el registro de la marca “sin derechos privativos sobre los pinos encerrados en un círculo”, que es el art. 28 del Dec. Reglamentario. Considera que dicha norma tiene su fundamento legal en lo dispuesto por el art. 2º de la vieja Ley No. 9.956 ,especialmente sus numerales 4, 5 y 6, y que la Asesoría Letrada confunde conceptos haciendo una interpretación de dicha normativa que no comparte. En efecto, sostiene el actor que el inciso 4º engloba lo que puede entenderse como la calidad de descriptiva de una denominación, y que conforme al diccionario, describir es enumerar las cualidades, caracteres, o atributos de una cosa. Por su parte el inciso 5º contiene el concepto de género, de designación genérica y el inciso 6º, se refiere a los términos o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos que no sean de fantasía. Considera el accionante que a la luz de dicha normativa, en la especie no se da ningún impedimento para que se otorgue la marca que nos ocupa sin derechos exclusivos. Que los dos pinos encerrados en un círculo de ninguna forma indican la naturaleza de los productos que se van a distinguir, siendo los mismos los de las clases internacionales No. 29 y 30, todos productos de naturaleza alimenticia. Manifiesta que el problema radica en que la Administración confunde conceptos, por el hecho de que se trata del signo que distingue a las cooperativas, y se pretende por tal hecho sostener que es común y por tanto irregistrable. Destaca que su representada pretende utilizar dicho signo como marca de un producto y no como formando parte del nombre comercial, situación que considera es diferente. Lo que pretende es lograr la exclusividad en la utilización del signo como marca y para distinguir determinados productos, esto, expresa, “no significa que otro lo pueda utilizar no como marca sino como distintivo de la naturaleza jurídica de la persona jurídica cooperativa.” Por otro lado considera que si dicho signo fuera tan característico y distintivo como aparentemente pretende la Oficina de Marcas debería habérselo incluido dentro de las prohibiciones previstas en el art. 2º, numeral 1, en donde se dispone la prohibición de registrar como marcas determinados signos oficiales como el de la Cruz Roja, el Olímpico, etc.. Por lo que concluye que al ser el principio la “registrabilidad”, las prohibiciones deben aplicarse con un criterio sumamente restrictivo. II) Conferido el correspondiente traslado, la Administración contesta en tiempo y forma según surge de fs. 26. Expresa en síntesis que el acto debe confirmarse por haber sido dictado conforme a derecho y se remite al informe letrado de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que luce en los antecedentes administrativos. III) Abierto el juicio a prueba, las partes produjeron la que obra certificada a fs. 50. Alegaron por su orden, fs. 52-52 vta. y fs. 56, respectivamente. Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió en dictamen No. 86/2001 (fs. 59-59 vta.). Se citó a las partes para sentencia la que se dictó en legal forma previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Se ha dado cumplimiento a los aspectos formales del correcto agotamiento de la vía administrativa, y la acción de nulidad ha sido entablada en tiempo útil (arts. 4º y 9º de la ley 15.869), por lo que corresponde ingresar al estudio del aspecto sustancial planteado por las partes en el proceso. II) Alejandro SCIARRA, en representación de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA. promueve acción de nulidad contra la Resolución de fecha 29 de mayo de 1998, de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió la marca “LACTOLANDA (ETIQ.)” No. 283.859 para distinguir los artículos comprendidos en las Clases Internacionales 29 y 30, “sin derechos privativos sobre el logotipo (art. 28 del Decreto Reglamentario del 29/11/940)” (ver fs. 18, en rojo antecedentes administrativos). Considera que el acto en causa es ilegal, porque en lo referente al logotipo solicitado se le debe conceder, con derechos exclusivos sobre todo el conjunto marcario. III) Como surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso, la parte actora solicitó en su oportunidad el registro de una marca mixta (ETIQUETA), consistente en la palabra “LACTOLANDA (aspecto denominativo) y en un logotipo (parte figurativa o emblemática) o diseño configurado “...al final de la misma la representación de los pinos dentro de un círculo,...” (fs. 2v. en rojo antecedentes administrativos cit.). Registro al que se opuso en la vía administrativa CONAPROLE con su marca “LACTOLATE” Acta No. 283.599, por entender que existían claras semejanzas gráficas y fonéticas que impedían la coexistencia pacífica en el registro marcario (fs. 6/6v., en rojo antecedentes administrativos). Por último, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el registro peticionado en función del dictamen de la Asesoría Letrada de la misma, que entendió que “...las diferencias gráficas y fonéticas apreciables en las marcas en pugna son suficientes como para ameritar la concesión de la que en estos obrados se tramita (art. 33, Decreto de 29 de noviembre de 1940), sin derechos privativos sobre los pinos encerrados en un círculo (art. 28 del Decreto antes mencionado), de todo lo cual se dejará expresa constancia en la resolución y título, respectivamente (fs. 17 y 18/18v., en rojo antecedentes administrativos). Conforme al contenido del acto impugnado, y dado que en el Considerando I) de la misma se establece que “...se comparte lo dictaminado por la Asesoría Técnica...”, queda limitado el objeto de la cuestión litigiosa que se procesa a “...sin derechos privativos sobre los pinos encerrados en un círculo...”; puesto que la actora sostuvo tanto en la recurrencia en la vía administrativa como en la demanda de anulación, que “Los dos pinos encerrados en un círculo, de ninguna forma indican la naturaleza de los productos que se van a distinguir, estamos hablando de productos incluidos en las clases Int. 28 y 30, es decir, productos alimenticios, así es que no existe ninguna relación entre los dos pinos encerrados en un círculo que conforman el logotipo solicitado y la naturaleza de los productos a distinguir” (ver fs. 212v., en rojo antecedentes administrativos; y fs. 3v. numeral 5º de la demanda de autos). IV) A criterio de la unanimidad de los componentes de la Sala integrada, no son de recibo los agravios articulados por la parte accionante referidos al punto en examen, en razón de las resultancias probatorias obrantes en la instructoria y fundamentos de derecho aplicables en la materia que a continuación se expondrán. En efecto, se estima que la limitación impuesta por la impugnada está arreglada a derecho. El art. 28 del Decreto Reglamentario de 29/11/40 no es sino una aplicación de las limitaciones expresas contenidas en el art. 2 de la Ley No. 9.956. En especial el numeral 4º, que excluye como marca las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares “...que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos...”; y el numeral 5º, que excluye a “...las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos. En la especie, la reclamante hace hincapié en el “signo que distingue a las cooperativas...”, sosteniendo que lo “pretende utilizar a dicho signo como marca de un producto y no como formando parte del nombre comercial,” situación distinta a su entender, de afirmar que es “de uso común y por tanto irregistrable”. Concluyendo que lo que se pretende en definitiva, “es una exclusividad en la utilización de dicho signo como marca y para distinguir determinados productos” (ver fs. 3v. de autos). Sin embargo, como la propia accionante lo reconoce, la parte del logo cuestionado (dos pinos encerrados en un círculo) “...se trata del signo que distingue a las cooperativas” (fs. 3v. num. 6º, de autos), que sería “...el símbolo mundial del cooperativismo...” (fs. 52v., en rojo antecedentes administrativos). Por lo que, no cabe duda alguna, que en razón de la conclusión precedente; aún para el caso hipotético de que no pueda sostenerse que sea indicativo de la naturaleza del producto o de la clase, género o especie, queda claramente determinado que se trata de una denominación vulgar que expresa una “cualidad” del producto, en el caso, su origen cooperativo. Extremo que hace que la actora, no puede pretender su uso exclusivo sobre todo el conjunto marcario, excluyendo un eventual derecho a oponerse al uso del logo cuestionado (dos pinos encerrados en un círculo), aspecto que lo torna francamente ilegal. En consecuencia, de acceder a la pretensión anulatoria que se promueve, el logo de referencia no lo podría usar NINGUNA COOPERATIVA para distinguir productos de las clases Internacionales 29 y 30. V) Por último, es opinión coincidente y unánime de los integrantes de la Corporación, que sin lugar a dudas, los dos títulos de esta marca mixta concedidas en Paraguay, el 4/12/91 ambos números 151.354 para la Clase Internacional 30; y No. 151.355 para la Clase Internacional 29 (fs. 29, 33/34 y 39/40 de autos), no conduce a aplicar el Convenio de París (DL 14.910) y, concretamente, la cláusula “tal cual es” (“Telle quelle est” (art. 6 quinquies), porque el literal B, Nral. 2, contiene limitaciones para la aplicación de esta cláusula, alguna de las cuales operan en el caso vedando también este registro por esta vía. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda y, por ende, confirmando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 7.000 (pesos uruguayos siete mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Brito del Pino, Dr. Mercant, Dr. Baldi (r.), Dr. Bermúdez, Dra. Bossio. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).