Sentencia Definitiva N° 56/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de abril de 2023. No. 56 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “GUTIERREZ LUONGO, NELSON DANIEL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 333/2020). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fs. 2, se dirige contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Acta No. 480.329, de fecha 14 de agosto de 2019, que concede el registro de la frase publicitaria “EL FUTBOL NO ES UN JUEGO ES NUESTRA PASIÓN” a favor de Pepsico Inc., para distinguir los productos de la Clase Internacional No. 32 (“Aguas minerales y gasificadas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y demás preparaciones para hacer bebidas; bebidas gaseosas”). (Fs. 19 vto., A.A.). II) En su demanda, la parte actora indicó que resulta de aplicación, en el caso, la presunción simple de ilegitimidad del acto impugnado en favor del accionante, prevista en el artículo 6 de la Ley 15.869, por cuanto la Administración no se expidió expresamente sobre la recurrencia movilizada. Relató que es titular de diversas marcas, que calificó como notorias, que se encuentran registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial: “PASIONDIGITAL” (denominativa) en las Clases Internacionales 16, 25 y 28 y los servicios de las Clases Internacionales 35, 38 y 41; “PASION (y logo)” y para distinguir los productos de la Clase Internacional 25; “PASION” (denominativa) para proteger los servicios de las Clases Internacionales 35, 38 y 41. Afirmó que el registro solicitado por Pepsico Inc. respecto de la frase publicitaria “EL FUTBOL NO ES UN JUEGO ES NUESTRA PASIÓN”, resulta confundible con la familia de marcas de su propiedad, siendo el único fin de Pepsico Inc el aprovechamiento de la notoriedad y renombre de sus marcas. En dicho sentido, expresó que el registro otorgado es nulo atento a que infringe las disposiciones contenidas en los numerales 6 y 7 del artículo 5 y artículo 6 de la Ley de Marcas. Sostuvo que dicha resolución no tuvo en cuenta los derechos privativos prioritarios concedidos a la actora sobre el término “PASIÓN” para la publicidad, promoción o comercialización de cualquier producto o servicio vinculado al fútbol. De ese modo, manifestó que el registro del slogan publicitario, apareja la dilución del poder de distinción de la familia de marcas “PASION”, derivado de la confundibilidad existente entre la frase publicitaria y las marcas. Por último, refirió que el registro concedido supone un caso de competencia desleal, en tanto la intención de Pepsico Inc., al registrar la frase publicitaria, fue la de obtener un provecho ilegitimo de la notoriedad de las marcas propiedad de la actora, mediante la confusión del público consumidor, con el propósito de crear una asociación con el prestigio obtenido por “PASIÓN”. En definitiva, solicitó la anulación del acto administrativo impugnado. III) Conferido el traslado correspondiente, a fs. 19, compareció la parte demandada, quien contestó controvirtiendo los términos de la demanda, solicitando su rechazo. Postuló que el accionar de la Administración se ajustó a la normativa vigente aplicable en la materia. Descartó la hipótesis confusionista planteada por la parte actora, indicando que los signos son claramente diferenciables y que el registro que se cuestiona pertenece a la Clase Internacional 32, por lo cual debe de aplicarse el principio de especialidad. Remitió al informe efectuado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de fecha 29 de julio de 2019, en el que se indica que “los derechos exclusivos solo se adquieren para el uso de la marca en relación con los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, en principio, oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos”. Solicitó se confiera traslado de Pepsico Inc y, en definitiva, bregó por el rechazo de la pretensión anulatoria deducida. III) A fs. 36, compareció Pepsico Inc, a deducir tercería coadyuvante con el demandado, argumentando a favor del registro resistido. Remarcó que los signos “PASIÓN” y “EL FUTBOL NO ES UN JUEGO ES NUESTRA PASIÓN” no son confundibles y respaldó la argumentación proferida por la Administración. Arguyó que en el caso es de aplicación la teoría de la notoriedad restringida, lo que, sostuvo, fue demostrado por el propio accionante en la medida en que su marca es utilizada en forma notoria pero únicamente para referir al programa deportivo que lleva ese nombre. Agregó que nada se prueba respecto a los productos comercializados por Pepsico Inc. De ese modo, manifestó que corresponde aplicar el principio de especialidad y que la decisión tomada por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual es ajustada a Derecho. IV) Se abrió el juicio a prueba por Auto No. 8020/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 (fs. 54) y alegaron las partes por su orden. V) Se confirió vista a la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, quien produjo el Dictamen No. 347/2022, por el que aconsejó desestimar la demanda impetrada, confirmando el acto impugnado (fs. 115 y vto.). VI) Se dispuso el pasaje a estudio y se citó a las partes para sentencia definitiva, que se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En autos se promueve la anulación de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 14 de agosto de 2019, Acta No. 480.329. Por dicha volición se resolvió conceder “el registro de la frase publicitaria “EL FUTBOL NO ES UN JUEGO ES NUESTRA PASIÓN” (denominativa), Acta No. 480329, a favor de “PEPSICO, INC.” de E.U DE NORTEAMÉRICA, para proteger los productos de la clase internacional 32” (fs. 19 vto., A.A.). Dicha clase comprende: a guas minerales y gasificadas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y demás preparaciones para hacer bebidas; bebidas gaseosas. II) En el aspecto formal, se han acreditado los extremos legales habituales requeridos por la normativa vigente para el correcto accionamiento por nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República, artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869). En efecto, el acto impugnado fue notificado personalmente al interesado el 1 de octubre de 2019 (fs. 22, A.A.) quien interpuso recursos de revocación y jerárquico en plazo, el 10 de octubre de 2019 (fs. 21 y vto., A.A.) configurándose la denegatoria ficta el día 5 de mayo de 2020, por el transcurso del plazo de doscientos días sin decisión expresa sobre la última recurrencia movilizada. La demanda con pretensión anulatoria fue interpuesta en tiempo hábil el día 16 de julio de 2020 (nota de cargo, fs. 16). III) En cuanto al fondo del asunto, e l Tribunal, coincidiendo con el pronunciamiento de la Procuraduría el Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará el planteo anulatorio impetrado, en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. IV) De los antecedentes administrativos aportados al proceso, surge que, con fecha 11 de enero de 2017, Pepsico Inc. solicitó el registro de la frase publicitaria “EL FUTBOL NO ES UN JUEGO ES NUESTRA PASIÓN” (denominativa) para proteger los productos de la clase internacional 32, solicitud que fue identificada con el No. 480.329 (fs. 1-2, A.A.). El aquí accionante formuló oposición a la referida solicitud de registro, según consta en el escrito incorporado a fs. 4-8, AA. En lo medular, expresó que las marcas son confundibles y su coexistencia apareja una grave dilución de la marca del compareciente. De la oposición deducida, se confirió vista a la solicitante, quien la evacuó en los términos del escrito que surge agregado a fs. 13 vto-16, A.A. Así, apuntó que la frase publicitaria solicitada será utilizada acompañando la marca madre en clase 32; que las marcas opositoras no están registradas en dicha clase ni el oponente se dedica a comerciar productos que tengan conexión con la clase 32 ni servicios conexos; que las marcas cotejadas no se parecen, la diferenciación en el plano verbal es nítida, en el conceptual tampoco son similares, siendo la única identidad la locución “PASION” sobre la que no puede pretenderse apropiación. Por ende, solicitó el rechazo de la oposición deducida. Sustanciado el procedimiento, se expidió la Asesoría Letrada, por informe de fecha 29 de julio de 2019, aconsejando no hacer lugar a la oposición deducida y conceder el registro, por cuanto el opositor no goza de notoriedad para los productos comprendidos en la clase internacional 32, siendo aplicable el principio de especialidad previsto en el inciso 1 de la Ley No. 17.011. Finalmente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 14 de agosto de 2019, emitió el acto que se procesa en autos. V) Sobre la presunción simple de ilegitimidad (art. 6 de la Ley No. 15.869) liminarmente, cabe señalar que asiste razón a la reclamante en cuanto a la aplicación de la presunción simple de ilegitimidad del acto encausado, por no pronunciamiento en plazo acerca de la recurrencia movilizada. Ahora bien, es menester recordar que, dado su carácter de relativa, admite prueba en contrario y puede resultar enervada o controvertida a partir de las actuaciones administrativas, las pruebas o los elementos de juicio incorporados a la causa (Sentencias Nos. 353/2012, 762/2012, 299/2013, 461/2014, 317/2015, 654/2019, 707/2018 793/2019, 339/2020, 660/2020, entre otras) En el casus, entiende el Tribunal que dicha presunción se ve enervada en base a los elementos probatorios desplegados en autos, conforme se verá. VI) Despejado lo anterior, la cuestión sometida a decisión del Tribunal, se centra en dilucidar si entre la frase publicitaria, cuyo registro fuera concedido mediante el acto que se resiste, “EL FUTBOL NO ES UN JUEGO ES NUESTRA PASIÓN” para distinguir los productos de la clase internacional No. 32, y la marca “PASIÓN” propiedad de la accionante, existen las “claras diferencias” exigidas por la normativa marcaria vigente (art. 6° Ley No. 17.011) a efectos de su pacífica coexistencia en el Registro, como en el mercado. En la especie, sin perjuicio de la complejidad consustancial a este tipo de pronunciamientos donde se dirimen supuestos de confundibilidad, tras el análisis detenido del subcausa, a juicio del Tribunal, corresponde rechazar el agravio basado en la configuración de un supuesto de confundibilidad, lo cual informa acerca de la absoluta legitimidad del acto en causa. Pues bien, el riesgo de confusión corolario de la confundibilidad, es aquel que en grado relevante aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, siendo el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. Así, el artículo 6 de la Ley Marcaria con la finalidad de evitar lo anterior, exige que los signos a registrar resulten ser claramente diferentes a los que ya se hallen inscriptos o en trámite de registro. Entonces, como siempre, corresponde la observación del signo denominativo “EL FUTBOL NO ES UN JUEGO ES NUESTRA PASIÓN” solicitado, para compararlo con las denominativas y mixtas invocado como antecedente por la actora “PASION”; “PASIÓNDIGITAL” y “PASION & logo”. Para ello, resulta útil la gráfica aportada por el tercerista en ocasión a evacuar el traslado de la oposición deducida en vía administrativa, que luce agregada a fs. 16, A.A. A los efectos de realizar el análisis de confundibilidad de las marcas, doctrina y jurisprudencia han elaborado útiles reglas de apreciación que habilitan al juzgador, en una materia opinable, a sistematizar el análisis de cada situación en particular, en virtud de las cuales: 1) Debe atenderse a la impresión en conjunto generada por las marcas; 2) Deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; 3) Se deben cotejar desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; 4) Se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, “Manual Teórico- Práctico de Marcas, FCU, 3ª Ed. p. 156 y ss.). En virtud del cotejo efectuado, al resguardo de las anteriores reglas, no se verifica el supuesto confundibilidad marcaria alegado por la parte actora. Estima el Tribunal que, del análisis de las marcas enfrentadas en obrados, se observa que se verifican las claras diferencias que la Ley Marcaria exige para proceder al registro de la marca solicitada, a fin de evitar la confusión entre los signos en pugna y permitir su coexistencia pacífica en el mercado y en el registro. En efecto, de la comparación surge la existencia de diferencias entre las mismas, tanto en el plano gráfico como fonético y conceptual, que prevalecen sobre las semejanzas existentes y permiten que ambos signos puedan coexistir. “EL FUTBOL NO ES UN JUEGO ES NUESTRA PASIÓN” es una frase integrada por varias palabras, situándose el vocablo “PASIÓN” al final de la frase, mientras que, en el otro caso, estamos ante un vocablo solo, por lo que va de suyo que no producen el mismo efecto sonoro en quien las percibe. La parte actora, al fundar su agravio, hace una lectura segmentada de los signos, por cuanto ubica al riesgo de confundibilidad alegado en que “la frase publicitaria concedida, EL FUTBOL NO ES UN JUEGO ES NUESTRA PASION, además de reproducir el término “PASION” refiere explícitamente al elemento “FUTBOL”, con el que, como se refirió, las Marcas son asociadas en forma directa en el mercado local” (fs. 8 vto.). Por lo que viene de verse, el análisis segmentado no resulta procedente a la luz de la primera regla de apreciación comentada; el cotejo de los signos no puede centrarse exclusivamente en el término “PASIÓN”, sino que debe abarcar el conjunto marcario, lo que fácilmente permite la distinción entre las marcas registradas y la frase publicitaria cuyo registro se impugna, conforme se ha referido supra. Sobre este punto, GUTIERREZ CARRAU apunta que “(...) al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad (“as a whole” dice la doctrina anglosajona) y así determinar si existe similitud capaz de inducir en error al consumidor (...)” (GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, ob. cit., p. 158). En el mismo sentido, RIPPE expone: “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas (...)” (RIPPE, Siegbert, “El Problema de la Confundibilidad en materia de Marcas de Fábrica”, en “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, p. 319-320). En adición a ello, no se puede soslayar que los signos enfrentados refieren a un término de “uso común”, pues como tiene dicho la Corporación en Sentencias No. 483/2010 y 424/2014: “Es trasladable al caso lo expuesto por OTAMENDI, respecto a que una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcadamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deberán ser efectuados con criterio benevolente. Consecuentemente, el elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo (Jorge OTAMENDI: “Derecho de Marcas”, Págs. 198 /200).” En otro orden, es de destacar que los productos no son similares, no abarcan la misma clase internacional ni se comercializan por los mismos canales, por ende, no pueden generar confusión en el consumidor, no habiendo razón plausible para impedir la existencia registral de la marca concedida. En el caso resulta aplicable el principio de especialidad recogido en el artículo 11 de la Ley 17.011, en cuanto establece que “la titularidad de la marca solo se adquiere con relación a los productos y los servicios para lo que hubiere sido solicitada”. Sobre el punto, es enteramente compartible la conclusión a que arribó la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en cuanto consignó que: “(…) en caso de existir notoriedad de las marcas del opositor, la misma abarcaría el programa televisivo, siendo de aplicación el concepto de “notoriedad restringida”.- Como lo expresa Lamas en su libro “Derecho de Marcas en el Uruguay”, página 195, “la legislación uruguaya reconoce el principio de notoriedad restringido (no el conocimiento por algunos aunque éstos sean los “especialistas” del ramo). … “que el conocimiento tiene que darse entre el sector de los probables consumidores del producto o servicio de que se trate …”.- En consecuencia, el opositor “NELSON DANIEL GUTIÉRREZ LUONGO” no goza de notoriedad para los productos comprendidos en la clase internacional 32 s/d.- Reafirmando lo antes mencionado, los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en su libro “Derecho de Marcas/2”, página 85, expresan que: “Así, el principio es claro: los derechos exclusivos solo se adquieren para el uso de la marca en relación con los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, en principio, oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos”. (fs. 18, A.A.). Es decir, la notoriedad debe entenderse en sentido restrictivo, de acuerdo con las clases internacionales en donde la actora posee registros. Las marcas registradas, propiedad del compareciente, abarcan las clases internacionales 16, 25, 28, 35, 38 y 41, mientras que la frase publicitaria cuyo registro fuera solicitado, abarca la clase internacional 32. En consecuencia, debiendo prevalecer el principio de especialidad conforme lo indicado en el art. 11 de la Ley Marcaria, no existe colisión entre el registro impugnado y los pre-registrados de la parte actora. En el mismo derrotero, desterrada la confusión entre los signos, consecuencialmente cae el agravio relativo a la competencia desleal, ya que, si no hay confusión, mal puede la marca registrada valerse del prestigio ganado por las marcas del accionante. En definitiva, se concluye que los signos pueden coexistir dado que existen las claras diferencias reclamadas por el artículo 6 de la Ley No. 17.011, lo que aleja la posibilidad de los riesgos de confusión expuestos por la parte actora. Por consiguiente, la actuación de la parte accionada, en el caso, ha sido plenamente legítima, por lo cual corresponde el rechazo de la demanda impetrada y la consecuente firmeza del acto enjuiciado. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, queda firme el acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón (r.), Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).