Sentencia Definitiva N° 55/2023

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 13 de abril de 2023. No. 55 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “JAGUAR LAND ROVER LIMITED con MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha 330/2021). RESULTANDO : I) A fs. 2 compareció la parte actora, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (en adelante, “JAGUAR”), deduciendo demanda anulatoria contra la Resolución S/N dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos en ejercicio de atribuciones delegadas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en la que se dispuso: “Concédese el Registro de la Marca E-TYPE, solicitada bajo el expediente No. 497167 a favor de JAGUAR LAND ROVER LIMITED de GRAN BRETAÑA (REINO UNIDO) para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases internacionales 9 (…) 12 (...) 37 (…), por el conjunto, sin derechos privativos sorbe el término “TYPE”, art. 7 de la Ley N o 17.011”. (Fs. 23 y 24, A.A.). En lo central de su embate, expresó que la resolución referida supra le agravia en tanto el registro se otorgó sin derechos privativos sobre el término “TYPE”, desarmando el conjunto marcario creado por JAGUAR. Indicó que, al conceder el registro de la marca, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial separa injustificadamente una parte del conjunto marcario, para hacerle aplicable las consecuencias del artículo 7 de la Ley No. 17.011. Así, entendió que se menoscaba la marca, al dividirla y analizar separadamente una parte de ella, contrariamente a la regla más esencial de análisis: el reconocer que la marca es un conjunto. Relató que el signo que se solicita es un signo original y distintivo de la empresa JAGUAR y así lo han reconocido numerosos países donde se encuentra registrada la marca, la cual, además, es parte de una famosa familia de marcas de JAGUAR: I-TYPE, D-TYPE, J-TYPE, F-TYPE, entre otras. Luego de destacar la trayectoria y prestigio de la marca JAGUAR, fundada en 1922, argumentó que la palabra “TYPE” no es un término separado en esta marca, sino que parte de un conjunto con la letra y el guion que las une, siendo así todas las marcas de la familia. Podrá ser tipificada como un conjunto evocativo, pero no por ello deja de ser registrable, sino que posee la individualidad y la fantasía que la ley requiere para toda esta marca. Agregó que el conjunto que se sometió a registro es una expresión original y posee la distintividad necesaria para ser protegida por el derecho marcario, sin limitación alguna en sus componentes. Apuntó que existen derechos adquiridos sobre la marca a nivel mundial, probada fuerza distintiva en el mercado y que la marca ha sido registrada en varios países sin ninguna limitación. A partir de ello, aseveró que resulta de aplicación el artículo 6 quinquies del Convenio de Paris, por lo cual la marca, al ser registrada regularmente en el país de origen, debe ser registrada tal cual es en los demás países miembros de la Convención. Entendió que, al amparo del artículo 8 de la Ley de Marcas, la marca cuenta con la fuerza distintiva, adquirida por su trayectoria, historia y uso continuo a nivel mundial de la familia de marcas y vinculada a la trayectoria y prestigio de Jaguar Land Rover a través de los años. Destacó que, al ver el signo “E-TYPE”, el consumidor y el público objetivo representa en su mente el origen empresarial de estos automóviles. En definitiva, es un signo integral, una unidad marcaria que en su totalidad posee aptitud de marca y es registrado a nivel mundial. Citó jurisprudencia y, por estos argumentos, en definitiva, solicitó se anule el acto administrativo impugnado. II) Conferido el traslado, a fs. 41, compareció la parte demandada, quien contestó controvirtiendo los términos de la demanda, solicitando su rechazo. Sostuvo que el término “TYPE”, en tanto constituye una palabra del vocablo inglés que en español significa “tipo”, que carece de fantasía y que forma parte del lenguaje común o usual, ingresa en las prohibiciones reguladas en los numerales 11 y 12 del artículo 4 de la Ley No. 17.011. Concluyó que el proceder de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial fue ajustado a Derecho, reflejando el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia. En definitiva, solicitó que se desestimara la demanda y confirmara el acto en causa. III) Abierto el juicio a prueba por Decreto No. 7549/2021, se produjo la que obra agregada de fs. 52 a 73. IV) Las partes alegaron por su orden, haciéndolo la actora a fs. 80 y la demandada a fs. 78. V) Se confirió vista a la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen No. 487/2022, por el que aconsejó anular el acto en proceso (fs. 90 y vto.). CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se han cumplido adecuadamente los requisitos exigidos por las normas respectivas para habilitar el presente accionamiento anulatorio (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República, artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869). Contra la resolución impugnada, notificada a la promotora el 14 de noviembre de 2020, según dichos de la demanda no controvertidos, se interpusieron en forma conjunta y subsidiaria los recursos de revocación y jerárquico el día 16 de noviembre de 2020, configurándose la denegatoria ficta el día 14 de junio de 2021, por el transcurso del plazo de doscientos días sin decisión expresa sobre la última recurrencia movilizada. Luego, la demanda anulatoria de autos fue incoada en tiempo y forma, el día 18 de agosto de 2021 (fs. 13). II) El Tribunal, por unanimidad, disintiendo en esta oportunidad con la solución aconsejada por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda, por los fundamentos que a continuación se exponen. III) Conforme fuera reseñado supra, la pretensión anulatoria se dirige en contra de la resolución que concedió a la actora, para proteger los productos comprendidos en las Clases Internacionales Nos. 9, 12 y 37, el registro de la marca “E-TYPE”, sin derechos privativos sobre el término “TYPE”. En lo medular, la actora se agravia por cuanto la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el registro sin derechos privativos sobre el término “TYPE”. En lo relevante al caso que nos ocupa, el artículo 4 de la Ley No. 17.011 estableció que no podrán ser consideradas como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: “11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad especialidad y distintividad”, y “12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9), 10) y 11) precedentes”. Por otro lado, si bien bajo ciertas circunstancias las denominaciones que caigan en la previsión de las normas citadas podrían ser registradas como marcas, el derecho derivado del registro está limitado. Así, el art. 7° de la ley citada dispone: “ Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9°), 10), 11) y 12) del artículo 4° de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. De manera que es legítima la resolución impugnada, no asistiéndole razón a la actora, siendo enteramente trasladables al presente, los fundamentos vertidos por el Tribunal en la Sentencia No. 497/2021 de fecha 21 de octubre de 2021, por la cual se resolvió un caso análogo en el que intervenían las mismas partes con relación a la justeza de la concesión del registro sin derechos privativos sobre el término “TYPE”. En tal sentido, se concuerda con lo expresado por la Administración, tanto en sede administrativa como al contestar la demanda, en tanto entendió que el término “TYPE”, que traducido al español significa “TIPO”, por ser de uso general y por carecer de fantasía, no podía cederse con derechos privativos, debiendo quedar disponible para su utilización por terceros. Ello por cuanto encuadra en las hipótesis de nulidad absoluta descriptas en los numerales 11 y 12 del artículo 4 de la Ley 17.011. (Fs. 19, A.A.). De tal modo, el vocablo “TYPE”, que expresa en idioma español “TIPO”, no parece pueda ser admitida como marca exclusiva de una clase de productos de un único fabricante. Como ha sostenido la Corporación en la referida Sentencia No. 497/2021: “se está frente a un vocablo que puede aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, que no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distintos fabricantes, y respecto del cual no puede pretenderse, y menos aún otorgarse, uso monopólico (Cfe. Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry, “Las Marcas en el Uruguay”, Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, año 2000, p. 37).” La marca solicitada y concedida “E-TYPE” está compuesta por dos vocablos, uno es una letra “E” y la otra es la traducción de “TIPO”, que tiene varios significados según el Diccionario de la Real Academia Española y puede aplicarse a muchísimos otros productos de las clases solicitados o cualquier otra. De ello se deriva que, separadamente ninguno de los dos vocablos puede ser registrado como marca ni puede merecer exclusividad puesto que carece de toda aptitud distintiva. En cuanto a los argumentos vertidos en la demanda basados en la fuerza distintiva de la marca invocando el artículo 8 de la Ley de Marcas, estima el Tribunal que no se ha acreditado en forma plena que el registro pedido sea de aquellos que “hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociados a una determinada persona física o jurídica”. En la Sentencia No. 497/2021, justamente, sobre el punto, se expresaba: “Gutiérrez Carrau explica que: “(…) la significación secundaria es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “secundario”: como marca. Así, ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado secundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia”. Y más adelante precisa el auto en cita que: “Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona determina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición. Montevideo, 2009, ps. 110-116). Bajo esta línea conceptual, es evidente que la actora no logró probar el relacionamiento directo, inmediato y naturalizado del término “TYPE” con los productos con los que comercializa. Basta pues, con ver la prueba obrante (…) para colegir que lo que se acredito fue el uso del término “TYPE” en el extranjero, más no una suerte de significado linealmente vinculado a los vehículos de la empresa. Es así que la ausencia de prueba sobre tal aspecto redunda en perjuicio exclusivo de la promotora, ya que era ésta quien tenía la carga de acreditar, de conformidad con el art. 8 precitado y las reglas generales de la prueba, la fuerza distintiva del signo y su aparente significado secundario en el territorio nacional. Y más aún, dicha prueba debió ser categórica, por cuanto como enseña la doctrina especializada en la materia “… cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible” (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de Marcas”, op. cit., p. 91)”. Tampoco resulta de recibo el argumento fincado en la aplicación del artículo 6 quinquies del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, puesto que se excluye a las marcas que “estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama (…)”. Se considera que, la referencia de la que hace caudal la promotora respecto de la existencia de derechos adquiridos en registros de otros países, no puede en modo alguno, obstar la aplicación de la norma nacional. Finalmente, resta manifestar, que, la motivación del acto resistido, si bien fue escueta, fue suficiente, de modo que la Administración sí motivó la decisión, no existiendo mérito para amparar la demanda en ese aspecto. Por las razones expuestas y lo establecido en los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, queda firme el acto impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $46.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Klett, Dr. Corujo, Dr. Simón (r.), Dr. Balcaldi, Dra. Rossi. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).