Sentencia Definitiva N° 958/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de diciembre de 2022. No. 958 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CHAPTER 4 CORP DBA SUPREME con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad.” (Ficha No. 502/2021). RESULTANDO : I) En obrados, se procesa la Resolución emitida por la Encargada del Área de Signos Distintivos, en ejercicio de atribuciones delegadas, el 3 de febrero de 2021, por la que se concede el registro de la marca SUPREME (mixta) a favor de la actora para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Internacional número 9, 28, y 35. (fs. 19 A.A.). II) En su demanda, la parte actora señala que solicitó el registro de la marca mixta “Supreme” para distinguir los servicios de las clases internacionales 9, 28 y 35 lo que no fue objeto de oposición por parte de terceros. La marca se concedió sin derechos privativos sobre el término “SUPREME”, dado que el examinador entendió que dicho término proviene del inglés y significa “supremo”, por lo que resulta del uso general y carente de fantasía. El término “supreme” no es un término de uso común para los productos o servicios solicitados, contando con la suficiente fantasía y distintividad para su apropiación de forma exclusiva. Supreme es una marca estadounidense, que produce ropa y accesorios con más de 20 años en el mercado; sus zapatos, ropa y accesorios son vendidos extensamente, y su logotipo también es conocido escrito en blanco con fondo rojo. Se trata de una marca conocida a nivel mundial, consagrándose como una marca de excelencia en el mercado, reconocida por su calidad, estilo y autenticidad. La notoriedad de la marca ya fue reconocida por la DNPI en el expediente número 477.872, entendiendo que esta marca es propiedad de la actora a nivel mundial. Con el fin de demostrar la distintividad del signo, el 6 de julio de 2021, se realizó una encuesta de investigación por parte de la empresa MERCOPLUS LATIN AMERICA, que se encuentra agregada en el expediente administrativo. De acuerdo con la información recopilada, se ha podido comprobar que la marca SUPREME es plenamente distintiva y asociada por el consumidor con un origen empresarial específico. El resultado obtenido en la encuesta demuestra que los jóvenes entre 15 a 23 años de Uruguay, de todos los niveles socioeconómicos, presentan una clara identificación de SUPREME como marca, que trasciende a conocerla únicamente de nombre, sino que presenta asociaciones a atributos y características que la identifican en su posicionamiento. El consumidor uruguayo, al enfrentarse con un producto o servicio identificado con el término “supreme”, lo asocia a la marca de la actora y lo identifica con ella, por lo que de no otorgarse derechos de uso exclusivo sobre dicho término se verá imposibilitado a impedir que su marca sea usada o se registre otro signo por terceros identificado como “supreme” (demanda de fs. 3-8). Solicita que se anule la decisión impugnada. III) Al contestar la demanda, la Administración demandada indicó que el acto accionado fue dictado en un todo de acuerdo a Derecho, dado que el signo “SUPREME” carece de fantasía, no posee novedad, distintividad, ni especialidad. Se trata de un término en idioma inglés, de uso común, que significa “suprema” o “supremo”. En español, es un adjetivo que indica que tiene el grado más alto o no tiene superior en su especie. Se está ante un término muy utilizado, por lo que no parece posible, ni conveniente que este término sea apropiado por ninguna empresa en particular, lo que implicaría una grave e innecesaria restricción. El término carece de fantasía y no posee, por lo tanto, las características de distintividad, novedad, y especialidad requeridas por la normativa marcaria (contestación de demanda, fs. 23-25). En definitiva, solicita el rechazo de la acción instaurada. IV) Por Dictamen Nº 634/2022, de fecha 21 de septiembre de 2022 (fs. 75 y vto.), la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo aconsejó rechazar la demanda y confirmar el acto procesado. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, en mérito a las consideraciones que se expondrán, desestimará la pretensión deducida, declarando firme el acto impugnado, manteniendo su jurisprudencia y reproduciendo los argumentos de sentencias anteriores, puesto que pueden trasladarse –sin dificultad- a la cuestión debatida en obrados. II) Aspecto formal. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa, cabe señalar que se produjo en forma correcta en los presentes, habida cuenta de que la resolución impugnada fue notificada personalmente con fecha 8 de febrero de 2021, conforme con los dichos de la parte actora no controvertidos; esta interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio con fecha 18/2/2021 (fs. 20-21 de los A.A.); la vía administrativa quedó agotada por el acaecer de la denegatoria ficta el 13 de septiembre de 2021; y la demanda anulatoria fue presentada en tiempo y forma el 5 de noviembre de 2021 (nota de cargo de fs. 9). III) Respecto del mérito de la cuestión. Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, como se anticipó, corresponde desestimar la demanda, en mérito a los fundamentos que se explicitan en la sentencia Nº 497/2021. Al igual que en el caso referido en el antecedente citado, en obrados, el agravio esencial radica en que el registro fue concedido sin derechos privativos, decisión que luce legítima y adecuada, según se dirá. El término “supreme” proviene del inglés y significa supremo, razón por la cual no puede otorgarse con derechos privativos para la clase solicitada conforme al art. 4 num. 11 y 12 de la ley de marcas. Se aprecia como un vocablo descriptivo de las cualidades y/o atributos de los productos detallados de la clase 9, careciendo del necesario requisito de distintividad. En tal sentido, se expresó en el fallo mencionado: “En lo relevante al caso que nos ocupa, ha de tenerse en cuenta que el art. 4 de la Ley No. 17.011 estableció que no podrán ser consideradas como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: “11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”; y “12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. En la especie, la Corporación estima que el término “SUPREME” ingresa en las categorías precitadas, pues se está frente a un vocablo que puede aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, que no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, y respecto del cual no puede pretenderse, y menos aún otorgarse, uso monopólico (Cf. MERLINSKY, Ricardo y SALAVERRY, Lucía, “Las Marcas en el Uruguay”, Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, 2000, p. 37). En el caso, tiene particular acento que el vocablo “SUPREME” (que traducido al español significa “supremo”) aparece como hábil para ser asimilado a cualquier producto. No alcanza para identificar un producto, excluyendo a otro, por tratarse de un vocablo genérico. Lejos de erigirse como un elemento propio y único de la marca de la empresa actora, se ubica en el plano de lo común, de lo que cualquier fabricante puede emplear para identificar alguno de sus productos: en definitiva, dentro del ámbito de las nulidades absolutas reguladas por el art. 4 de la Ley Nº 17.011. Entonces, en aplicación del numeral 11 del art. 4 ley 17.011, se estima que el término se presenta como carente de fantasía, entendida ésta, tal como explica BREUR MORENO, como toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativo. (“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio” p. 83). En la misma línea argumental, se señaló en la sentencia Nº 346/2016: “...Con referencia al citado numeral 9º, y como bien lo señalan los autores Merlinski y Salaverry, la ley se está refiriendo a aquellos calificativos que guardan una relación necesaria con el producto a distinguir, que expresen una característica propia, inseparable o inherente al referido producto; una característica de tal modo inescindible del mismo que termine por asociarlo con el producto mismo. Por el contrario, cuando el calificativo puede ser aplicado a una pluralidad de productos o servicios de muy diversa naturaleza, aquella prohibición legal, explicitada por el numeral analizado, desaparece (Las marcas en el Uruguay, pp. 18-19) (Sentencia 256/2009).” Precisamente, estima el Tribunal que tal relación necesaria, inherente o inseparable no se verifica en el ocurrente. Ha de compartirse, en el presente proceso, los argumentos que expresara el Tribunal en sentencia Nº 301/2010: “La reivindicación de derechos sobre todos los términos que pretende la accionante, importaría la apropiación de palabras más que usadas en el lenguaje común y en las estrategias comerciales, comportando en cierta medida, una clara incautación del lenguaje, que resulta por demás excesivo. Como sostiene Chijane: “…los signos carentes de distintividad en concreto, esto es, aquellos que pudieren presentar genericidad o descriptividad para determinados productos pero no para otros, quedarán comprendidos en las específicas prohibiciones de registro. “…Estos signos deben ser de libre disposición en el mercado, pues, si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor.” (Derecho de Marcas, B de F, pp. 45 y 48).” A propósito de la aplicación del art. 8 de la ley marcaria, y la fuerza distintiva que la actora aduce tiene su marca, por ejemplo por ser ésta registrada en varios países, decía el Tribunal (sentencia Nº 1066/2017): “Sobre la aplicación del artículo 8 de la Ley 17.011 en referencia a la significación secundaria o “secondary meaning”. En efecto, dicho enunciado normativo establece: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios.” “Sobre el punto enseña GUTIÉRREZ CARRAU: “se trata de un signo descriptivo que tiene una significación primaria (…) pero a la vez adquirió, representa un origen, una calidad, un prestigio y una clientela de tal forma que el “significado secundario” como marca, por su uso y publicidad, por la distintividad adquirida, se transforma en el significado primario (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural del signo)” (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, FCU, 2ª Ed., 1998, p. 38). Por su parte, CHIJANE, aludiendo a este concepto, destaca que el fenómeno marcario se perfecciona cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio (significado específico). Para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no solo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio sino que además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica”. (CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego: “Derecho de marcas”, Reus-BdeF, 2007 pp. 85- 86). En ese sentido, resulta claro que dicha característica le confiere al signo la distintividad sobrevenida, ello porque el “secondary meaning” implica la adquisición de distintividad de un signo, el que, originalmente, no lo tenía. En cuanto a su prueba, CHIJANE enseña: “Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor. No existen reglas específicas para determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible” (CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, ob. cit. p. 91).” Dicho esto, es claro que la resolución atacada se adecuó a las normas aplicables y que la prueba de la actora no logró desvirtuar ni enervar siquiera los argumentos que viene de desarrollarse. Bajo esta línea conceptual, como se expresó en reciente fallo, es evidente que la actora no logró probar el relacionamiento directo, inmediato y naturalizado del término “SUPREME” con los productos que comercializa. Es así que la ausencia de prueba sobre tal aspecto redunda en perjuicio exclusivo de la promotora, ya que era ésta quien tenía la carga de acreditar, de conformidad con el art. 8 precitado y las reglas generales de la prueba, la fuerza distintiva del signo y su aparente significado secundario en el territorio nacional. Y más aún, dicha prueba debió ser categórica, como viene de traducirse en las palabras del autor de la última cita (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de marcas”, op. cit., p. 91; (Cf. sentencia Nº 23/2019). Por las razones expuestas y lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, FALLA : Desestímase la pretensión y, por ende, queda firme el acto impugnado, sin especiales condenas procesales. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).