Sentencia Definitiva N° 953/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de diciembre de 2022. No. 953 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “DOW AGROSCIENCES LLC con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 191/2021). RESULTANDO : I) La parte actora promovió demanda anulatoria (fs. 11- 15), en contra de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 22 de setiembre de 2020, por la cual se desestimó el registro de la patente sobre “ÉSTERES DE ARILALQUILO DE 4-AMINO-6- (FENIL SUSTITUIDO) PICOLINATOS Y 6-AMINO-2- (FENIL SUSTITUIDO)-4-PRIRIMIDINCARBOXILATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS”, Acta Nº 33878. Sostuvo que el rechazo de la solicitud le causa perjuicio en base a los siguientes argumentos: a) el examinador consideró que el capítulo reivindicatorio carece de novedad; b) el examinador consideró que el documento D2(UY 33390 corresponde a la solicitud PCT publicada como WO2011/144891) afecta la novedad de la solicitud UY 33878. Relató que en respuesta al informe final, el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se modificó la reivindicación principal, que reivindicaba el compuesto de fórmula IB, quedando claramente expuestas las diferencias con el compuesto reivindicado en el documento D2. Expuso que, en el caso, el experto en la materia será un Químico Farmacéutico con experiencia en la fabricación de medicamentos. En cuanto a la falta de novedad invocada por el examinador, indicó que el solicitante presentó respuesta mediante un pliego reivindicatorio que incluye la reivindicación independiente 1, que expresa "Un Compuesto de fórmula IB". Añadió que este pliego coincide con la correspondiente patente europea EP 2899182B1, concedida el 10 de enero de 2018. Continuó, que en la respuesta al informe final de examen (23 de octubre de 2020), el solicitante presentó un nuevo pliego reivindicatorio que se corresponde con las aceptadas de la patente japonesa JP 5873882 B2 concedida, que presentan una reivindicación principal más limitada que la del capítulo reivindicatorio vigente hasta ahora en la presente solicitud. Otras diferencias que se advierten en el capítulo son: que todas las reivindicaciones secundarias se han subordinado a la reivindicación 1; la nueva reivindicación 8 presenta un listado específico de compuestos ejemplificados de la intervención que responden a la fórmula IB. Concluyó que el documento D2 no divulga, enseña ni sugiere cada uno de los elementos expresados en la reivindicación 1, por tanto, la presente invención es novedosa. Solicitó, en definitiva, se anule el acto impugnado. II) Conferido traslado de la demanda, compareció a fs. 29-30, el representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a contestar la demanda impetrada, bregando por su rechazo. Afirmó que el accionar administrativo se ajustó a las previsiones legales existentes, para lo cual transcribió algunos párrafos del informe final de examen, de fecha 24 de abril de 2020. Concluyó que de las actuaciones administrativas surge que la solicitud en análisis, por lo menos, no cumple con uno de los requisitos de patentabilidad como es la novedad, regulada en el artículo 9º de la Ley Nº 17.164. En definitiva solicitó se rechace la demanda promovida, confirmándose el acto impugnado. III) Se abrió el juicio a prueba (fs. 32) y se diligenció la que luce certificada a fs. 42. Por auto Nº 611/2022 (fs. 50) se ordenó alegar las partes en el plazo común de 15 días (art. 11 y 13, Ley Nº 20.010), haciéndolo la demandada a fs. 52 y la parte actora a fs. 54 y vto. IV) La Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, por dictamen Nº 307/2022, de 1º de junio de 2022, aconsejó la confirmación del acto impugnado (fs. 57-58). V) Se citó a las partes para sentencia (fs. 60), la que se dictó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Del punto de vista formal se han cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley Nº 15.869, arts. 4º y 9º). En tal sentido, la actora afirmó haberse notificado del acto enjuiciado el 23 de setiembre de 2020 e interpuesto recursos de revocación y jerárquico (fs. 171 AA) el 5 de octubre de 2020 , extremos que no fueron controvertidos por la demandada (fs. 29 infolios). Acaeció la denegatoria ficta de los recursos el 30 de abril de 2021; y el 14 de junio de 2021 (nota de cargo de fs. 16) presentó la demanda de nulidad en el plazo legal correspondiente. III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, en consonancia con la solución aconsejada por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda incoada, por los fundamentos que a continuación se desarrollarán. IV) Antecedentes relevantes.- Consta de los antecedentes administrativos agregados, que la actora presentó solicitud de patente de invención ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante DNPI), con fecha 25 de enero de 2012, con el título “ÉSTERES DE ARILALQUILO DE 4-AMINO-6- (FENIL SUSTITUIDO) PICOLINATOS Y 6-AMINO-2-(FENIL SUSTITUIDO)-4- PRIRIMIDINCARBOXILATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS” , Nº de solicitud 61/435.295. (fs. 1 y ss. AA). Posteriormente, con fecha 28 de noviembre de 2019, la solicitante peticionó adherir al Procedimiento Piloto de Aprovechamiento de Resultados (PAR), según surge a fs. 73 y 164 vto. AA. La División Patentes, por informe de examen de 3 de febrero de 2020 se expidió en los siguientes términos: “(…) Como resultado se han recuperado las siguientes solicitudes de patentes relacionadas con la presente solicitud. -D1 UY22232 ESTERES ALFA-METIL- (6FENOXI)-2-PICOLINICOS DE ACIDO CICLOPRO PANCARBOXILICO (11.01.1985). - D2 UY33390 DERIVADOS DEL ÁCIDO PICOLÍNICO, SU PREPARACION Y USO COMO FUNGICIDA (fecha de presentación: 17.5.2011, de prioridad: UK 1008290.7 18/05/2010). Es importante recordar que, según lo establecido en el art. 9 de la Ley Nº 17.164, se considera Estado de la técnica todo lo publicado antes del 25/01/2011, más lo presentado en Uruguay antes de la fecha de la presentación 25/01/2012, siempre que haya sido publicado y tenga prioridad anterior. Analizados dichos documentos se concluye que el documento D2 (Solicitud UY33390, del 17.5.2011, publicada el 30.12.2011) constituye el antecedente más próximo en el estado de la técnica y el mismo afecta la novedad de la invención de la solicitud actualmente estudiada según se fundamenta a continuación. La solicitud estudiada que coincide con la patente concedida AU2012209278 cuyo juego reivindicatorio es descrito en fs. 286-287 del expediente electrónico se refiere a esteres de aril alquilos de 4- amino-6- (fenil sustituido) picolinatos (IB) y su uso como herbicidas. (…) El documento D2 (UY33390) revela derivados del ácido picolinico, su preparación y uso como fungicida de fórmula genérica (I): (…) -En la Reivindicación 1 del documento D2 se incluye la posibilidad de que Z sea un grupo -C(O)R12; además en la Reivindicación 16, R12 puede ser un alcóxido C1-C20 opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos R38; este último puede ser un fenilo. De esta forma el grupo Z del compuesto I descrito en el documento D2 del estado de la técnica, coincide con la descripción revelada en la presente solicitud del grupo sustituyente en la posición 6 del anillo aromático del compuesto IB, en donde R3 es un arilalquilo C7-C11. - El sustituyente X del compuesto I descrito en el documento del estado de la técnica D2, entre la amplia descripción de posibilidades incluye un grupo amino opcionalmente sustituido, coincidiendo con la descripción del sustituyente -NR1R2 del compuesto IB revelado en la solicitud actualmente estudiada. - De forma similar, en las posibilidades descritas de los sustituyentes A,W e Y del compuesto I revelados en el documento anterior D2, se encuentran coincidencias con los sustituyentes Y, X y Z respectivamente, descritos en el compuesto IB revelado en la actual solicitud. A modo de conclusión, la solicitud de patente nacional UY33390 (documento D2) afecta la novedad de la solicitud estudiada y por tanto no cumple con lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley Nº 17.164 ”. (Destacado no se encuentra en el original). (fs. 164-166 AA). Se procedió a conferir vista a la solicitante de dicho informe, la que fue evacuada en los términos que surgen del escrito agregado a fs. 182-184 AA. La División Patentes, el 24 de abril de 2020, emitió un nuevo informe, en el que analizó lo expresado por la solicitante en su evacuación de vista, así como el nuevo juego reivindicatorio presentado. Y concluyó que: “(…)el documento D2 (solicitud de patente nacional UY33390) continúa afectando la novedad del nuevo juego reivindicatorio presentado UY33878 y por tanto no cumple con lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley Nº 17.164, por lo que se recomienda proceder a su desestimación”. (fs. 168 y vto. AA). Dicho informe fue compartido por el Área Patentes y Tecnología de la DNPI, con fecha 4 de mayo de 2020, procediéndose al dictado del acto que se enjuicia en autos, que rechaza la solicitud de la patente de invención. (fs. 170 AA). V) Marco normativo.- La Ley Nº 17.164, de 2 de setiembre de 1999, que regula los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, dispone en su artículo 8º que son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Por su parte, el artículo 9º del mismo plexo normativo, establece: “La invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica. Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados. También deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en el trámite en el país cuya fecha de presentación, o en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada”. Asimismo, los requisitos y el procedimiento de concesión de patentes se encuentran regulados en la Ley mencionada, artículos 22 y ss.; y en su Decreto reglamentario, Nº 11/000, de 13 de enero de 2000. VI) Legitimidad de la decisión.- Conforme expone BUGALLO, una patente de invención se define “como el documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan. La patente de invención es un título que otorga el Estado con la finalidad de conferir al inventor un derecho temporal de explotación exclusiva dentro del país, junto con la finalidad de impedir que cualquier persona que no se encuentre autorizada por él la explote. Una invención es patentable cuando cumple con todos los requisitos establecidos por el legislador para que le sean concedidas tales prerrogativas …” (Destacado pertenece a la redactora). (Cf. BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, “Patentes de Invención” , en “Propiedad Intelectual” , FCU, 1ª edición, 2006, p. 338). La solicitud de patente es acompañada de documentos, tales como “la descripción del invento, los dibujos, y las reivindicaciones, los cuales integran una unidad que es apreciada en su conjunto.”. “ La descripción del invento debe formular de manera suficientemente clara y completa el método que permita la ejecución del invento a una persona versada en la materia (…) Los dibujos , representación gráfica de la invención, se presentan cuando sean necesarios para comprender la invención. Las reivindicaciones, por último, consisten en un texto que redacta el solicitante y que tiene una doble función jurídica: delimita el objeto de la invención y determina el alcance del derecho. Serían la explicación del invento que formula el inventor. Deben ser elaboradas con claridad y precisión, conduciendo a la determinación de la invención reservada. Deben también estar basadas en la descripción y mantener el principio de unidad de la invención”. (Cf. RIPPE, Siegbert, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, 1992, p. 16). La Administración demandada, analizó la solicitud de patente presentada por la firma actora y se expidió en el entendido de que no cumple con lo establecido en los artículos 8º y 9º de la Ley Nº 17.164, por carencia de novedad. (Vide informes citados supra, agregados a fs. 164-166 y 168 y vto. AA). Los fundamentos brindados en los pronunciamientos referidos no lograron ser rebatidos ni en la instancia administrativa, ni en este proceso, en el que la actora, en su escrito de ofertorio de prueba, se limitó a remitirse a la que surja de los antecedentes administrativos agregados (fs. 34 infolios). Ello sella de modo adverso la suerte del accionamiento impetrado. El Tribunal se ha pronunciado en causas análogas acerca de que la discrepancia entre el Departamento de Patentes de la D.N.P.I. y la posición de la solicitante, debe ser dirimida por la única vía procesal idónea posible: el Dictamen Pericial. Así ha expuesto que: “...el medio de prueba hábil y conducente para demostrar la desviada valoración efectuada por el Técnico en la materia dependiente de la DNPI, era la prueba pericial. El perito es el sujeto que conoce a fondo una ciencia y puede ilustrar claramente a la Sede sobre los puntos litigiosos. Al faltar el medio de prueba indicado, el Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de cuestiones técnicas ajenas, por completo, a su área de conocimiento.” (Cf. Sentencias Nos. 645/2022, 346/2022, 540/2021, 76/2021, 701/2020, por citar algunos de los fallos más recientes). En suma, habiéndose expedido el órgano técnico especializado en la materia dando cuenta de la ausencia de novedad de la patente solicitada y, frente a la orfandad probatoria observada por la accionante, se carece de elementos técnicos que permitan apartarse del dictamen elaborado por la División de Patentes. Por lo expuesto y lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)