Sentencia Definitiva N° 935/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de diciembre de 2022. No. 935 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COLGATE-PALMOLIVE CHILE S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERIA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 157/2020) RESULTANDO: I) La parte actora compareció representada por la Dra. Graciela Cestau y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 13 de mayo de 2019, por la cual no se hizo lugar a “(…) la ACCIÓN DE ANULACIÓN promovida por “COLGATE-PALMOLIVE CHILE S.A.” de CHILE contra la resolución (…) que concedió el registro de la Marca DIENTES MÁS BLANCOS SIEMPRE INTRA DENTO (mixta) , solicitada bajo expediente No. 446725 a favor de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. de PERÚ, para distinguir únicamente los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 21” (fs. 142 vto., en carpeta verde de 271 fojas, A.A.) (la negrilla coincide con el texto original). En lo medular de su embate, sostuvo que la volición aludida es ilegítima porque: a) La marca de COLGATE-PALMOLIVE, “DENTO” (denominativa), concedida bajo expediente No. 466.467, además de estar registrada desde el 2 de setiembre de 2005, para todos los productos de la clase No. 21 y continuar vigente, fue concedida sin limitación alguna de derechos. Dicha marca y la de INTRADEVCO, cuya anulación fuera solicitada, son idénticas, pues comparten el mismo vocablo y el ramo de productos que protegen: productos dentales de las Clases Internacionales No. 3 y No. 21, con idéntica finalidad y utilidad. b) La marca “DENTO”, posterior en el tiempo, no cumple la función de toda marca, que es indicar el origen empresarial. Asimismo, contradice los requisitos de novedad, especialidad y fantasía de toda nueva marca solicitada. En definitiva, no cumple con el art. 1 de la Ley No. 17.011, que pauta que “Marca es todo signo con aptitud para distinguir (…)”. El centro de la marca impugnada es “DENTO”, y por tanto hay coincidencia total. Los restantes elementos, palabras o frases que acompañan al vocablo principal carecen de relevancia en el cotejo por su menor tamaño. Con la frase “DIENTES MÁS BLANCOS SIEMPRE” vemos que los productos serán de higiene dental. Sirve para informar sobre el producto, pero no para imprimir diferenciación marcaria. c) La DNPI, al admitir el registro de la marca “DENTO” (denominativa), en favor de COLGATE-PALMOLIVE, otorgó a ésta plenos derechos de exclusividad sobre su único elemento: la palabra “DENTO”. Por la “teoría de los actos propios”, el órgano que concedió el registro no puede desconocer el criterio que ha tenido ante una situación jurídica idéntica. La Dirección cambia los criterios de forma errática, sin fundamentos suficientes. d) Analizar si el término “DENTO” proviene de una lengua extranjera (Esperanto) supera el análisis de las marcas en esta instancia, pues obedece a criterios de registrabilidad, ajenos a los criterios de comparación que la DNPI debió aplicar. La Ley no permite estudiar nuevamente la registrabilidad de la marca anterior, sino de la nueva, y con relación a la posible confusión con anteriores registros. Igualmente, en este caso, no puede afirmarse siquiera que la media del consumidor uruguayo pueda reconocer palabras del idioma esperanto. Tampoco se trata de un vocablo usual o genérico. Ningún consumidor usa ni usará “DENTO” en su vocabulario como sinónimo de pasta dental, de cepillo o hilo dentales. No es el nombre de los productos y no se justifica afirmar que deban quedar de uso común. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 18). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes Riera, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. En resumidos términos, afirmó que el signo cuya anulación se solicita adolece de una debilidad intrínseca en cuanto a su distintividad, ya que se compone de términos no monopolizables, por lo que deberá tolerar la coexistencia con otros signos que utilicen los mismos términos. Si el elemento común entre los signos en comparación es descriptivo o genérico, no puede argumentarse que su coincidencia sea una circunstancia impeditiva del registro que se cuestiona. El término “DENTO” en esperanto significa “diente” y de acuerdo con la Real Academia Española es un elemento compositivo que indica “localización o carácter dentales”. Las marcas en conflicto están compuestas, tanto en el vocablo común a ambas como en los restantes de la impugnada, por términos genéricos y descriptivos, por tanto, no monopolizables en exclusiva, lo que la caracteriza como una marca débil, debiendo tolerarse la coexistencia con otras marcas conformadas por los mismos términos, correspondiendo la aplicación del artículo 7 de la Ley Nº 17.011. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda a la vez que solicitó se noticiara del pleito a INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. de Perú, con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524 (fs. 52 a 54 vto.). III) Por decreto No. 5246/2020, se ordenó dar noticia del pleito al tercero (fs. 56). Una vez notificada INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. de Perú (fs. 57 vto.), compareció representada por el Dr. Gustavo Fischer y dedujo tercería coadyuvante con el Estado. En lo principal de su comparecencia, bregó por la desestimatoria de la demanda y la confirmación de la resolución en causa con base en los siguientes argumentos: a) Las tardías y oblicuas acciones de anulación impetradas por COLGATE-PALMOLIVE, años después de la concesión de la marca de estos obrados, evidencian un actuar contradictorio, incoherente, jurídicamente reprochable y contrario a la teoría de los actos propios, y, en última instancia, al principio de buena fe. b) El vocablo “DENTO” es un término débil para cubrir la Clase Internacional No. 21. Ya sea porque nos remitimos al esperanto o al latín, el término “DENTO” tiene relación con el carácter dental o con los dientes, y así surge de la prueba agregada a estos autos. c) Las marcas no son confundibles. El único argumento en el que se basa COLGATE-PALMOLIVE para postular la confundibilidad estriba en el hecho de que ambos conjuntos marcarios comparten el término “DENTO”. Sin embargo, éste resulta ser genérico, es decir, no apropiable por nadie en particular. El término “DENTO” de INTRADEVCO se encuentra acompañado, además de otros términos, de un logo y de una grafía especial, que despeja cualquier riesgo de confusión sobre los potenciales consumidores. d) De acuerdo con la prueba resultante del expediente, todos los registros de INTRADEVCO respecto del término “DENTO” son anteriores al que invocó COLGATE-PALMOLIVE en su momento, cuya fecha es de 21 de enero de 2005. e) No procede la aplicación de la teoría de los actos propios. En virtud de lo entendido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Marcas para nuestro país, el término “DENTO” es inherentemente irregistrable por ser genérico o descriptivo. Por lo anterior, resultando ser un acto viciado por ir contra la legislación nacional, el acto de concesión de la marca “DENTO” no podría ser nunca la base del razonamiento de la teoría de los actos propios en este caso, ni en ningún otro (fs. 33 a 48). IV) Por decreto No. 6995/2020 (fs. 67) se dispuso la apertura a prueba y se produjo su diligenciamiento hasta que el 11 de febrero de 2022, se dio cuenta del estado de los procedimientos (fs. 106). V) Las partes y la tercerista alegaron en el plazo común de quince días (fs. 132 a 143; fs. 109; y fs. 111 a 130 vto.). VI) La Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 447/2022 y aconsejó la confirmación del acto (fs. 149 a 150 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 152). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución encausada se emitió el 13 de mayo de 2019 (fs. 142 vto., A.A.) y según manifestaciones de la actora (fs. 2 vto., infolios) no controvertidas por la parte demandada (fs. 52, infolios), se le notificó el 15 de mayo de 2019. El 24 de mayo de 2019, interpuso en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (fs. 15 vto. a 16 vto., A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el recurso, el 10 de diciembre de 2019. La demanda se interpuso tempestivamente el 28 de mayo de 2020 (nota de cargo, fs. 19), teniendo presente que el plazo para su presentación estuvo suspendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2020, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 19.879 y la declaración de Feria Jurisdiccional Extraordinaria dispuesta por las Acordadas del TCA Nº 8, 9 y 10. III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, habrá de compartir el dictamen de la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo (fs. 149 a 150 vto.) y dispondrá la confirmación del acto, por las razones que se explicitarán. En lo inicial, cabe consignar que por sentencia No. 304/2022, el Colegiado ya ha tenido oportunidad de pronunciarse ante un caso prácticamente idéntico al que se dirime en autos entre las mismas partes, con la particularidad que la clase internacional concedida e impugnada era la No. 3 y no la No. 21, como sucede en autos. En tal sentido, por la citada sentencia la Corporación confirmó el acto administrativo a través del cual la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial desestimó la acción de anulación promovida por COLGATE- PALMOLIVE CHILE S.A. en contra de la Resolución que concedió el registro de la marca “DIENTES MÁS BLANCOS SIEMPRE INTRA DENTO” (mixta), solicitada bajo expediente No. 446725, a favor de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. de PERÚ, para distinguir únicamente los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 3. En el presente caso, los planteos esgrimidos por las partes son es esencialmente los mismos, por lo que cabe remitirse a la fundamentación de la sentencia indicada. Particularmente, el hecho de que en la hipótesis bajo análisis se analice la confundibilidad de las marcas sobre los productos y servicios pertenecientes a la Clase Internacional No. 21, no modifica los razonamientos expuestos en la sentencia, pues el encare oportunamente efectuado no se realizó sobre la base del principio de especialidad (art. 11 de la Ley No. 17.011), sino sobre la consideración esencial, trasladable al presente, de que la marca de INTRADEVCO cuenta con aptitudes suficientes para diferenciarse de la que es titular COLGATE- PALMOLIVE. En efecto, los fundamentos empleados para entender que las marcas no se confunden en la Clase Internacional No. 3 (en la que se incluyen de modo genérico “las preparaciones de higiene en cuanto productos de tocador”) respaldan, habida cuenta de que no existen elementos para variar el núcleo principal de lo decidido por sentencia No. 304/2022 , la solución confirmatoria en el presente caso. Así, en términos mutatis mutandis trasladables al sub - examine , la Sala expresó: “(…) para el Cuerpo, el registro concedido en favor de INTRADEVCO no se confunde con aquel del cual es titular la empresa actora. La primera cuestión estriba en que el término “DENTO” es genérico o descriptivo y, por tanto, no puede ser apropiado por nadie. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el vocablo “DENTO” es un elemento compositivo que indica localización o carácter dentales. En esperanto, por su parte, significa “diente”. (…) De manera que, más allá de la discusión de si el esperanto es o no un idioma extranjero (motivo por el que no le sería aplicable el art. 4o numeral 12 de la Ley No. 17.011), el término “DENTO” resulta ser genérico o descriptivo para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional No. 3. Se trata, a partir de su propio concepto y de lo que evoca en los potenciales consumidores (una inmediata conexión con el vocablo “diente”), de un término débil desde el punto de vista distintivo. Y aún sin desconocer que la parte actora ostenta exclusividad sobre el mismo, en principio, para la Clase Internacional No. 21, es claro que el uso del término no puede ser apropiado por una sola empresa. En casos como el de autos, el Tribunal ha señalado la necesidad de utilizar criterios benevolentes a efectos de la comparación de elementos de uso común. Así, en conceptos plenamente replicables a la emergencia, dijo en Sentencia No. 721/2015: “Desde la academia, Otamendi hace hincapié en que una partícula semejante, de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la confundibilidad. Sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores que la incluyan y con las posteriores que también la tomen. Por ello se ha dicho que los elementos de uso común son marcariamente débiles y los cotejos entre marcas que los contengan deberán ser efectuados con criterio benevolente. Consecuentemente, el elemento de uso común, por lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo (OTAMENDI, Jorge, Derecho de marcas, ps. 189/200)” Por otra parte, no ha de perderse de vista que el único vocablo en el que se basa la empresa accionante para postular la confundibilidad es “DENTO”. Sin embargo, dicho término se compone e integra en la marca de la tercerista con otros que, al tiempo que alcanzan el grado de diferencia exigido por la ley, disipan el riesgo de confusión respecto al signo preregistrado. En este sentido, no puede soslayarse que la marca registrada en favor de INTRADEVCO se trata de una marca mixta, compuesta por un logo distintivo con expresiones y grafías especiales: el vocablo “DENTO” en grandes letras; en su parte superior la frase “DIENTES MÁS BLANCOS SIEMPRE”, en letras pequeñas con un color y tipografía diferente; y, a la izquierda, la palabra “INTRA”. Igualmente, abona a esta conclusión la particular situación del público consumidor, ya que se trata de productos relacionados con la salud e higiene bucal, lo que relativiza la afirmación de la actora de que estamos frente a un consumidor desatento o desprevenido. Por el contrario, el hecho de que los productos que comercializan ambas marcas integren las mismas góndolas, no excluye que los consumidores presten particular atención a las cualidades de los bienes ofrecidos, además, claro está, del origen empresarial al que pertenecen. Sobre la referida cuestión, se comparten las expresiones de la sentencia glosada en carpeta de prueba en 40 fs., en particular en cuanto destaca que “…el consumidor de pastas y cepillos dentales no es un comprador desprevenido, puesto que adquiere la marca de su preferencia, y fácilmente distingue los productos que contienen la palabra COLGATE de aquellos que incluyen la palabra DENTO; mucho más de los que comprenden la marca registrada “DIENTES MÁS BLANCOS SIEMPRE INTRA DENTO” (fs. 32). VI) En definitiva, para el Tribunal, analizadas las marcas en pugna a la luz de los postulados sentados por doctrina y jurisprudencia, puede concluirse que la genericidad y baja distintividad del término “DENTO”, las particularidades que dotan a la marca mixta respecto de la denominativa, y las características del potencial público consumidor, permiten una coexistencia pacífica en el registro y en el mercado de las marcas de INTRADEVCO y COLGATE-PALMOLIVE .” (sentencia No. 304/2022) (la negrilla no está en el original). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímase la acción anulatoria y en su mérito confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil) cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)