Sentencia Definitiva N° 902/2022

DECRETRO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de diciembre de 2022. No. 902 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED con MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 187/2021). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fojas 2 y siguientes, se dirige contra la Resolución dictada por la Encargada del Área de Signos Distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el 3 de junio de 2020, mediante la cual se concedió “… el Registro de la Marca NEO (mixta) (…), solicitada bajo expediente No. 491727 a favor de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED de GRAN BRETAÑA (REINO UNIDO), para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es 34 (…), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término que la compone, artículo 7 de la Ley 17.011” (fs. 51). La parte actora indicó que el signo que se solicita para registro es una nueva marca del extenso portafolio de signos que posee; “NEO” identifica una barra de tabaco para calentar con dispositivo a batería. Explicó que se trata de una marca muy desarrollada por la empresa y globalmente comercializada en todo el mundo, por lo que es altamente identificada por los consumidores. El significado de la palabra “NEO” no tiene relación con el producto en sí, por lo que no se explica la aplicación del artículo 7 de la Ley No. 17.011 a este vocablo. Sostuvo que “NEO” no es una palabra del idioma, puede ser usado como prefijo, pero ello no obsta a que “NEO” sea una marca integral y como tal merece ser protegida en su totalidad. Arguyó que la palabra “NEO” no es descriptiva, ni genérica, ni indicativa de la naturaleza, ni siquiera es usada de forma general por el público. Tiene su propio poder distintivo por lo que posee todos los atributos de una marca: originalidad, especialidad y fantasía. Evocó lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París, que indica que un Estado parte no puede rechazar un registro que haya sido concedido en el país de origen, salvo lo dispuesto en los literales A, B, C, entendiendo que la marca solicitada no cabe dentro de estas excepciones. En síntesis, solicitó la anulación de la Resolución impugnada. II) Conferido el traslado correspondiente, el Dr. Milton Fuentes Riera -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- compareció a fojas 25 y siguientes, contestando la demanda anulatoria. La Administración demandada indicó que en cuanto al término “NEO” no puede conferirse con derechos privativos para la clase 34, conforme al artículo 4, numerales 9 y 11 de la Ley No. 17.011. Dicho término tiene varios usos, por lo general se trata de un elemento compositivo (prefijo) que alude a aquello que es reciente. Manifestó que el acto administrativo atacado refleja el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia. En definitiva, abogó por la confirmación de la Resolución hostilizada. III) Las partes alegaron de bien probado por su orden a fs. 73 a 79 y de fs. 71, respectivamente. IV) Oída la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 641/2022, fs. 85 y ss.) aconsejó rechazar la presente demanda y confirmar el acto en proceso. V) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). La Resolución impugnada, según dichos de la parte actora no controvertidos, le fue notificada, el 8 de junio de 2020. Interpuso contra la misma, los recursos de revocación y jerárquico, de forma conjunta y subsidiaria, con fecha 18 de junio de 2020, de acuerdo con sus alegaciones, las cuales tampoco fueron controvertidas (fs. 52 a 54). Recayó desestimatoria ficta del recurso jerárquico, el 4 de enero de 2021. El 14 de junio de 2021, se entabló tempestivamente la demanda anulatoria, de conformidad con la Feria Judicial Extraordinaria acaecida desde el 24 de marzo al 24 de mayo de 2021, de acuerdo con las Acordadas de la Corporación Nos. 8, 12 y 13 de 2021. II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, compartiendo la solución aconsejada por la Sra. Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, quedará firme el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. En la emergencia, la cuestión se ciñe a determinar si el Registro de la marca “NEO” (mixta) concedida en los términos dispuestos por el acto impugnado, encuadra o no dentro de las previsiones del artículo 7 de la Ley No. 17.011. La aludida disposición establece: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”. A su tiempo, los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 4 de la Ley de Marcas disponen, respectivamente, en sede de nulidades absolutas, lo siguiente: “9) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. Pues bien. Es por demás claro que el término “NEO” encuadra, por lo menos, dentro de las previsiones de los numerales 9, 10 y 11 transcriptos en el párrafo precedente. En efecto, el término “NEO” es un prefijo utilizado para indicar la calidad de novedoso, de nuevo. La Real Academia Española lo categoriza en este sentido como un elemento compositivo que significa “nuevo”, “reciente”. Ya dicha circunstancia da notoria cuenta de que el vocablo solicitado para su registro carece por sí solo de distintividad y expresa una cualidad del producto. De hecho, la actora afirmó y reconoce que “…la palabra NEO puede ser usado como prefijo de otras palabras …” (fs. 3 vto.) lo que también evidencia que se trata de un término que no se puede monopolizar, pues es componente o raíz de otros vocablos pertenecientes al idioma español. En otro orden, más allá de que la actora intente evadir lo obvio con una deficiente argumentación, el aspecto gramatical de la marca mixta concedida carece de toda novedad, por paradójico que pueda resultar. En tal sentido, puede afirmarse que, justamente por tratarse de un vocablo único, descriptivo, común, aplicable respecto de cualquiera de las clases internacionales que integran el nomenclátor, se trata de una expresión que impide relacionarla exclusivamente a los productos para los que fue concedida. En otras palabras: carece de fantasía. Y ello, casi en espejo, deriva de que estamos frente a un único término, con un significado propio, descriptivo, carente de novedad. En esta línea, se comparte lo expresado por el informe de 28 de mayo de 2020, obrante a fs. 50, en cuanto destacó: “ El término “NEO” tiene varios usos. Por lo general se trata un elemento compositivo (prefijo) que alude a aquello que es reciente, flamante o novedoso (…) También puede vincularse a algo creado, surgido o nacido hacer poco tiempo; de acuerdo al artículo 4, numerales 9, descriptivo de una cualidad o atributo de los productos y/o servicios; 10, indica su naturaleza, género o especie, es una denominación genérica que corresponde a un vocabulario general tanto para los consumidores como para los empresarios, y 11, carece de fantasía, no tiene novedad, ni especialidad del referido art. 4 de la Ley No. 17.011 de 25/09/998”. En último término, con relación a la existencia de un significado secundario del término “NEO” y la aplicación del Convenio de París, esta Corporación comparte las precisiones efectuadas por la Procuradora del Estado Adjunta en lo Contencioso Administrativo en su Dictamen. Concretamente, no fue acreditada en estos obrados, la asociación directa e inmediata del consumidor del término “NEO” a los productos de la empresa actora. Al no probarse, entonces, la aclamada fama o nombradía, que debe cumplir además con un requisito de territorialidad, no corresponde siquiera considerar la existencia de un “significado secundario”, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley No. 17.011. En este sentido, el artículo 8 de la multicitada Ley, dispone que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios. Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros. El inciso primero del presente artículo será de aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de la presente ley, que reúnan las condiciones previstas en el mismo”. Tal como lo ha desarrollado la doctrina: “Sobre el punto, enseña Juan Manuel Gutiérrez Carrau que: “(…) la significación secundaria” es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo”. (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “segundario”: como marca. Así ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia” (“Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición, Montevideo, 2009, p. 110). En similar sentido, Chijane destaca que este fenómeno marcario se perfecciona cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio (significado específico). (…) para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no solo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio sino que además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica” (“Derecho de marcas”, Reus - B de F, Año 2007, p. 85 a 86). En cuanto a la exigencia legal de “probada fuerza distintiva”, Gutiérrez Carrau señala, siguiendo al reconocido autor norteamericano J. Thomas Mc Carthy, que los medios de prueba se pueden agrupar de la siguiente manera: a) los que se denominan “prueba directa”, como por ejemplo el testimonio de consumidores, las declaraciones juradas (conocidas como “affidavits”), las encuestas (medio muy utilizado en Estados Unidos), y b) la denominada “prueba circunstancial”, en la cual se comprende la demostración de las características de uso del signo (exclusividad, tiempo, manera), el tipo de publicidad realizada, los montos invertidos, el número de clientes y el porcentaje de mercado que cubre la marca. Luego destaca la importancia de las encuestas como medio probatorio accesible que podría formar parte del paquete de pruebas que presente el interesado y advierte que otro aspecto relevante a considerar consiste en la impresión del examinador, que como el resto de los consumidores puede haberse conformado una idea cabal y objetiva acerca del signo que se le presenta como marca y “no debería esconder la cabeza a la realidad, como el avestruz” (op. cit. p. 115 a 116). Y precisa: “Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)” (op. cit. p. 116). Por su parte, Chijane advierte: “Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor. No existen reglas específicas para determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible” (op. cit., p. 91)” (sentencia No. 355/2021). III) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República; demás normas citadas y complementarias, por unanimidad de sus integrantes, FALLA: Desestímase la acción anulatoria y, por ende, queda firme el acto impugnado; sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)