Sentencia Definitiva N° 867/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de diciembre de 2022. No. 867 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MONSTER ENERGY COMPANY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 543/2020) RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sin numerar, de 21 de noviembre de 2019, mediante la cual se concedió el registro de la marca “INSTINTO DESAFIÁ TUS LÍMITES” (mixta), acta Nº 481.003, a favor de Deacar S.R.L, para servicios de la clase internacional Nº 41 (todos los servicios con excepción de los relacionados con la categoría música y afines), (fs. 24 de los antecedentes). En necesaria síntesis de su pretensión, refirió que la resolución le es agraviante en la medida que concedió el registro de una marca confundible con la marca de su propiedad ya registrada. Así, señaló que la marca otorgada (INSTINTO) induce a error y se confunde con el signo de su marca (MONSTER). Ambas son huellas de una garra, en tres líneas y con similar trazo y color, por lo que la imagen es claramente confundible. Por otra parte, estimó la existencia de una confusión conceptual, ya que la marca INSTINTO se utiliza como nombre de un gimnasio, por lo que involucra actividades deportivas. Tales actividades se relacionan con el consumo de bebidas tonificantes y energizantes, propias de la marca MONSTER ENERGY y su logo, lo que refuerza la alegada confusión marcaria. Asimismo, insistió en que el logo tiene identidad total conceptual con el logo famoso registrado por MONSTER ENERGY. La similitud gráfica se basa en el trazo irregular de una garra y del hecho que se tomen tres huellas, igual que en el signo de la accionante. Desde tales perspectivas, en base a su estatus de marca notoria, resulta de aplicación lo dispuesto en los arts. 5, numerales 6 y 7 de la ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998 y el art. 6 bis del Convenio de París, lo que merita la anulación del registro otorgado. En suma, requirió la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 25), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. En ajustada síntesis de su defensa, señaló que los conjuntos marcarios en pugna difieren entre sí y no comparten ninguna expresión, y la figura que presentan es diferente. En el caso de la impugnada, parecería representar tres rayos inclinados hacia la izquierda, en colores rojo y negro, mientras que en las marcas opositoras se representa a una letra “M”, escrita con tres líneas verticales, similares a garras de animal, en color negro. Asimismo, aclaró que los signos en pugna cubren clases internacionales diferentes, lo cual erradica cualquier riego de confusión. En suma, requirió la confirmación del acto impugnado y la citación como tercero coadyuvante con la Administración de DEACAR S.R.L (titular de la marca cuyo registro se cuestiona en obrados). III) Debidamente citado DEACAR S.R.L (fs. 30 vto.), no compareció. IV) Abierta la causa a prueba (decreto Nº 9.157/2020 de 23 de diciembre de 2020, fs. 33), fue diligenciada la prueba propuesta por las partes, que fue debidamente agregada y certificada (fs. 62). V) Las partes alegaron de bien probado por su orden (fs. 65 a 71, alegatos de la actora; fs. 75, alegatos de la demandada). VI) La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 275/2022 de 25 de mayo de 2022 (fs. 78 a 78 vto.) se pronunció por la solución confirmatoria. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, compartiendo lo aconsejado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) La dilucidación del caso finca en determinar si entre las marcas mixtas “INSTINTO DESAFÍA TUS LÍMITES” y “MONSTER ENERGY”, existen las “claras diferencias” exigidas por la normativa marcaria vigente (art. 6° de la citada ley 17.011) a efectos de su pacífica coexistencia en el registro. El riesgo de confusión invocado por la actora, corolario de la confundibilidad alegada, es aquel que, en grado relevante, aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, dado que ese es el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido, expresa BUGALLO: “Las marcas que se quieren registrar deberán cumplir con lo dispuesto en el art. 6 de la ley de Marcas, en cuanto “deberán ser claramente diferentes a las que se hallan inscriptas o en trámite de registro”. La finalidad de dicha exigencia se encuentra establecida a continuación por la misma norma: Evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios o respecto de productos o servicios concurrentes. (…) Mediante la determinación de las claras diferencias entre los signos marcarios se pretende evitar la confusión entre los productos y servicios que se puede generar en el consumidor. Es decir, que la apreciación de las diferencias tiene una finalidad específica: que no exista riesgo de confusión; tal como se denomina en otros derechos, en base a los signos registrados o que estén en trámite de registro. Esta finalidad justifica la actuación de la autoridad administrativa en cuanto se busca proteger al consumidor respecto de los signos que en el mercado buscan captar la demanda de productos y servicios” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, Montevideo, 2006, ps. 73-74). Prestigiosa doctrina, recogida por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, lo cual exige, evidentemente, un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (Cfme. RIPPE, Siegbert, La propiedad industrial en el Uruguay, ps. 313 y ss.; en la jurisprudencia del Tribunal, véase, entre otras, las sentencias No. 648/1996 y 255/2005). En lo que refiere a los consumidores, importa apreciar que, desde los criterios de normalidad y las máximas de la experiencia, los servicios de gimnasio (asociados a la marca cuestionada) resultan claramente distinguibles de las bebidas energizantes individualizadas por la marca de la actora, lo cual elimina el riesgo de confusión entre los signos registrados. IV) Por otra parte, conforme sostiene inveterada jurisprudencia del Tribunal, recogiendo , a su vez , las enseñanzas de la doctrina especializada en la materia, a los efectos de proceder a un correcto cotejo marcario debe atenderse a la impresión de conjunto que estas marcas producen, esto es, que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que el cotejo debe ser en conjunto y sucesivo, no por partes. En este sentido, señala GUTIÉRREZ CARRAU que “(…) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; y quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio” (cf. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual Teórico Práctico de Marcas, FCU, Montevideo, p. 156). Vale revalidar en la emergencia lo que sostuviera a este respecto el Colegiado en su sentencia No. 830/2012: “(…) como lo indica calificada doctrina, y ha seguido el Tribunal, las reglas de apreciación de las marcas en punto a su confundibilidad, pasan por considerar que: 1º) “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”; 2º) “Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente”; 3º) “Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio”; 4º) “Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias”. Va de suyo que las marcas (o conjuntos marcarios) no pueden disociarse para su cotejo o comparación. Indica al respecto GUTIÉRREZ CARRAU, que al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad (“as a whole” dice la doctrina anglosajona) y así determinar si existe similitud capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, p. 87-88; sentencias 379/2008, 677/2011 entre muchas otras). O, en palabras de CHIJANE DAPKEVICIUS, la visión sintética a la que alude la primera regla, indica que el cotejo marcario debe realizarse “a golpe de ojo”, sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cf. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS: “Derecho de Marcas”, 2007, p. 357- 358)”. Así pues, la indivisibilidad es la técnica correcta a efectos del análisis comparativo entre los términos empleados en los signos, tomándolos como unidad y ponderando principalmente las semejanzas, pero sin dejar de lado las diferencias. En esa línea, el Tribunal ha expresado en innumerables ocasiones que el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas, sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión producida por una recuerda la impresión dejada por la otra), y “pre-reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (cf. sentencias Nro. 211/2009, 513/2010 y 6/2011, entre muchas otras). En la especie, las marcas en pugna difieren claramente entre sí, no comparten expresión alguna y la figura que presentan también es diferente. En particular, se comparte el temperamento del informe de la asesoría del Ministerio que expresó: “Si bien el tercero opositor no demostró motivos que fundamentan su escrito, la suscrita entiende que las marcas propiedad de “MONSTER ENERGY COMPANY” no son confundibles con la solicitada; ya que éstas se componen de una figura en forma de garra en color negro y se acompañan con las expresiones “M MONSTER ENERGY”, “MONSTER ENERGY”, y “M”. (…) ya que en el caso de la solicitada parecería representar tres rayos inclinados hacia la izquierda en colores rojo y negro, mientras que en las marcas opositoras representa a una letra “M” escrita con tres líneas verticales, similares a garras de animal, en color negro” (fs. 21 de los antecedentes). V) En otro orden, los signos en pugna cubren clases internacionales diferentes. Las marcas pre- registradas protegen las clases internacionales 9, 14, 16, 18, 25 y 32, mientras que la solicitada pretende proteger “Todos los servicios con excepción a los relacionados con la categoría música y afines” de la clase internacional 41. De ahí que, sea de aplicación el principio de especialidad previsto en el art. 11 de la citada ley Nº 17.011 que establece: “La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada”. En efecto, respecto a la aplicación del referido principio de especialidad, debe cotejarse si la vinculación de servicios en una y otra clase permite concluir que existe concurrencia que trasciende a la protección que otorga cada clase. Como señalara el Cuerpo: “Ahora bien, a juicio de esta Corporación, el principio de especialidad impide el riesgo de confusión en el que podría incurrir un consumidor. El principio de especialidad brinda protección a aquel titular del signo registrado en determinada clase; dicho amparo podrá extenderse en hipótesis de productos o servicios concurrentes, cuando el riesgo de confusión, pudiere existir en el consumidor medio. Y ello se produce en aquellos casos en los cuales, éste no esté en condiciones de deslindar los servicios comprendidos en una y otra clase internacional” (sentencia No. 872/2011). Los servicios que pretende proteger la solicitada son diversos a los productos que cubren las marcas opositoras, por lo que los intereses de sus consumidores también serán distintos, así pues, resulta de aplicación el citado art. 11 de la Ley Nº 17.011. VI) En definitiva, la actuación de la accionada resulta plenamente legítima, razón por la cual corresponde el rechazo de la demanda impetrada, y la consecuente confirmación del acto enjuiciado. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).