Sentencia Definitiva N° 561/2001

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 15 de agosto de 2001. No. 561 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 1379/98). RESULTANDO : I) Que con fecha 10/11/98 compareció Eduardo Lapenne en representación de Societé des Produits Nestlé S.A., entablando demanda de nulidad en tiempo y forma contra la Resolución de fecha 24/9/97, emanada de la Directora Técnica de la Propiedad Industrial de la demandada, en ejercicio de atribuciones delegadas, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca “FRI-D’OR (Acta No. 271.324) para distinguir artículos comprendidos en las clases ints. 29 y 30 a favor de la firma Fri-D’Or B.V.. Publicada en el Diario Oficial con fecha 7/11/97 (fs. 30 de A.A.), interpuso en tiempo y forma recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 17/11/97 (fs. 1 de A.A.) quedando agotada la vía administrativa por resolución denegatoria ficta configurada el 20/9/98. La parte actora se agravia respecto del acto en causa, ya que, a su juicio, el mismo es violatorio de la regla de derecho. Expresa que la marca concedida es confundible con la prerregistrada de su propiedad “FRIGOR” (Acta No. 289.826) para proteger las mismas clases internacionales 29 y 30. Expresa que, de un cotejo sucesivo de las marcas en pugna, surge que prácticamente son idénticas desde el punto de vista fonético, y la diferencia gráfica es mínima, siendo realmente confundibles para el público consumidor de dichos productos. Funda su pretensión al amparo de los arts. 1 y 6 de la nueva Ley de Marcas No. 17.011. II) Que a fs. 14 compareció la demandada estableciendo que el acto impugnado se ajusta plenamente a derecho. Manifiesta que el mismo fue dictado conforme a lo establecido por el art. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas, de 29/11/40. Entiende que las diferencias gráficas y fonéticas son apreciables y que si bien ambos registros pertenecen a las mismas clases internacionales, refieren a productos disímiles. En definitiva, solicita se desestime la demanda. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 16, habiéndose producido la que obra certificada a fs. 23. IV) Que alegaron las partes por su orden a fs. 25 y 31, respectivamente. Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 471/2000 de fs. 34 a 34v., aconsejó desestimar la demanda, confirmando la resolución impugnada. V) Que citadas las partes para sentencia (fs. 36), se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I- Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II- Que el Tribunal, por mayoría y discrepando en la oportunidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el acogimiento de la pretensión anulatoria movilizada. Se impugna la Resolución dictada el 24/IX/97 por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (D.N.P.I.) en cuanto concede el registro de la marca “FRI-D’OR”, solicitada bajo Acta No. 271.324, a favor de la firma “FRI-D’OR BV” de HOLANDA, para distinguir los artículos o productos de las Clases Internacionales 29 y 30. Dicho acto no figura en los A.A. ni en autos (en el Legajo “A” de A.A. no figura tampoco la solicitud de la marca enjuiciada, ni la oposición que SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. aduce haber deducido, ni el dictamen de la Asesoría Letrada de la D.N.P.I. previo a la emisión del acto que ahora se cuestiona, etc.). Empero, su existencia y contenido no es objeto de cuestionamiento de especie alguna. La accionante estima que, en el ocurrente, se perfila un supuesto de CONFUNDIBILIDAD entre la marca de su propiedad “FRIGOR” y el signo concedido (FRI-D’OR). No se alega, en cambio, una hipótesis de COMPETENCIA DESLEAL (arts. 2, núm. 13, Ley 9.956/1940; arts. 6 bis y 10 bis del Convenio de París, DL 14.910; y, actualmente, art. 5o., núm. 7, de la Ley 17.011, de 25/IX/98), que -en su caso- sería de difícil recepción en virtud de que la marca dubitada es la reproducción casi total (y textual) del NOMBRE COMERCIAL de la empresa que adquirió la propiedad del signo en cuestión (arts. 24/28, L. 9956 cit.; y arts. 67/72, L. 17.011 cit.), lo que excluiría, en principio, la configuración de tal supuesto pese a la indudable NOTORIEDAD de la marca FRIGOR. Ceñida la presente decisión al tema de la CONFUNDIBILIDAD, la división que se produce en el seno de la Corporación es corolario de las dificultades que ofrecen, casi habitualmente, los casos de marcas similares que imponen apreciar las semejanzas y diferencias (sobre todo las primeras) lo que implica una valoración que es innegablemente subjetiva y, de suyo, opinable. Especialmente en casos como el subjudice que puede considerarse “límite”. Desde el punto de vista ortográfico (aspecto donde la confusión es más frecuente, como señala el Dr. Mario D. LAMAS en “Derecho de Marcas en el Uruguay”, Montevideo, 1999, pár. 8.1.1.), las diferencias entre las marcas en pugna son MÍNIMAS, como lo revela el examen que formula la parte actora en su demanda (fs. 6v.): ambas marcas tienen la misma desinencia “ OR” y comparten el mismo radical(“FRI”). La única diferencia radica en una sola letra (“ G” en la marca opositora; “ D” en la marca cuestionada), con el agregado de un guión que separa el radical “FRI” de la letra “D” ( su apóstrofe) y el radical. Las diferencias, pues, son muy leves, lo que debe apreciarse en función de la exigencia legal de que las marcas enfrentadas deben ser “CLARAMENTE DIFERENTES” (art. 33 Dec. Regl. de 29/XI/940, de la L. 9956/1940, en la redacción dada por el art. 2o. Decreto de 6/VII/945; y, ahora, art. 6o. L. 17.011, norma ésta que procura “evitar confusión” no sólo “...respecto de los mismos productos o servicios...”, sino también con relación a los “...productos o servicios concurrentes”. Desde el punto de vista FONÉTICO, también es mínima la diferencia, especialmente porque las letras “G” y “D” “suenan” de modo parecido. De modo que tampoco en este aspecto hay “claras diferencias”, es decir, diferencias apreciables o significativas. Tiene aplicación, al respecto, la decisión de la justicia argentina en cuanto afirmó el “parecido verbal” existente entre los signos “ VITALUM” y “PINT-ALUM” (FS. 7, cita de la parte actora), situación muy similar a la que aquí se plantea. En cambio, la afirmación de la propietaria de la marca en pugna de que coexisten marcas iguales para la misma Clase Internacional cubriendo productos diferentes a nombre de distintos propietarios (caso de “TWEED”, “TURBO”, “ANDINO”, “TRIUNFO”, “PATTY COLLINS”, “TRES CRUCES”, “BOURSIN” y “TROPICAL” (FS. 14/15, “a” DE A.A.), es de relativa trascendencia, pese a que procura actuar el denominado PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, porque cada acto debe ser apreciado en sí mismos y porque los precedentes de la Administración obviamente no vinculan al Tribunal. El único elemento que podría neutralizar esa similitud ortográfica y fonética, es el alcance de la protección de cada signo. Porque la marca enjuiciada distingue “productos hechos de papa, comidas congeladas y comidas preparadas” (fs. 5, núm. 4, Legajo “A” cit.); en tanto que “FRIGOR” DISTINGUE, en la Clase Int. 29: “Alimentos lácteos en polvo, sucedáneos de alimentos lácteos, mermelada, productos para untar a base de vegetales, a base de leche o de azúcar”; y, en la Clase Int. 30: “Harinas y preparados hechos a base de cereales, miel y sucedáneos de la miel, azúcar postres-budines, helados y comestibles y conservas de helados comestibles, polvos y esencias para la preparación de helados comestibles” (SIC) (Acta No. 289.826 sobre solicitud de renovación de la marca concedida inicialmente con el No. 211.624, (fs. 40/45, Legajo “B” de A.A., especialmente fs. 42 y 44). Ello determinaría la operatividad del PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (arts. 4o. L. 9.956 y 11, L. 17.011). Empero, como señala el Dr. Juan M. GUTIÉRREZ CARRAU, cuando se trate de productos o servicios relacionados o vinculados que atiendan similares necesidades, donde pueda darse una CONFUSIÓN INDIRECTA; o cuando se trate de nombres comerciales notorios, en estas dos excepciones debe ceder el referido principio de especialidad (“Manual Teórico-Práctico de Marcas”, 2da. ed. 1998, pág. 71). Y, en la especie, se perfilaría una hipótesis de CONFUSIÓN INDIRECTA, lo que se explica a través de lo que el Prof. Manuel AREAN LALIN denomina confusión en sentido ESTRICTO y confusión en sentido AMPLIO, distinguiendo a su vez, dentro de la primera, la confusión en sentido MEDIATO y la confusión en sentido INMEDIATO. En efecto, el citado autor español expresa: “El sistema marcario protege no sólo el interés particular de las empresas, sino también el interés general de los consumidores” (Conf. AREAN LALIN, M.: “La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio”, en Rev. Propiedad Industrial, No. 5, año 1996, pág. 12, 2a. columna). El mismo AREAN LALIN señala, en otro trabajo, que: “Para determinar la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios confrontados, habrá que atender a su naturaleza, propiedades y, sobre todo, finalidad; así como a sus canales de comercialización. Al igual que la semejanza entre los signos, la similitud entre los productos y servicios requiere complejos y sutiles juicios valorativos para dilucidar, con ayuda de las pautas o criterios que la jurisprudencia ha ido elaborando, si existe o no riesgo de confusión...”. Y agrega que: “...se separa el riesgo de confusión en sentido estricto de riesgo de confusión en sentido amplio. Y, a su vez, dentro de la confusión en sentido estricto se distingue entre riesgo de confusión mediato o inmediato. En el riesgo de confusión en sentido estricto, el error se proyecta sobre la IDENTIDAD DE LA EMPRESA TITULAR. Cuando la distinción entre los signos resulte compleja -esto es, cuando para los consumidores y usuarios se trate de un mismo signo-, se estará en presencia de un riesgo de confusión inmediato. Por el contrario, el riesgo de confusión mediato tendrá lugar en aquellos casos en que aun sin resultar confundibles los signos entre sí, sus características comunes puedan hacer creer razonablemente a los consumidores que uno es derivación del otro y que, por lo tanto, ambos poseen un origen empresarial común. En estos supuestos el riesgo de asociación será más probable si en el correspondiente sector del mercado se detecta una tendencia generalizada a la diversificación de actividades que desemboca en la formación de conglomerados empresariales...”. Finalmente, se detectará la existencia de un riesgo de confusión en sentido amplio cuando en el tráfico se aprecie que se trata de empresas diferentes pero, debido a la SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS, SE CONSIDERE ERRÓNEAMENTE QUE ENTRE AMBOS OPERADORES MEDIAN CONEXIONES ECONÓMICAS U ORGANIZATIVAS... por ejemplo, que el titular de la marca patrocina o autoriza el uso del signo por virtud de una licencia colateral; fenómeno conectado con el marchandising que se da con bastante frecuencia con respecto a ciertos tipos de marcas (como las constituidas por una creación gráfica) y en relación con ciertas clases de productos (prendas de vestir, juegos y juguetes, etc)” (AREAN LALIN, Manuel: “Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas...”, (Excepciones al Derecho Exclusivo y libre movimiento de productos y servicios), en Rev. de la Propiedad Industrial cit., No. 4/996, págs. 54/55). III- Que el mencionado RIESGO DE CONFUSIÓN, en cualquiera de los sentidos que anota el Prof. AREAN LALIN, se incrementa en el caso por la innegable notoriedad de la marca “FRIGOR”, marca registrada en 37 países (incluido URUGUAY) (fs. 26v. de autos; y fs. 69, Legajo “B” de A.A.). Cierto harto conocidas las etiquetas o emblemas que asocian “FRIGOR” con “NESTLÉ” (fs. 113/158, “B” de A.A.). Pese a que la propia actora pone énfasis en uno de los productos que distingue “FRIGOR”, que son los HELADOS (21 registros ostenta el respecto, fs. 26v. de autos), tal como surge de gran parte de la documentación obrante a fs. 73 a 112 del Legajo “B” cit. (especialmente nómina de lista de helados, en litros, vendidos en 1994 a 1998, fs. 64 a 67, “B” de A.A.), lo cierto es que el signo cubre productos de las clases Ints. 29 y 30, ya relacionados, tratándose de productos alimenticios, es decir, de CONSUMO MASIVO, donde opera la denominada teoría del “ comprador- discriminador” (“ discriminating purchaser ”, en EEUU), que se ha desarrollado como uno de los factores de análisis de confundibilidad. Porque el adquirente de productos de consumo masivo es normalmente, en tanto que “consumidor medio”, considerado “poco atento” y, por ende, muy proclive a caer en confusiones o a ser llevado o inducido a error (GUTIÉRREZ CARRAU: Ob. cit., págs. 89/90). La notoriedad de la marca FRIGOR (fs. 21/39 y 46/63, “B” de A.A.), suscita riesgo de confusión por la “asociación” que entre marcas muy similares puede realizar el adquirente medio y poco diligente, comprador de los productos que aquéllas protegen, artículos que tienen similares canales de comercialización (almacenes, supermercados, etc.) y pueden hacer pensar, muy fundadamente, en que una (marca cuestionada) es una variante o derivación de la otra (marca opositora). Para la mayoría que acuerda esta decisión, es aplicable el art. 6 bis del Convenio de París, porque la marca opositora es NOTORIA y porque el Nral. 1 alude a la utilización de marcas para “...productos idénticos o similares”, siendo esta última la hipótesis que se estima verificada en la especie (productos alimenticios). Y la protección del nombre comercial también debe ceder, en casos como el ocurrente, cuando lleva a vulnerar la normativa referida a la protección de los signos marcarios. Difícil es pensar que el consumidor/medio pueda distinguir entre “comidas preparadas” (marca cuestionada) y “harinas y preparados hechos a base de cereales” (marca opositora), lo que indica que no es totalmente exacto que FRIGOR sólo distingue productos lácteos, porque de ser estrictamente así se habría convocado el principio de especialidad. De ahí el error que, para la mayoría del Cuerpo, traduce el literal C) del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 34v.), con quien se discrepa también respecto de la afirmación que formula en el literal precedente (“B”, fs. 34v.). Por los fundamentos expuestos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por mayoría FALLA : Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Brito del Pino (d.), Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Bermúdez (r.), Dr. Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Brito del Pino: discorde, voto por confirmar, porque: 1) Aunque ortográfica y fonéticamente las diferencias son pequeñas, existen, y eso haría muy opinable decidir si son o no suficientemente “claras” al tenor del art. 33 del decreto reglamentario del 29/nov./40. Pero creo que sin perjuicio de eso, igual estuvo bien la DNPI al conceder el registro. 2) Los A.A. son muy incompletos, pero conforme a lo que surge de ellos y dichos de la propia parte actora, que no los controvierte sino que los ratifica (fs. 8, num. 10.2), doy por sentado que los productos protegidos por la registrada y la aquí oponente son sólo algunos dentro las clases internacionales 29 y 30, y, además, son muy distintos (ver detalle, A.A. fs. 13: “productos hechos de papa, comidas congeladas y comidas preparadas”, solamente para la primera; y una larga lista de productos comestibles -sin nada que tenga que ver con la papa- para la segunda). 3) Por consiguiente, creo que la cuestión debe ser resuelta en función de la regla de la especialidad (art. 4 de la ley No. 9.956), y eso me lleva a sostener que no se da el riesgo de confundibilidad. 4) No me convence que se trate de productos “afines” ni me convence que por la notoriedad de la marca de la aquí actora en el exterior del país (argumentos de fs. 8 y A.A. pieza B), haya que dejar de lado esa regla. Desde que incluso el art. 6 bis del Convenio de París, cuando busca la protección de la marca notoria, requiere que se trate de “...productos idénticos o similares...” y aquí eso no se da.