Sentencia Definitiva N° 529/2001

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 15 de agosto de 2001. No. 529 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No.1144/98). RESULTANDO : I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 29/8/1997, que concedió el registro de la marca “MONTERREY” (etiqueta), para la clase int. 30. En la demanda afirma que se concedió el registro sin derechos privativos respecto a las denominaciones constitutivas, pero sí respecto al conjunto marcario solicitado. Sostiene que ello vulnera sus derechos como titular del registro de la marca “NESCAFÉ”, marca mixta constituida por la expresión denominativa y el envase. Dice que la combinación de elementos figurativos que constituyen ambos registros, presentan una misma impresión de conjunto, ya que en los dos se reproduce la utilización de granos de café sobre los cuales se observa la figura de una taza cuyo color es rojo, siendo la parte interior visible blanca, conteniendo café cuya espuma se coloca en el mismo lado de la taza. Agrega que en la etiqueta registrada, la complementación con los rostros en blanco y negro, no resta relevancia sino que se diluye ante el elemento principal, que es respecto del cual se verifica la aproximación, casi servil, de su registro marcario. Señala por último, que la similitud que presentan las etiquetas de ambos conjuntos marcarios, pretenden desviar la clientela en su favor, induciendo en error al consumidor medio, quien se verá vulnerado en su buena fe. II) El demandado en su contestación, expresa que la marca en cuestión, a criterio de la Administración, es registrable con la limitación que se establece, ya que difiere del signo propiedad de la actora en cuanto a que es claramente diferente y además reviste en una clase también diferente. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 48, y alegaron las partes por su orden (fs. 49-55 y fs. 58). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 404/2000), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido introducida dentro del plazo legal, lo que procede, entonces, ingresar al análisis del aspecto sustancial de la cuestión planteada. II) Eduardo LAPENNE en representación de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. promueve acción de nulidad contra el Estado, Ministerio de Industria, Energía y Minería, a fin de obtener la anulación del acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 29 de agosto de 1997, por el que se concedió el registro de la marca “MONTERREY” (etiqueta) Acta No. 288.699 para la Clase Internacional 30, por considerar que el mismo ha sido dictado con violación de la norma de derecho. Conforme al planteo de autos, surge de los antecedentes administrativos y de la causa que se tramita en los autos caratulados: “SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” No. 1145/98), que se impugnó el registro marcario “MONTERREY” (etiqueta) Acta No. 286.543 de fecha 20 de agosto de 1997, para la misma Clase Internacional 30, en razón de los mismos conceptos y fundamentos que se esgrimen para justificar la pretensión anulatoria que se promueve en el presente proceso. En consecuencia, el tema de la confundibilidad referido a la confrontación entre la marca “MONTERREY ” de la Compañía de Productos, Alimentos y Servicios Corpora S.A. de Chile; y los registros: “NESCAFÉ” Y “BRACAFÉ” de la aquí compareciente, Societé Des Produits Nestlé S.A., ha sido objeto de pronunciamiento por la Corporación, según se infiere de la Sentencia No. 528 dictada en los autos Ficha No. 1145/98 referidos precedentemente, por cuyo mérito, siendo traslada en la especie la decisión adoptada por la mayoría de los integrantes de la Sala en la oportunidad, se tendrá como fallo de la causa en examen, el recaído en el proceso anterior que se explicitara supra, a cuyos fundamentos se remite. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por mayoría FALLA : Desestimando la demanda y, por ende, confirmando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Brito del Pino, Dr. Mercant (d.), Dr. Baldi (r.), Dr. Bermúdez (d.), Dr. Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada). Discordia del Dr. Mercant : Discorde por entender que: I) Si bien no puede dejar de reconocerse que la marca “Monterrey” en su enunciación aparece como diferente de la que se pretende proteger, y que, según se afirma por la sociedad “Corpora S.A.”, se ha acreditado que ambas marcas han coexistido durante muchos años en Chile sin que se haya producido confusión alguna (fs. 66 de A.A. Letra “A”). De todas formas y analizando las marcas en su conjunto, más aún por tratarse de marcas “mixtas”, se estima que aparecen significativas similitudes en la representación figurativa, que hacen pensar en la existencia de copia de elementos, realizados de tal forma, que pueden configurar un supuesto de confundibilidad o aún de competencia desleal. Así la presentación general de los productos “Monterrey” disposición de los colores, marrón, blanco y rojo, la figura de dos tazas rojas con interior blanco y la marca del producto en fondo blanco al centro de las etiquetas y envases, todo ella evoca a la empleada por los productos distinguidos por “Nescafé”. Si bien en los hechos no existe una distinción de tratamiento entre “envase “ y “envoltorios”, corresponde intentar acercar la moderna figura del “trade dress” que ha cobrado gran notoriedad en los últimos años y se ha ido incorporando en las legislaciones de algunos países sea a través de la ley de Marcas o en Leyes especiales (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual Teórico Práctico de Marcas”, 2ª Edición 1998). Tras ese concepto, según señala el autor, se ha entendido tradicionalmente que “la apariencia visual de las etiquetas, envoltorios, envases o empaques de los productos, sin embargo modernamente el concepto incluye también la apariencia global del producto y su empaque llegando incluso a comprender el diseño y la forma del mismo. Vale decir que el “trade dress” abarca la imagen o impresión visual que provoca el producto y su empaque como un todo...” Dentro del que pueden incluirse medidas, formas, color o combinación de colores, textura, representaciones gráficas y hasta se ha llegado al extremo de comprender técnica de ventas....” (GUTIÉRREZ CARRAU, Ob. y pág. Cit.). Concluyéndose por parte del autor y la doctrina especializada más moderna, que de todas formas se trata de una cuestión que debe ser resuelta por el intérprete en cada caso. II) Es importante señalar que en el caso ambos registros identifican o distinguen marcas y productos de una misma naturaleza que se comercializa a través de los mimos canales de venta, constituyen productos de consumo masivo y están orientados a un mismo tipo de público, por lo que no puede dejar de reconocerse la existencia de un riesgo cierto en que un consumidor medio razonable (de diligencia media) atribuya a éstos un mismo origen empresarial o que pueda llegar a creer en la existencia de una vinculación de las empresas productoras de los respectivos productos. Ello ingresa en el riesgo, en sentido amplio o estricto, de confusión, sea dicho riesgo mediato o inmediato como expresa el profesor Manuel Aréan Lalin (en “Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas” en Revista de Propiedad Industrial No 4/996, págs. 54/55). De la misma forma el Dr. Jesús GÓMEZ MONTERO entiende que debe existir una protección de la marca, del riesgo de confusión que se pueda sufrir por asociación o confusión indirecta. En el caso existen varios elementos comunes a considerar: la taza de un idéntico color rojo en las dos, el fondo blanco que se asoma, los granos de café que rodean la taza, la espuma típica del café. Todo ello surge de autos y de la protocolización de fotos que lucen en el Legajo “B”. Poco cambia el hecho de que “Nescafé” y “Bracafé” usen una sola taza y que “Monterrey” utilice dos, más el aditamento de dos figuras humanas, porque lo cierto es que la impresión General es de indudable similitud, atenuada por la diferencia en lo denominativo pero que no resulta suficiente para disminuir la impresión de conjunto ya señalada y que conforma el “trade dress” de la firma oponente. III) La pericia realizada en términos de alta técnica para establecer las diferencia (realizada por Patricia Barros en Santiago de Chile en el año 1996 y que surge a fs. 43/53 y 54/55 del Legajo “A” ya citado) no hacen más que marcar las dificultades para diferenciar “diseños y emblemas”, pues en ella si bien luego de un prolijo y pautado estudio se concluye en la ausencia de peligro de confusión, tal actitud crítica y de apreciación de un entendido, no puede pedirse al consumidor medio que carece de conocimientos tan depurados como para arribar a la convicción de que no existe confundibilidad. La pericia viene a demostrar justamente lo contrario de lo que pretende, porque en definitiva el consumidor medio o razonable puede ser inducido a error o llevado a confusión por la apariencia general de una y otra etiqueta. IV) Si bien en el año 1981 se registró por primera vea “Monterrey en Chile, ya entonces existía como marca, por lo menos notoria, “Nescafé” y esta marca y el elemento figurativo complementario ha sido usado desde hace más de 30 años, extremo que no ha sido controvertido, eso no resulta suficiente, pues en la década del 60 ya existía “Nescafé” y su elemento figurativo en discusión, es sospechoso que los elementos seleccionados por la firma chilena para cubrir artículos que distinguen su marca sean prácticamente los mismos, pues dicha empresa no desconocía o no podía ignorar la existencia de “Nescafé” y su “Trade dress” o elemento figurativo complementario. Las inspecciones judiciales obrantes en los A.A. y documentación gráfica, agregada, permiten advertir la fuerte similitud que existe entre los elementos gráficos o figurativos de las marcas en pugna. En la denominada “Confundibilidad por similitud de dibujo” expresa el Dr. Mario D. LAMAS en su libro “Derechos de Marcas en el Uruguay” pág. 236: “rigen las mismas reglas de apreciación de las denominaciones, especialmente, la necesidad de apreciar el “conjunto””. Y este “conjunto”, en el caso, a través de los cuatro elementos importantes comunes que tienen los diseños de las marcas en pugna (utilización de una taza color rojo, fondo blanco de la misma, granos de café alrededor de ella y espuma en su borde), permiten llegar a la conclusión de que existe un claro riesgo de confusión y admitir un supuesto de confundibilidad. En base a ello es que se estima que el acto debió ser anulado. Discordia del Dr. Bermúdez: Discorde por los mismos fundamentos expuestos por el Dr. Mercant.