Sentencia Definitiva N° 805/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de noviembre de 2022. No. 805 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERIA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 725/2020). RESULTANDO : I) La parte actora compareció representada por la Dra. Stella Maris Bezón y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 21 de febrero de 2020, mediante la cual se resolvió conceder el registro de la marca denominativa DROSIX, solicitada bajo expediente No . 485542, a favor de BALIARDA S.A., para cubrir los productos de la clase internacional N o. 5 (fs. 59, en carpeta verde de 119 fojas, A.A.). En su dem anda manifestó que es titular de la marca denominativa DOZIC, concedida bajo Acta No. 389.201, que protege todos los productos comprendidos en la clase internacional No. 5. En necesaria síntesis , se agrav ió de la concesión del registro de la marca “DROSIX” en favor de BALIARDA S.A . ya que es peligrosamente confundible con la marca de su propiedad, lo cual la habilita a reclamar la exclusividad en el uso de su marca. Sostuvo que la marca solicitada es ortográfica y fonéticamente cuasi idéntica a la marca de la que es titular. No presenta las claras diferencias ni posee la distintividad que se requieren para su registro marcario de acuerdo a lo previsto en el art ículo 6º de la Ley No. 17.011; es decir, no resulta suficientemente característica ni portadora de rasgos diferenciables eficaces. Entre DOZIC y DROSIX se aprecian elementos visuales, ortográficos y fonéticos altamente similares. Varias de las letras que contiene su marca se reiteran en la marca concedida (idénticas letras en el mismo orden), sus raíces DRO - DO al igual que sus desinencias SIX - ZIC son cuasi idénticas, lo que hace que sean absolutamente similares desde todo punto de vista, sobre todo fonético. Los consumidores pueden verse inducidos a creer que la marca solicitada constituye un nuevo signo de la empresa accionante. Siendo infinita la gama de posibilidades a la hora de crear una marca con la que se identificará determinado tipo de servicio, no es admisible que la elegida sea confundible con otras pre - registradas para distinguir servicios idénticos y concurrentes. Abogó por un criterio estricto a la hora de analizar el cotejo marcario pues se trata de productos que integran la clase internacional No. 5 y se trata no solo de tutelar el derecho del consumidor, sino que también se debe proteger la salud pública. El hecho que BALIARDA S.A . haya limitado la protección de su marca, no enerva la posibilidad de confusión y/o asociación en el consumidor, máxime teniendo en cuenta que la marca de la compareciente protege la totalidad de los productos de la clase internacional No. 5. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 6). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes Riera, qu ien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. Los signos que se cotejan son de tipo denominativo y en su dimensión semántica, no derivan hacia ningún concepto de uso corriente y desde el punto de vista fonético son perfectamente diferenciables. Si bien es cierto que ambos signos comparten algunas letras, el análisis de confundibilidad debe realizarse considerando a cada signo como una totalidad y el cotejo no puede descomponer a los signos en sus elementos, que por ser denominativos se reducen a letras. Además, se remitió al informe jurídico de la Asesora Letrada de DNPI, Dra. Andrea Capano, de 20 de enero de 2020. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda a la vez que solicitó se noticiara del pleito a BALIARDA S.A., con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley No. 15.524 (fs. 16 a 17 vto.). III) Por decreto No. 715/2021 se ordenó dar noticia del pleito al tercero (fs. 19). Una vez notificada BALIARDA S.A. (fs. 20), compareció representada por el Dr. Matía s Cikato y dedujo tercería coadyuvante con el Estado. En resumidos términos, argumentó que se aplica el principio de especialidad ya que circunscribió los productos farmacéuticos cuya protección procura exclusivamente a aquellos de uso neurológico y psiquiátrico, que requieren para su venta de receta verde expedida por especialistas. En ese contexto, señaló que la existencia de cierta similitud fonética no es suficiente para impedir el registro de su marca. Estando ante productos farmacéuticos de este ti po que se expenden bajo receta, el análisis de confundibilidad debe realizarse con un criterio benévolo. Del cotejo de los signos marcarios en pugna realizado correctamente, es decir, en conjunto sin desmembramientos ni en partes, se puede observar que nin guno de ambos signos tiene carga semántica alguna, lo que disminuye la capacidad de ser asociados entre sí. Además, refirió a la existencia de un antecedente de marca “DOSIL” del Laboratorio SZABO, en que la ahora accionante ha tolerado su convivencia en el registro marcario. Por todo lo expuesto, alegó que la demanda anulatoria debía ser rechazada y la Resolución impugnada confirmada (fs. 22 a 26). IV) Por decreto No. 3832/2021 (fs. 40) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agr egada y certificada a fs. 60. V) Las partes y la tercerista alegaron por su orden (fs. 63 a 66; fs. 69; y fs. 72 a 75 vto.). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 39/2022 y aconsejó la confirmación del acto (fs. 78 a 79). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 81). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , corresponde relevar el cumplimiento de las exigencias que según la normativa vigente (Constitución artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9) habilitan el examen de la pretensión anulatoria. La Resolución encausada se emiti ó el 21 de febrero de 2020 (fs. 59, A.A.) y según manifestaciones de la actora (fs. 1, infolios) no controvertidas por la demandada (fs. 16 a 17 vto., infolios), se notificó el 4 de marzo de 2020. El 16 de marzo de 2020 interpuso los recursos de revo cación y jerárquico en subsidio (fs. 65 a 73, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el recurso, el 9 de octubre de 2020. La demanda se interpuso tempestivamente el 30 de noviembre de 2020 (nota de cargo, fs. 7). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 10 de julio de 2017 se presentó BALIARDA S.A. a solicitar bajo Acta N o. 485.542 el registro de la marca denominativa DROSIX, para cubrir en la clase internacional No. 5 (fs. 3 a 5, A.A.), la que con fecha 6 de abril de 2018 fue limitada exclusivamente a “productos farmacéuticos para uso en psiquiatría y neurología” (fs. 36 a 37, A.A.). Ante dicha solicitud dedujo oposición la actora (fs. 6 a 17, A.A.) y LABORATORIO LKM S.A. (fs. 18 a 35, A.A.), oposición esta última que luego fue retirada, a raíz de la limitaci ón efectuada por BALIARDA S.A. (fs. 38 a 40, A.A.). Otorgada vista de la oposición deducida a BALIARDA S.A., la evacuó argumentando su improcedencia en virtud que el signo de la opositora no resultaba confundible con la marca DROSIX (fs. 44 a 54). Por su p arte, la División Examen de Signos Distintivos no dedujo oposición de oficio (fs. 43, A.A.). El 20 de enero de 2020 se pronunció la Asesora Letrada, Dra. Andrea Capano (fs. 55 a 57, A.A.), quien al efectuar el cotejo marcario entre DROSIX y DOZIC manifestó: “(…) si atendemos a la impresión general que despiertan, debemos concluir que impresionan distinto; ya que no comparten ni sus raíces (“DRO” - “DO”) ni sus desinencias (“SIX” - “ZIC”), si bien su fonética presenta cierta similitud. Para determinar si ex iste riesgo de confusión debemos analizar el conjunto marcario sin descomponer el mismo y dicho examen debe ser sucesivo, ya que raramente el consumidor tenga delante ambas marcas para así cotejarlas. (…) Nuestra legislación marcaria vigente no exige que l os signos sean absolutamente diferentes a los fines del registro, sino que basta con que presenten elementos que permitan al consumidor diferenciarlos ; es por tanto la impresión de conjunto en su similitud lo que provoca la confusión y no cada una de sus partes individualmente consideradas. Como ya se expresó, del análisis unitario y globalizado de los signos marcarios en pugna, se aprecian diferencias sustanciales, que hacen posible la coexistencia de los mismos en el registro y en el mercado, sin riesgo d e confundibilidad marcaria ; y por ende, el análisis globalizado de los signos, provoca que los mismos sean perfectamente distinguibles en su apreciación de conjunto. Por último, también debería tenerse presente la especialidad del producto que pretende pr oteger la marca solicitada (“Productos farmacéuticos para uso en psiquiatría y neurología) y el consumidor al que esté destinado el mismo ; el cual estará atento al momento de adquirirlo y poco proclive a caer en confusión. En virtud de lo que antecede, en opinión de la dicente, las marcas en pugna presentan claras diferencias que permiten su coexistencia en el registro y en el mercado. Dichas diferencias hacen improbable que los signos marcarios sean pasibles de confusión o de incurrir en “riesgo de asociación” (fs. 56, A.A.) (la negrilla no está en el original). Finalmente, el 21 de febrero de 2020 se emitió la Resolución encausada, mediante la cual se resolvió conceder el registro de la marca denominativa DROSIX, a favor de BALIARDA S.A., para cubrir los productos de la clase internacional N o. 5 (“Productos farmacéuticos para uso en psiquiatría y neurología”) (fs. 59, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes , habrá de compartir lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado e n lo Contencioso Administrativo (fs. 78 a 79) y dispondrá la confirmación del acto, por las razones que se explicitarán. El punto central a dilucidar consiste en determinar si existe confundibilidad entre la marca denominativa pre - registrada de la actora, DOZIC, para distinguir productos de la clase internacional N o. 5, y la denominativa concedida, DROSIX, para cubrir los productos de la clase internacional No. 5, en el segmento de “productos farmacéuticos para uso en psiquiatría y neurología”. Prestigiosa doctrin a, recogida por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de reca er exige, obviamente, un margen de flexibilidad racional acorde a las c ircunstancias de cada caso (Cf . Siegbert Rippe, “La propiedad industrial en el Uruguay”, p. 313 y ss.) ( sentencias Nos. 648/1996, 255/2005, 686/2017 , 182/2019, 448/2019, 2/2020, 734/2020, 595/2021, 127/2022 y 635/2022, entre otras). La Ley de Marcas pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes pertenecientes a distintos titulares, protegiendo los derechos e intereses de los propietarios de las marcas y de los consumidores que adquieren los productos marcados (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas” , Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, capítulo IX, p. 155). La confusión de marcas es uno de los aspectos más difíciles de determinar, resultando por ello una cuestión de hecho y opinable. Así lo destaca Juan Manuel G utiérrez Carrau en tanto advierte: “(…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física) el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que e xiste posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propied ad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…)”: Cf. Juan Manuel G utiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 155). En aras de alcanzar una conclusión más objetiva, doctrina y jurisprudencia han elaborado determinadas reglas y métodos de apreciación, que son las siguientes: “1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del produ cto o servicio. 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Cf. Juan Manuel G utiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas” , op. cit. p. 156 , quien sigue el planteo formulado por Siegbert Rippe, en “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, op. cit., p. 313) (la negrilla no está en el original).) Dicho de otro modo, el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “ en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “ pre - reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos), atendiendo más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle, evaluando las similitudes en los planos fonético, gráfico e ideológico, tomando en cuenta la naturaleza del producto y el “consumidor medio relevante” (Cf. Luis Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, tomo 2, Editorial Heliasta, 2008, 3ª Edición, p. 41) (sentencias Nos. 351/1988, 522/1990, 211/2009, 513/2010, 6/2011, 687/2017 , 558/2019, 2/2020, 734/2020, 595/2021, 127/2022 y 635/2022, entre otras). IV) Interesa destacar, especialmente, la tercera regla señalada por la doctrina, según la cual, quien efectúa el cotejo debe colocarse en el lugar del presunto adquirente de los productos o servicios en cuesti ón. De este modo, deberá determinarse si, en virtud de la naturaleza de los artículos a ser consumidos, de las vías o medios por los cuales se adquieren, de su importancia económica, o de otros factores, el consumidor será más o menos cuidadoso a la hora d e elegir la marca del producto que adquirirá o del servicio que contratará. Al referirse a la figura del consumidor, Chijane señala que se espera un mayor grado de atención en los compradores o usuarios de productos y servicios eminentemente selectivos, q uienes tendrán una mayor sensibilidad para diferenciar los signos marcarios, a diferencia de lo que ocurre con quienes compran productos o contratan servicios de adquisición masiva, los cuales pondrán menos atención a la hora de seleccionar los mismos. Agr ega el autor que el bajo o elevado precio del producto o servicio también incidirá en la postura y percepción de quien realiza el acto de consumo (Cf. Diego Chijane, “Derecho de Marcas”, Editorial B de F - Reus, 2007, p. 362 y siguientes). En similar se ntido, expresa Otamendi: “Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que “a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida que éste las requiera” (Cf. Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, Lexis Nexis, Abeledo - Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2002, p. 184). En relación a la clase internacional 5, comprensiva de los productos farmacéuticos, la óptica del consumidor, en principio, no refiere al standard medio, sino que, por el contrario, éste aparece como profesional y selectivo (médicos o técnicos en farmacia), o bien, de concebirse como aquél que ingiere el producto, igualmente es especialmente cuidadoso en tanto está en juego su salud, debiendo considerarse que son productos que habitualmente se expiden bajo receta médica (sentencias N o. 271/2013, 1 82/2019 y 448/2019 y 635/2022, entre otras). En lo que refiere al cotejo de marcas relativas a productos farmacéuticos, se han distinguido por parte de la doctrina tres posibles criterios o tendencias: a) un criterio riguroso o severo , en razón de qu e dichos productos pueden afectar la salud y poner en peligro la vida humana; b) un criterio benévolo , basado en que el riesgo de confusión se diluye por el hecho de tratarse de productos que se venden por prescripción médica y bajo receta profesional; y porque, por su tipicidad, el consumidor presta cuidadosa atención al adquirirlos; y c) un criterio “intermedio” o “ecléctico” desde que combina o dosifica los dos anteriores según cada caso, por lo que se aplicará un criterio benévolo si se pretende d istinguir productos cuya venta sólo es posible bajo receta, y un criterio riguroso en caso contrario (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, Montevideo, 1992, p. 322, citado por Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 160 a 162). V) En el presente caso, se está ante una pugna marcaria entre productos farmacéuticos ( “DROSIX” concedida y “DOZIC” prerregistrada), surgiendo acreditado que la marca impugnada refiere a productos de uso ne urológico y psiquiátrico (véase fs. 36, A.A.), que tienen como componente la droga “Desvenlafaxina” (fs. 51, infolios), cuya expedición se realiza bajo receta médica (a fs. 54, infolios luce información del MSP en donde consta que los medicamentos con la referida droga se comercializan con requerimiento de receta profesional que indique su uso). Por lo tanto, se impone analizar la confundibilidad de los registros en cuestión, a la luz del “criterio benévolo” , el cual contempla que la posibilidad de confusió n se reduce considerablemente cuando los medicamentos requieren para su venta receta médica. Ello por cuanto nos encontramos ante consumidores que son guiados por profesionales de la salud (médicos psiquiatras y neurólogos en el caso del producto protegido por la marca concedida ) y que son especialmente atentos y cuidadosos al concretar dichos actos, pues está en juego su propia salud. En adición a lo anterior, los productos farmacéuticos por lo general se expenden en comercios especializados , por personal autorizado, todo lo cual torna difícil e improbable la confu sión entre los signos marcarios en disputa (Cf. Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas” , op. cit., p. 191 y siguientes) (véase también sentencias Nos. 129/2010, 747/2011, 402/2020 y 635/2022, entre otras). Por otro lado, desde el punto de vista visual y ortográfico tampoco existe riesgo confusorio, pues se encuentran dadas las “claras diferencias” que exige la normativa vigente para proceder al registro marcario del signo cuestionado y que posibilitan su coexistencia pacífica dentro del mercado nacional con el prerregistrado. La letra “R” en el signo concedido y la diferencia entre la “X” y la “C” en las desinencias, son suficientemente distintivas y diferenciadoras desde tales puntos de vista. Si bi en se advierte cierta similitud del punto de vista fonético, tampoco se plantea un riesgo cierto de confundibilidad, particularmente tratándose de un público particularmente atento en su consumo al estar en juego su propia salud. En este sentido, C hijane afirma: “La distintividad en este tipo de marcas hay que encontrarla en los elementos fonéticos adicionados a las expresiones comunes, los que deben ser suficientemente desemejantes para así generar conjuntos con fuerza individualizadora. Serán dichos elementos los que en la totalidad de los signos absorberán el parecido derivado de las partículas coparticipadas.” (Cf. Diego Chijane, “Derecho de Marcas”, Editorial B de F - Reus, 2007, p. 379-380). Además, no debe perderse de vista que, al tratarse de produc tos farmacéuticos, el hecho de que las marcas en pugna posean ciertos elementos en común, de por sí no es suficiente para desestimar el registro de una nueva marca (sentencias Nos. 271/2013 y 43/2014, entre otras). Por otra parte , tampoco existe prueba al guna concluyente que acredite que la marca concedida pretenda apropiarse de un supuesto prestigio o la fama de la marca prerregistrada por la accionante dentro de nuestro mercado farmacéutico, generando una especie de confusión indirecta acerca de la procedencia u origen del producto que se adquiere. Por último, resulta relevante la existencia en el registro marcario de otras marcas aún más parecidas a DOZIC, como es el caso de la marca DOSIL y que la actora ha tolerado (véase fs. 43, A.A.). Como bien lo d estacan Bertone y Cabanellas de las Cuevas, debe tenerse en cuenta “la coexistencia de signos similares como un factor que reduce la intensidad de la protección concedida a quien tolera tal coexistencia.” (Cf. Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas” , tomo II, Editorial Heliasta, 2ª ed ición, 2003, p. 96) (la negrilla no está en el original). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímase la acción anulatoria y , en su mérito , confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).