Sentencia Definitiva N° 737/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 18 de octubre de 2022. No. 737 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “CATERPILLAR INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad ” (Ficha No. 433/2019). RESULTANDO : I) En este proceso, CATERPILLAR INC., dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 5 de octubre de 2018 por la Dirección Nacional d e la Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.), mediante la cual se concedió el registro de la marca “HELLCAT” (denominativa), Acta No. 461.826, para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional 12 (Vehículos a motor y partes de los mismos; motores para vehículos a motor y parte de los mismos), a favor de FCA US LLC de Estados Unidos. (Fs. 519 de los A.A., Pieza II en 594 fs.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado le causa agravio por cuanto la ma rca HELLCAT cuyo registro fuera concedido, no es claramente diferente de la familia de marcas pre-registradas y notorias “CAT” de CATERPILLAR Inc., tal como lo exige la normativa marcaria. Apuntó que, CATERPILLAR INC. es el fabricante más grande del mundo de maquinaria para la construcción y equipos de minería, motores diésel y turbinas industriales de gas. Señaló que, es ostensible que la marca solicitada para registro por FCA US LLC evoca en forma directa las famosas marcas y signos distintivos de CATERPILLAR INC., tal como lo denota la adopción de la denominación “HELLCAT”, que contiene en forma íntegra a la marca “CAT”. De tal modo, considera que las similitudes entre las marcas en pugna podrían hacer creer al consumidor que los productos ofrecidos por ambas empresas tienen un único origen empresarial o se encuentran relacionadas de alguna manera, cuando ello no es así. Sostuvo que, la firma FCA US LLC no es ajena al mercado de los vehículos a motor. Muy por el contrario, FCA US LLC -siglas de “Fia t Chrysler Automobiles” - es un histórico grupo automovilístico de los Estados Unidos, filial de “Fiat Chrysler Automobiles”, cuya sede se encuentra en Auburn Hills, Míchigan, Estados Unidos. A su entender, existe confundibilidad gráfica, fonética y, tambi én ideológica o conceptual. “ Considera que, de admitirse el registro de la marca “HELLCAT para identificar precisamente los productos de la clase internacional 12 (vehículos a motor y partes de los mismos; motores para vehículos a motor y partes de los m ismos), se causaría grave daño al esfuerzo e inversión realizados a lo largo de muchos años por CATERPILLAR INC. para posicionar sus marcas CAT y CATERPILLAR y mantenerlas en el sitial de prestigio que actualmente ocupan. Argumentó que, si se concede la m arca “HELLCAT”, se estaría ante un claro caso de debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca “CAT”. Citó jurisprudencia del Tribunal, así como extranjera en apoyo a su posición y, en definitiva, solicitó se haga lugar a la demanda, anulando el acto administrativo impugnado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Tras invocar el art. 6° de la Ley No. 17.011, manifestó que, en la especie las marcas son claramente diferentes, por cuanto, del análisis comparativo de éstas, respetando las reglas de apreciación de las mismas, a saber destacando la impresión en conjunto, colocándose en el lugar del presunto consumidor, aun tratando de enco ntrar las semejanzas, ambas se perciben completamente distintas, despejando en forma absoluta cualquier atisbo de "confundibilidad marcaria". Afirmó que, desde el punto de vista fonético tampoco suenan igual, ni son confundibles. Y desde el punto de vist a semántico, se encuentran claramente diferenciadas puesto que evocan imágenes distintas. Postuló, además, que CATERPILLAR INC. no posee una familia de marcas, sino la propiedad de la marca CAT, denominativa y mixta para varios productos y servicios perte necientes a distintas clases internacionales. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) De fs. 56 a 6 0, compareció FCA US LLC, deduciendo tercería coadyuvante. Indicó compartir en su totalidad la resolución impugnada por la actora, por cuanto es evidente, que la marca solicitada no es confundible con la marca registrada “CAT”. Agregó que, la diferencia se presenta en todos los planos de cotejo, el ortográfico, el fonético y el ideológico. A su vez, adujo que CATERPILLAR, no posee exclusividad sobre el término “CAT”, que es usada en general en la clase 12. Refirió que, el mismo tratamiento o criterio registral usado para permitir la coexistencia de “BOBCAT” y “CAT, debe ser usado con “HELLCAT”, con la particularidad ade más que “HELLCAT” refiere a automóviles y motores, mientras “BOBCAT” y “CAT” están dentro del mismo rubro de maquinaria de trabajo. Consideró que, los consumidores de este tipo de vehículos y maquinarias son muy específicos y, se destacan por ser atentos y discernir entre las marcas que se les ofrecen. En definitiva, abogó por el rechazo de la acción anulatoria. V) Por Resolución No. 2648/2020 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 101, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 594 fojas). VI) Las partes alegaron por su orden (fs. 103 - 122 vto., fs. 125 y 134 - 139 respectivamente). VII) El Sr. Procurador del Estado en lo Conten cioso Administrativo se pronunció mediante el Dictamen No. 42/2022, aconsejando la anulación del acto impugnado (fs. 145 - 145 vto.). VIII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en l egal y oportuna forma (fs. 147). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 11 de octubre de 2018 (fs. 521 de los A.A.) quien lo resistió el 22 de octubre de 2018 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 522 de los A.A.). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 17 de mayo de 2019 operó la denegatoria la ficta, siendo deducida la demanda anulatoria el 24 de julio de 2019 (nota de cargo fs. 39 infolios). II) Como se ha seña lado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución dictada el 5 de octubre de 2018 por la D.N.P.I., mediante la cual se concedió el registro de la marca “HELLCAT” (denominativa), Acta No. 461.826, para cubrir los productos comprendidos en la clase internacional 12 (Vehículos a motor y partes de los mismos; motores para vehículos a motor y parte de los mismos), a favor de FCA US LLC de Estados Unidos. (Fs. 519 de los A.A., Pieza II en 594 fs.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. Con fecha 27 de marzo de 2015, se publicó e n el Boletín de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el registro de la marca “HELLCAT”, en la clase internacional No. 12 (Productos a proteger: Vehículos a motor y partes de los mismos; motores para los vehículos a motor y partes de los mismos ), a nombre de FCA US LLC. (Fs. 2 de los A.A.). Seguidamente, el 20 de abril de 2015 la empresa CATERPILLAR INC se opuso a la inscripción de la citada marca por entender que la misma resulta confundible con su marca registrada “CAT”, inscripta, entre otr as, en la Clase Internacional 12 (Productos a proteger: Camiones, volcadoras, combinaciones de tractores a rueda y volcadoras, tractores a rueda y repuestos para los mismo, neumáticos). (Fs. 6-12 de los A.A.). Con fecha 12 de junio de 2015 presentó la fu ndamentación correspondiente (fs. 43 de los A.A.). Luego de disponerse la apertura a prueba, la Asesoría Jurídica de la D.N.P.I. se expidió, argumentando, en síntesis, que: “… la marca "HELLCAT" solicitada, tampoco resulta confundible con la marca "CATERPILLAR", ya que sus radicales y desinencias son distintas. En este sentido, las marcas apreciadas en su conjunto no despiertan una misma impresión ya que los conjuntos marcarios difieren entre sí, del punto de vista gráfico, fonético e ideológico. Al respe cto, cabe citar al Dr. Siegbert Rippe, quien expresa: "El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible" (S. Rippe, La Propiedad Industrial en el Uruguay, en el Pág. 319). En consideración de lo expuesto pre cedentemente, la suscrita, aconseja no hacer lugar a la oposición de terceros y conceder la solicitud de registro de la marca "HELLCAT", para distinguir los productos de las clases ints. 12 s/d.” (Fs. 517 de los A.A. Pieza II). Por la resolución que se procesa y siguiendo los fundamentos de las referidas asesorías, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, no hizo lugar a la oposición deducida por la firma accionante concediendo el registro de la marca “HELLICAT”. (Fs. 519 de los A.A). IV) T ras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, apartándose en esta oportunidad de lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Sobre la alegada confundibilidad del signo marcario cuyo registro fuera concedido mediante el acto impugnado. La cuestión sometida a decisión del Tribunal se centra en dilucidar si entre la marca cuyo registro fuera concedido mediante el acto que se resiste, “HELLCAT” para distinguir los productos de la clase internacional No. 12 y la marca “CAT” propiedad de la accionante, existen las “claras diferencias” exigidas por la normativa marcaria vigente (art. 6° Ley No. 17.011) a efectos de su pacífica coexistencia en el Registro, como en el mercado. En la especie, y sin perjuicio de la seriedad de la argumentación que respalda la acción anulatoria movilizada, y de la complejidad consustancial a este tipo de pronunciamientos donde se dirimen supuestos de confundibilidad, tras el análisis detenido del subcausa, en opinión del Tribunal, innegablemente operan razones de fuste para rechazar la configuración de un supuesto de confundibilidad, lo que informa acerca de la absoluta legitimidad del acto en causa. En efecto, debe convenirse que como directa consecuencia de la función distintiva que debe cumplir la marca, es imprescindible que el signo sea claramente distinguible de los que ya están registrados; criterio de exclusión que funciona no sólo respecto de las marcas idénticas a las anteriormente admitidas, sino también a aquellas que presentan con éstas rasgos de “similitud confusionista”. En puridad, las marcas no se estudian y cotejan por el solo fin de declarar si se parecen o no, sino porque a través de ese parecido pueden resultar comprometidos principios fundamentales de la vida del comercio (Cfme. Luis Eduardo BERTONE - Guillermo CABANELLAS de las CUEVAS: “Derecho de Marcas / 2”, págs. 28 y ss.). Sabido es también, que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado útiles reglas de apreciación que habilitan al juzgador a sistematizar el análisis de cada situación en particular. Así, es posible anota r que: a) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; b) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; c) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturale za del producto o servicio; d) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. “Manual Teórico -Práctico de Marcas” Págs. 87 y ss.). Precisamente, el cotejo de los signos marcar ios “HELLCAT” y “CAT”, en el primer caso de naturaleza “denominativa” y en el segundo caso de naturaleza “mixta”), generadores de la presente discordia, al resguardo de las anteriores reglas, permite concluir la existencia de esas notas distintivas esencia les que inhabilitan la expedición de un juicio favorable a los intereses de la demandante. Porque es evidente que es posible distinguir las necesarias y notorias diferencias de orden ortográfico, fonético y aún conceptual, que dicen acerca de la posibilida d de su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado nacional. En primer lugar, porque indiscutiblemente los vocablos “HELLCAT” y “CAT”, aparecen con notorias diferencias en sus grafías las que luego se traducen en claras diferencias sonoras al mo mento de su pronunciación. Diferencia que no se ve perturbada por el hecho de compartir el término “CAT”, en tanto el mismo, en el caso de la marca concedida, es precedido por el vocablo “HELL” que es lo que en definitiva otorga sentido y complementa el re spectivo vocablo. En efecto, como se señala por la tercerista en sede de alegatos (fs. 134 a 139 de infolios), sin perjuicio de que la marca en cuestionamiento, culmina en “CAT”, no es este el aspecto central, ni distintivo de la marca “HELLCAT”, sino que resulta secundario de la estructura de marca, que refiere a un vocablo del idioma inglés, lo que conduce, claramente, a que la precepción de los signos sea distinta. Siendo así, cuando el objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles, similitud confusionista capaz de presentar distorsiones en los actos de consumo, debe convenirse que las marcas de autos no lo provocan. VI) En cuanto al agravio referido a que, las marcas de la actora constituyen lo que se d enomina una “familia de marca”, no se comparte el planteo esgrimido por la actora. Cabe señalar al respecto, que la posibilidad de confusión debe descartarse en atención al consumidor presunto, al que -en el caso que nos ocupa- no debe estimarse masivo y desatento, sino que, por el contrario, resulta ser, más exigente y minucioso, en el examen de lo que compra. En efecto, no puede desconocerse que, las marcas cuya titularidad detenta la actora, al igual que la impugnada, son de reconocido prestigio y un elevado costo y, por ende, están dirigidas a un público, eminentemente selectivo, quien, por tal motivo, tendrá una mayor sensibilidad para diferenciar los signos. Relacionado con ello, desde la doctrina, se ha precisado que, el bajo o elevado precio del producto o servicio, incidirá fuertemente en la postura y percepción del consumidor. Así: “… ante un producto de precio elevado, no actuará descuidadamente o irreflexivamente, tomándose su tiempo para analizar atentamente los objetos y sus respectivas marcas, mientras que la conducta inversa ha de esperarse ante productos de bajo costo. Como expresa la doctrina italiana, tratándose de productos costosos será exigible un mayor grado de "vicinanza" entre los signos para concluir a favor del riesgo de conf usión”. (Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; Ob. Cit, págs. 128 a 130, LA LEY URUGUAY, 2017). Por su parte, en lo que al prestigio de las empresas litigantes refiere, no es posible soslayar que ambas sociedades gozan de un gran prestigio internacional. Una, (FCA US LLC) por sus automóviles de alta gama y otra (CATERPILLAR Inc.) por su maquinaria de trabajo. Los productos protegidos son diferentes. “HELLCAT” refiere a un tipo concreto de automóvil o motor; los denominados “muscle car”, cuya característica es tener una potencia de motor muy importante (fs. 94 vta.). Mientras tanto, “CAT” protege en la clase 12 a “Camiones, volcadoras, combinaciones de tractores a rueda y volcadoras, tractores a rueda y repuestos para los mismo, neumáticos”. De tal modo, es dable considerar que, tales productos, están dirigidos a un consumidor específicamente definido, con aptitud para percibir las pequeñas diferencias, quienes, por tal motivo, es esperable que efectúen un mayor examen de las marcas, aminorándose, por tanto, la prob abilidad de confusión y/o asociación. VII) Por otro lado, no puede perderse de vista, que existe otro extremo que, a juicio del Tribunal, despeja las dudas que surgen de la comparación entre los signos, y éste, está dado por la coexistencia del signo de la actora con otras marcas, cuya titularidad corresponde a terceros, que también incluyen la partícula “CAT” en las clases internacionales 12. La circunstancia apuntada, evidencia la coexistencia registral previa, de múltiples signos a cargo de la act ora y de terceros -ajenos al solicitante- lo cual, habilitaría la aplicación de la teoría de las distancias. En este orden de ideas, como expresan BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS: “debe considerarse el caso de la debilidad de una marca como consecuenc ia de tolerar la coexistencia de múltiples marcas de terceros -y no ya de una marca aislada - en un ámbito donde podría considerarse que existe confundibilidad con aquélla…”. En tal sentido afirman que, si bien resulta innegable que la jurisprudencia se niega a aplicar mecánicamente “una regla en virtud de la cual la tolerancia respecto de ciertas marcas deba implicar también tolerancia respecto de marcas igual o menos “cercanas”, también es cierto que esa jurisprudencia tiene en cuenta la coexistencia de signos similares como un factor que reduce la intensidad de la protección concedida a quien tolera tal coexistencia”. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”. Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003. Pág. 96. El subrayado me pertenece). En la misma línea de razonamiento, CHIJANE sostiene que: “… tal como indica la “teoría de la distancia”, la fuerza o debilidad distintiva de una marca, se mide en función de la mayor o menor proximidad conceptual con el producto o servicio identificado. (…) tratándose de marcas sugestivas o conformadas por expresiones genéricas o descriptivas, resulta apropiado aplicar prima facie un criterio benigno de apreciación de confundibilidad, sólo a efectos de evitar monopolios indebidos. Así, el titular de la marca evocativa no podrá oponerse a la inscripción de signos construidos a partir de la misma designación o cualidad sugerida, y aún menos, impedir que los competidores los utilicen en el tráfico económico o inserten en sus marcas. El registro de la marca sugestiva sólo confiere derechos sobre la particular forma de significar la expresión genérica o descriptiva. A lo anterior debe agregarse que los signos débiles son utilizados frecuentemente por las empresas para transmitir o sugerir inform ación, coexistiendo en el mercado con otros que persigan idéntica finalidad. Por consiguiente, el consumidor se encuentra habituado a distinguirlos, siendo entonces improbable el riesgo de confusión. Cuando las marcas contienen un elemento de común utiliza ción por diversos competidores, el consumidor tiende a prestar mayor atención a los elementos no comunes y a distinguirlas por estos rasgos. Lo dicho se trata, pues, de un criterio general de apreciación de confundibilidad de signos débiles, el que, como tal, deberá encuadrarse al supuesto fáctico planteado”. (Diego CHIJANE DAPKEVICIUS; Ob. Cit, págs. 170 y 171, LA LEY URUGUAY, 2017). La aplicación de las premisas que anteceden permite concluir que, la circunstancia relevada, sumado a lo analizado previam ente, opera como otro elemento diluyente, de la posibilidad de que se presente riesgo confusión de modo relevante en el caso. VIII) Por último, en lo que refiere a la Sentencia No. 108/2020, invocada por el Sr. Procurador del Estado en su dictamen, y por la cual se resolvió anular el registro de la marca concedida “SERVICAT”, a juicio del Tribunal presenta aristas muy disímiles al presente caso. En la citada sentencia el Tribunal consideró que, “ en el caso puede apreciarse que el elemento principal y saliente del conjunto marcario solicitado es el término “CAT”, al que se le adiciona el diminutivo “SERVI”, aspecto este último que no suele ser retenido por los consumidores”. Y continúa: la expresión SERVI evoca sin hesitación alguna la prestación de servicios, lo que conduce a concluir que el consumidor puede razonablemente asociar dicha prestación a los productos que fabrica o distribuye la actora.” (fs. 99 vto. infolios). En el presente caso, no se advierte la existencia de una significación superior en la desinencia “CAT”. Por el contrario, la sola existencia del elemento común “CAT” en el cotejo no puede por sí sola constituir causa suficiente que determine la ausencia de claras diferencias entre los signos en discusión. En el caso de la marca r esistida, le precede el componente “HELL”. De ahí que gramatical y fonéticamente los signos no resulten confundibles. En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdic cional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de las partes, actora y tercerista en la suma de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio (Sec. Letrado).