Sentencia Definitiva N° 725/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de octubre de 2022. No. 725 VISTOS : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “C.F.E.B. SISLEY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 605/2020). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora C.F.E.B. SISLEY representada por Fabiana MATEOS, dedujo pretensión anulatoria contra la resolución de fecha 17 de julio de 2019, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió el registro de la marca SUPREMA COLOR (mixta), “por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que lo componen, art. 7 de la Ley No. 17.011” , solicitado bajo expediente No. 475.667, a favor de FARMAVITA S.R.L. de ITALIA, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s Internacional/es 3 (Tintes para el cabello, preparaciones para decolorar el cabello, preparaciones y tratamientos para el cabello). (fs. 13 de los A.A. y fs. 2 infolios). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado le causa agravio por contravenir lo dispuesto por la Ley Marcaria. En lo medular, expresó que la marca concedida es casi idéntica a la marca de su propiedad, Supremÿa, lo que la habilita a reclamar la exclusividad en el uso de su marca, impidiendo el registro y el uso de una marca confundible. Refirió a que siendo infinita la gama de posibilidades a la hora de crear una marca con la que se identificará determinado tipo de productos, no es admisible que la elegida sea confundible con otra pre-registrada para distinguir productos idénticos o concurrentes. De admitirse tal situación, la capacidad distintiva que la marca debe necesariamente poseer, se vería totalmente desvirtuada. En suma, sostuvo que se trata, claramente, de la imitación de una marca que produce dos tipos de confusión en cuanto a su procedencia: a) en primer lugar, el público puede creer que se trata de una misma empresa proveedora y; b) en segundo lugar, el público puede creer que entre el solicitante y la actora existe algún tipo de vinculación. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad de la volición resistida. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Adujo no compartir los agravios invocados por la accionante, ya que contrariamente a lo que afirma, se considera correcto lo actuado por el órgano emisor al conceder la marca en cuestión. El cotejo de los signos en pugna refleja claras diferencias en el ámbito auditivo, ortográfico y gráfico que impiden que el destinatario de los productos protegidos pueda incurrir en confusión respecto de los mismos o su procedencia. Pero, asimismo, las diferencias entre los conjuntos se trasladan al ámbito ideológico, en tanto la cuestionada se compone de dos términos genéricos con concreta significación –y por ello fue otorgado su registro sin derechos privativos sobre los términos que la componen- y el antecedente se compone de solo un término de fantasía, carente de traducción, conforme expuso la recurrente en el formulario de solicitud de registro, lo que descarta cualquier asimilación por identidad de significación. Indicó que otro aspecto que robustece lo actuado por la Administración, refiere al tipo de consumidores de los artículos comprendidos en la clase internacional 3, consumidores especialmente cuidadosos al adquirir el tipo de productos, por lo que la confundibilidad alegada resulta inexistente. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Se notició del pleito al tercero interesado, a solicitud de la demandada (petitorio 2, fs. 35 vto. de infolios y decreto No. 8711/2020, fs. 38), quien no compareció a estar a Derecho. (Fs. 38 vto. y 40 infolios). V) Por Resolución No. 914/2021 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 62, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 37 fojas). VI) Las partes alegaron por su orden (fs. 65 - 67 y fs. 70, respectivamente) VII) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 20/2022, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 73 - 74). VIII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 76). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). El acto impugnado fue notificado a la accionante el 22 de julio de 2019 (fs. 14 de los A.A.) quien lo resistió el 30 de julio de 2019 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 16 de los A.A.) que fundó en los términos lucientes a fs. 19 vto. a 22. Por Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial se desestimó el recurso de revocación (fs. 26 vto. – 27 de los A.A.) y por Resolución del Ministro de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas (fs.34 vto. – 35 de los A.A.) se desestimó el recurso siendo notificada la actora el 10 de agosto de 2020 (fs. 18 de infolios). La demanda anulatoria fue deducida el 8 de octubre de 2020 (nota de cargo fs. 23 infolios). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución de fecha 17 de julio de 2019, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió el registro de la marca SUPREMA COLOR (mixta), “por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que lo componen, art. 7 de la Ley No. 17.011” , solicitado bajo expediente No. 475.667, a favor de FARMAVITA S.R.L. de ITALIA, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s Internacional/es 3 (Tintes para el cabello, preparaciones para decolorar el cabello, preparaciones y tratamientos para el cabello). (fs. 13 de los A.A. y fs. 2 infolios). III) Reseña de los antecedentes. Conforme surge de los antecedentes administrativos allegados al proceso, el 5 de julio de 2016 compareció FARMAVITA S.R.L. a solicitar el registro de la marca mixta “SUPREMA COLOR” en la clase internacional 3. (Fs. 1 de los A.A.). Seguidamente, la actora dedujo oposición a la solicitud presentada alegando riesgo de confusión con la marca de su propiedad “Supremÿa” (denominativa). (Fs. 4 - 5 de los A.A.). Tras la contestación a la oposición, se expidió la Asesoría Jurídica del Ministerio demandado - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en informe de fecha 24 de junio de 2019, en donde aconsejó no hacer lugar a la oposición de la ahora accionante y conceder el registro “por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen”. (Fs. 11 vto. - 12 de los A.A.). A continuación, se dictó el acto procesado, por el cual se siguió de acuerdo al informe reseñado. (Fs. 14 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Sobre la alegada confundibilidad del signo marcario cuyo registro fuera concedido mediante el acto impugnado. La cuestión sometida a decisión del Tribunal se centra en dilucidar si entre la marca cuyo registro fuera concedido mediante el acto que se resiste, “SUPREMA COLOR” (mixta) para distinguir los productos de la clase internacional No. 3 y la marca “supremÿa” propiedad de la accionante, existen las “claras diferencias” exigidas por la normativa marcaria vigente (art. 6° Ley No. 17.011) a efectos de su pacífica coexistencia en el Registro, como en el mercado. En la especie, y sin perjuicio de la seriedad de la argumentación que respalda la acción anulatoria movilizada, y de la complejidad consustancial a este tipo de pronunciamientos donde se dirimen supuestos de confundibilidad, tras el análisis detenido del subcausa, en opinión del Tribunal, innegablemente operan razones de fuste para rechazar la configuración de un supuesto de confundibilidad, lo que informa acerca de la absoluta legitimidad del acto en causa. En efecto, debe convenirse que como directa consecuencia de la función distintiva que debe cumplir la marca, es imprescindible que el signo sea claramente distinguible de los que ya están registrados; criterio de exclusión que funciona no sólo respecto de las marcas idénticas a las anteriormente admitidas, sino también a aquellas que presentan con éstas rasgos de “similitud confusionista”. En puridad, las marcas no se estudian y cotejan por el solo fin de declarar si se parecen o no, sino porque a través de ese parecido pueden resultar comprometidos principios fundamentales de la vida del comercio (Cfme. Luis Eduardo BERTONE - Guillermo CABANELLAS de las CUEVAS: “Derecho de Marcas / 2”, págs. 28 y ss.). Sabido es también, que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado útiles reglas de apreciación que habilitan al juzgador a sistematizar el análisis de cada situación en particular. Así, es posible anotar que: a) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; b) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; c) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; d) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. “Manual Teórico-Práctico de Marcas” Págs. 87 y ss.). Precisamente, el cotejo de los signos marcarios “SUPREMA COLOR” y “supremÿa”, de naturaleza “mixta” y “denominativa” respectivamente, generadores de la presente discordia, al resguardo de las anteriores reglas, permite concluir la existencia de esas notas distintivas esenciales que inhabilitan la expedición de un juicio favorable a los intereses de la demandante. Porque es evidente que es posible distinguir las necesarias y notorias diferencias de orden ortográfico, fonético y aún conceptual, que dicen acerca de la posibilidad de su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado nacional. Es claro, que el criterio de cotejo de conjunto no excluye el análisis posterior pormenorizado que sirva para aclarar mejor el fundamento de la solución alcanzada. Y, ese análisis “de conjunto” de los referidos signos marcarios, realizado como la mejor doctrina indica, en forma sucesiva y pre-reflexiva, arroja sustanciales diferencias en los tres campos en los que la similitud puede manifestarse: gráfico, fonético e ideológico. Veamos. Desde el punto de vista ortográfico puede apuntarse que, mientras la marca de la actora se compone de un vocablo Supremÿa, la resistida se conforma por dos: SUPREMA COLOR. El primer término no tiene significación, tratándose de un término de fantasía, carente de traducción. Además, ostenta el signo ortográfico “diéresis”, sobre la letra “Y”, lo que le otorga cierta especificidad. Por su parte, SUPREMA COLOR , se compone de dos términos genéricos, razón por la cual el registro fue concedido, sin derechos privativos, al tenor de lo previsto en el artículo 7º de la Ley Marcaria, No. 17.011. En otro orden, como se señalara ut supra , no resulta válido descomponer los términos a efectos de apreciar sus similitudes-diferencias, sino que corresponde su impresión de conjunto, sin desmembramientos “as a whole”, dice la doctrina anglosajona. (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico- Práctico de Marcas” , p. 158). No obstante lo cual, se adelanta que la diferencia existente entre ambos signos no se ve perturbada por el hecho de compartir la raíz “SUPREM”, en tanto, en cada caso, es seguido por otros vocablos (en el caso del signo concedido) o terminación (en el caso de la marca de la accionante), terminantemente diferentes que son los que en definitiva otorgan sentido y complementan el respectivo signo. Siendo así, cuando el objetivo primero de la Ley de Marcas es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles, similitud confusionista capaz de presentar distorsiones en los actos de consumo, debe convenirse que las marcas de autos no lo provocan. Por último, coadyuva en la desestimatoria de los agravios invocados, los productos que protegen, en la clase internacional 3, cada uno de los registros marcarios. Tales productos se relacionan con estética, cuidado personal y perfumería; por lo que, sin lugar a dudas, estamos ante consumidores atentos, avezados, que normalmente afinan su control a los efectos de seleccionar el producto. VI) Lo señalado anteriormente, conduce al convencimiento del Tribunal, que la marca SUPREMA COLOR, cuyo registro fuera concedido por el acto en causa para la Clase Internacional No. 3, satisfizo los requisitos esenciales de originalidad y novedad que exige el art. 6 de la Ley No. 17.011, en la medida que no es posible detectar a su respecto similitud o parecido que induzca a confundirla con otra marca ya existente, pasibles de ser apreciables de un vistazo, al golpe de vista (“in ictu oculi” ), que son las que se graban en la memoria del consumidor (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Op. Cit. pág. 93). En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).