Sentencia Definitiva N° 677/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 29 de setiembre de 2022. No. 677 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AMAZON TECHNOLOGIES, INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 101/2021). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fs. 2 y siguientes, se dirige contra la Resolución de fecha 3 de junio de 2020, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en virtud de la cual se concede el registro de la marca PRIME VIDEO, a favor de la compareciente, para identificar los artículos y servicios de las clases internacionales 9, 38 y 41, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen, artículo 7 de la ley 17.011 (fs. 11 A.A.). El 14 de marzo de 2018, AMAZON TECHNOLOGIES INC, solicitó el registro de la marca PRIME VIDEO (et.) bajo Acta No. 492.778, para identificar productos y servicios de las Clases Internacionales 9, 38 y 41, no habiendo recibido oposición de terceros interesados, así como tampoco objeciones de oficio. La parte actora sostuvo que, clara e inequívocamente, el vocablo PRIME cuenta con las aptitudes requeridas por la legislación vigente, como para que su registro pueda ser admitido con derechos exclusivos, para identificar los productos y servicios de las Clases Internacionales citadas. Indicó que el término referido no puede ser considerado descriptivo, tal como éste ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, atentos a que PRIME no refiere en forma concreta a ningún producto o servicio de los que pretende identificar, así como tampoco brinda una idea específica de las cualidades, características o atributos de ellos. Afirmó que la marca tiene una fuerza distintiva indiscutible, entendiendo que resulta aplicable la doctrina del “secondary meaning” por el uso difundido. Se apoyó en el artículo 6 del Convenio de París, en cuanto se trata de una marca notoria y registrable. Dijo que el conjunto marcario objeto de autos, PRIME VIDEO (et.) se encuentra registrado en uso en un sinfín de países, circunstancia que determina que el consumidor lo asocie indefectiblemente con su propietario, más aún, considerando que AMAZON, es una empresa renombrada mundialmente. Incluso, manifestó que debe tenerse presente que el registro del signo distintivo en cuestión, fue otorgado en países de habla inglesa con derechos exclusivos sobre el vocablo PRIME. Remarcó que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ya ha concedido registros de marcas PRIME, con derechos privativos sobre dicho término, circunstancia que determina igual tratamiento al caso de autos, conforme al principio de igualdad, rector de la actuación de la Administración. Entendió que el acto administrativo impugnado, tuvo su origen en un dictamen que presentaba una gruesa incongruencia en su motivación, al pretender fundar la decisión controvertida en dos normas, cuya aplicación conjunta al caso resulta claramente contradictoria. En síntesis, solicitó la anulación del acto impugnado. II) Conferido el traslado correspondiente, el Dr. Milton Fuentes Riera -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- compareció a fojas 32 y siguientes, contestando la demanda anulatoria. En primer término, sostuvo que no asiste razón a las consideraciones expuestas por la parte actora, las que controvierte enfáticamente. Indicó que la marca PRIME VIDEO al otorgarse sin derechos privativos sobre los términos que la componen, se otorgó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Marcaria. De acuerdo con lo pautado por el artículo 4º de la Ley No. 17.011, el registro de las marcas está condicionado a que no sean susceptibles de ingresar en las prohibiciones establecidas en sus numerales 9, 11 y 12. Dichas prohibiciones pueden resumirse en las siguientes: denominaciones técnicas, comerciales o vulgares que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios (numeral 9); las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintivita (numeral 11). De acuerdo con el numeral 12), tampoco podrán registrarse los términos en idioma extranjero comprendidos en las hipótesis previstas en dichos numerales. Consideró que la expresión PRIME y asimismo VIDEO ingresa en las prohibiciones que prevé el artículo 4º de la Ley No 17.011 precitado, por lo que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 7º, es decir, procede otorgar el registro PRIME VIDEO por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que lo componen. Postuló que el término PRIME en inglés, se traduce como principal, primordial, esencial, excelente, primero, perfecto y varias acepciones más por el estilo. Se trata de un término carente de fantasía, por cuanto respecto de él, se ha producido un proceso de banalización y es común encontrar el término PRIME, en solitario o formando parte de un conjunto marcario. El uso de este término se ha extendido tanto que no reviste las notas de distintividad, especialidad y novedad y por tal virtud no puede ser registrado con derechos exclusivos, pero sí formando parte de un conjunto marcario, de conformidad al artículo 7º de la Ley No. 17.011. Dicho término, sumado a VIDEO es descriptivo, expresa cualidades de los productos y servicios brindados, además de ser de uso general y carente de fantasía, por ende, en consideración del suscrito fue correcto lo resuelto por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, véase que el término PRIME constituye una palabra del vocabulario del idioma inglés, cuya traducción queda comprendida en los numerales 9 y 11, y conforme a lo dispuesto en el numeral 12, del artículo 4º de la Ley Marcaria, que dispone que no podrán registrarse los términos en idioma extranjero comprendidos en las hipótesis previstas en los numerales precitados. Entendió que no corresponde asignar dicho término con carácter exclusivo, dado que se estaría otorgando un derecho que la normativa citada, precisamente en su artículo 4º, prohíbe. Remarcó que el acto administrativo emitido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, refleja el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia, por lo que, la actividad de la Administración ha sido ajustada a Derecho. En definitiva, abogó por la confirmación del acto hostilizado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 37) se produjo la que luce certificada a fs. 62, correspondiendo a la parte actora la de fs. 39 a 57 y Carpeta de Documentación en 712 y a la parte demandada la de fs. 58 a 61. IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden a fs. 65 a 82 y de fs.85, respectivamente. V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 50/2022, fs. 90 y 91) aconsejó amparar la demanda interpuesta. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). La parte actora fue notificada personalmente de la Resolución impugnada, el 9 de junio de 2020. Interpuso contra la misma, los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, con fecha 17 de junio de 2020, conforme a sus dichos no controvertidos. La vía administrativa quedó agotada por la configuración de la denegatoria ficta acaecida el 3 de enero de 2021, sin perjuicio de que, posteriormente, por Resolución del Ministro de Industria, Energía y Minería en ejercicio de atribuciones delegadas, el 31 de mayo de 2021, se resolviera desestimar el recurso jerárquico (fs. 18 A.A.). La demanda de nulidad impetrada, fue interpuesta tempestivamente, con fecha 8 de abril de 2021 (fs. 2 y siguientes). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, no compartiendo la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, quedará firme el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. El objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida, en cuanto se denegó a la actora la exclusividad sobre el término PRIME, incluido en la marca PRIME VIDEO para distinguir artículos/servicios en las clases internacionales 9, 38, y 41. La Ley de Marcas, en su artículo 7, dispone que los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9 a 12 del artículo 4 de dicho cuerpo normativo podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos. Por su parte, el artículo 4 de la norma referida, establece que no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: “11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9), 10) y 11) precedentes”. Merlinski y Salaverry expresan que la capacidad o fuerza distintiva es un requisito esencial de todo signo marcario, para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Especialmente, la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas; en particular, aquéllas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del artículo 4 de la Ley No. 17.011. Éstos, resultan ser casos en los cuales no se está ante denominaciones que se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes. Y eso no ocurre cuando se trata de vocablos que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir, que tenga la misma finalidad o utilización. Tales denominaciones no permiten diferenciar el producto de un fabricante de otro similar que proviene de otro fabricante, por lo cual no puede pretenderse y, menos otorgarse, un uso monopólico (MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía; “Las Marcas en el Uruguay”, pág. 37). El término “PRIME” -por el cual se agravia la actora- constituye una palabra del idioma inglés, que traducido al español significa “principal”, que tiene “primacía” o “prioridad”. Actualmente, su uso en el mercado puede calificarse como común; por lo que esta Corporación considera que carece de la fantasía, novedad y especialidad necesarias para ser concedido en exclusividad, como lo reclama la actora (Ley No. 17.011, artículo 4, numeral 11). Chijane señala que el análisis para apreciar la distintividad, generalidad o descriptividad de un signo debe realizarse en dos planos: “(…) el objetivo, considerándose las cualidades intrínsecas del signo y los productos que se pretenden distinguir, y el subjetivo, teniendo presente la percepción y consecuente significación que el consumidor le atribuirá a dicho signo. Así, la distintividad, lejos de ser una cuestión meramente normativa, constituye una quaestio facti, siendo relevante el contexto en el que se enmarcará el signo, fundamentalmente los productos y servicios que han de ser individualizados y el sector del mercado en que será utilizado. De este modo, se revela que el examen de distintividad no puede realizarse in abstracto, sino que debe, necesariamente, efectuarse in concreto” . (CHIJANE, Diego en “Derecho de Marcas”. Montevideo – Bs. As. Reus B de F. 2007, págs. 45-46). En el caso de autos, la empresa accionante es una empresa americana de venta en línea en todo el mundo, con penetración en el público consumidor minorista nacional. No se advierte ilegitimidad en la limitación de derechos exclusivos del término PRIME. Asimismo, compartimos el criterio de la Administración demandada en cuanto a que la falta de distintividad y originalidad del término referido, inhabilita a que se otorgue su registro en exclusividad, permitiendo su registro únicamente como un conjunto marcario, tal como fue concedido a través del acto impugnado. Finalmente, es menester señalar, lo pronunciado por esta Sede, en caso análogo entre las mismas partes, en autos caratulados “AMAZON TECHNOLOGIES INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. ACCIÓN DE NULIDAD”; Ficha No. 267/2020: “II) De conformidad con lo expuesto supra, la pretensión anulatoria se dirige en contra de la resolución dictada por la D.N.P.I. que concedió a la actora el registro de la marca AMAZON PRIME, para identificar los artículos y servicios de las clases internacionales 9, 16, 35, 38, 39, 41 y 42, sin derechos exclusivos sobre el término PRIME (fs. 10 vto. a 12 vto., de A.A. en 62 fs.). Así pues, el objeto de los agravios movilizados en la demanda se circunscribe en que dicho registro se otorgó sin derechos privativos sobre el término “PRIME”. III) Habiendo analizado los argumentos de la promotora y la normativa vigente, el Tribunal, apartándose en esta oportunidad de lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) En lo relevante al caso que nos ocupa, ha de tenerse en cuenta que el art. 4 de la Ley No. 17.011 estableció que no podrán ser consideradas como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:“11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”; y “12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. Y, a entender de la Sala, ello es lo que acontece con el vocablo "PRIME", que traducido al idioma español significa “principal”, “primordial”, “primero”, primacía”, por lo que, no parece que pueda ser admitida como marca exclusiva de una clase de productos de un único fabricante. Por consiguiente, se entiende que, con la concesión de la marca “PRIME” ha ocurrido lo previsto por el aludido numeral 11), por cuanto, la locución “PRIME” ha pasado al uso general y, por lo tanto, su registro se encuentra abarcado por las causales de nulidad establecidas en la ley marcaria. A ello, debe adicionársele que la nulidad de su concesión en exclusividad también puede reputarse producida, en virtud de lo previsto por los numerales 9, 10 y 11 de la mentada ley. Como manifiesta la Administración demandada en sus informes: “En cuanto al término "PRIME" (del inglés "de excelente o superior calidad"). se entiende descriptivo, genérico, indica su naturaleza, atributos o cualidades de los servicios de la clase internacional solicitada, por tanto, debe quedar disponible para su utilización por terceros, no siendo posible otorgar un derecho de exclusividad sobre los mismos, careciendo de fantasía, distintividad, novedad y especialidad, todo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4. numerales 9, 10, 11 y 12 de la ley No. 17.011 de 25/9/998.” (Fs. 10 de los A.A.). Sobre el particular, Merlinski y Salaverry señalan que un requisito esencial de todo signo marcario es su capacidad o fuerza para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Por esa razón la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas, en particular, aquellas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley No. 17.011. En esos casos, se está ante denominaciones que no se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes, sino frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, carecen de aptitud distintiva, "no permiten diferenciar el producto de un fabricante del producto de otro similar que proviene de otro fabricante; y respecto de los cuales no puede pretenderse y menos otorgarse un uso monopólico. Son denominaciones que, más que distinguir, describen un producto, explican sus características, su utilización o su finalidad. Y su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca" (MERLINKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía. Las marcas en el Uruguay, citado en sentencia No. 751/2012). En sentido similar, Bugallo ha observado con respecto al art. 4º, núm. 9 de la Ley marcaria que: “El ámbito de esta prohibición alcanza a los signos que informan a los consumidores respecto de las características de los productos o servicios que distinguen...”. De tal modo, las expresiones pasibles de describir algo, serán de uso común y, por lo tanto, no monopolizables puesto que se tratará de términos indispensables para el resto de los concurrentes. Y respecto al núm. 11, señala que las palabras o locuciones que han pasado al uso general “…son aquellas usuales o que se han “vulgarizado”. Una palabra es usual o vulgar cuando se recurre a ella para designar los productos o servicios a los que se aplica la marca, con prescindencia del significado marcario, con carácter distintivo de productos o servicios de una persona, que su titular le pretendió atribuir…” (BUGALLO, Beatriz. Propiedad Intelectual, Montevideo, F.C.U. 2007, p. 92 y 96). VI) En este orden de ideas, resultan enteramente trasladables al caso las consideraciones vertidas por el Tribunal en Sentencia No. 192/2014 de 13 de mayo de 2014, que resolvió un caso análogo, en que se pretendía exclusividad sobre el término "Grand", que había sido aceptado para formar parte de una expresión marcaria (marca mixta). En esa oportunidad, el Tribunal señaló que el significado de "Grand" como “importante”, “grande”, “impresionante” o “espléndido, “... resulta descriptivo de ciertas cualidades, entendido el concepto como la designación necesaria o usual para aquello que se describe (Cf. Otamendi, Derecho de Marcas, p. 72.) es claro que los adjetivos “importante”, “grande”, “impresionante”, “espléndido” constituyen atributos positivos, que no le es dable atribuir únicamente a los productos o servicios ofrecidos por la actora, en exclusividad. Cualquier fabricante o prestador de servicios, querrá que los productos o servicios que ofrece merezcan tal calificación positiva ante el público consumidor, ante lo cual, la Corporación entiende correcta la concesión de la marca con derechos restringidos". VIII) En lo que concierne a los argumentos de la promotora, referidos a la existencia de un “significado secundario” del término “PRIME”, se entiende que los mismos no revisten la aptitud necesaria para modificar la conclusión precedente. En este sentido, el artículo 8º de la Ley No. 17.011 establece que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios (...)”. Al respecto, ha de compartirse, en el presente caso, los argumentos que expresara el Tribunal en la Corporación en Sentencia No. 497/2021, cuando se señaló que: “Sobre el punto, Gutiérrez Carrau explica que: “(…) la ‘significación secundaria’ es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “segundario”: como marca. Así, ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia”. Y más adelante precisa el autor en cita: “Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas.”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición. Montevideo, 2009, ps. 110-116). Bajo esta línea conceptual, es evidente que la actora no logró probar el relacionamiento directo, inmediato y naturalizado del término “TYPE” con los productos que comercializa. Basta, pues, con ver la prueba obrante en los antecedentes agregados (carpeta de documentación en 84 fs.), para colegir que lo que se acreditó fue el uso del término “TYPE” en el extranjero, más no una suerte de significado linealmente vinculado a los vehículos de la empresa. Es así que, la ausencia de prueba sobre tal aspecto redunda en perjuicio exclusivo de la promotora, ya que era ésta quien tenía la carga de acreditar, de conformidad con el art. 8 precitado y las reglas generales de la prueba, la fuerza distintiva del signo y su aparente significado secundario en el territorio nacional. Y más aún, dicha prueba debió ser categórica, por cuanto como enseña la doctrina especializada en la materia “…cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible” (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de marcas”, op. cit., p. 91) (Cfe. Sentencia No. 23/2019)”. IX) Por último, cabe señalar que, tampoco resulta de recibo el argumento fincado en la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de París. Sobre el particular, el Tribunal considera que la referencia de la que hace caudal la promotora, sobre la existencia de los derechos adquiridos en registros de otros países, no puede, de modo alguno, obturar la aplicación de la norma nacional, teniendo especial relevancia para tal proceder, la prohibición absoluta relevada. Así, resulta también de aplicación al presente, los fundamentos expuestos por el Colegiado, en la ya citada Sentencia No. 497/2021, donde se sostuvo: “Lo expuesto precedentemente deriva, en último término, en la desestimatoria del agravio fincado en la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que si bien dicha disposición consagra la protección de las marcas registradas en los respectivos países de origen, excluye expresamente aquellas hipótesis en que las marcas “…estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama (…)”. La inconcusa redacción de la norma transcripta, sumada a la jerarquía de la nulidad absoluta establecida en el art. 4 de la Ley No. 17.011, informa, en definitiva, a la desestimatoria del embate articulado en la demanda” (sentencia No. 403/2022). III) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República; demás normas citadas y complementarias, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímase la acción anulatoria y, por ende, queda firme el acto impugnado; sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse antecedentes administrativos agregados, repóngase tributación correspondiente y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)