Sentencia Definitiva N° 663/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de setiembre de 2022. No. 663 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PEDIDOS YA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 379/2020). RESULTANDO : I) La parte actora compareció representada por la Dra. Agustina Fernández y dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de 2 de setiembre de 2019, mediante la cual se resolvió conceder el registro de la marca mixta MI FARMACIA YA!, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “FARMACIA” y “YA”, solicitada bajo expediente Nº 486874, a favor de DEL PARQUE LTDA. de Uruguay, para distinguir los productos/ servicios comprendidos en la clase internacional 35 (fs. 5, en carpeta verde de 70 fojas, A.A.). En su demanda, manifestó que es titular de una multiplicidad de marcas que enumeró, que incluyen los términos “PEDIDOS” y “YA”, con lo cual resulta incuestionable su esfuerzo creativo y comercial, que ha posicionado ambos términos en la mente del consumidor en forma inequívoca y como una marca notoria y renombrada para distinguir sus productos y servicios. En resumidos términos, se agravió por considerar que el registro de la marca MI FARMACIA YA! constituye una práctica ilegítima dada la adopción de un signo que resulta indudablemente confundible con sus marcas notorias y que evoca a su familia de marcas, en violación a lo dispuesto por los numerales 6 y 7 del artículo 5 de la Ley de Marcas. Así, entendió que las similitudes entre las marcas estaban dadas básicamente por: i) el uso del mot vedette “YA” al final del signo; ii) el uso de tipografía muy similar particularmente en la letra “a” y el uso de mayúsculas al comienzo de cada palabra; iii) el uso del signo de exclamación “!” al final de la expresión de su logotipo (que se encontraba presente en el logotipo original de la actora); y iv) el hecho que están registradas para proteger servicios de la misma clase internacional, máxime teniendo en cuenta que PEDIDOS YA tiene una vertical de servicios de farmacias. Señaló también que se trataba de un caso de confundibilidad directa, gráfica, fonética e ideológica, agregando que resulta totalmente inverosímil admitir que el contrario desconociera las marcas de PEDIDOS YA. En adición a lo anterior, indicó que las marcas de PEDIDOS YA adquirieron una significación secundaria ( secondary meaning). Si bien, los términos “PEDIDOS” y “YA” inicialmente pudieron ser entendidos como descriptivos o genéricos al momento de su solicitud, mediante su uso extensivo a través del tiempo el consumidor actualmente los reconoce como una marca registrada exclusiva para identificar los productos que brinda PEDIDOS YA. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 5 a 20 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes Riera, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. La recurrida contiene elementos que garantizan su distintividad en el mercado, sin que ello implique perjuicio alguno al resto de los consumidores. Asimismo, la DNPI ha expuesto que las marcas mencionadas por la actora fueron concedidas por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que las componen, entre ellos la expresión “YA”. Además, en la clase internacional Nº 35 se encuentran registradas varias marcas con el término “YA” a favor de distintos titulares. Dicho término es de uso generalizado en la clase mencionada y por lo tanto no posee las notas de distintividad, careciendo de fantasía. En lo referente a la notoriedad, más allá de su existencia o no, no existe una reproducción de esta. Ambas marcas sólo comparten la expresión “YA”, término de uso generalizado en la clase internacional Nº 35 y que ha sido concedida sin derechos privativos en las marcas de propiedad de la actora. No es lógico utilizar un término genérico sobre el cual no se tienen derechos privativos para identificar varias marcas y luego aducir que el mismo determina una familia de marcas y que es la mot vedette, pretendiendo apropiarse del término en forma exclusiva cuando en realidad este debe quedar disponible para el uso general, tratándose de una expresión que significa rapidez. Acerca del concepto del secondary meaning, ante todo debe demostrarse que el consumidor lo asocia con el producto de determinado proveedor. Cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería requerirse. En cuanto a la confundibilidad, debe atenderse a la impresión de conjunto que despiertan los signos en pugna y al realizar el análisis de este modo, se evidencia que los signos no son confundibles, ni tampoco se evidencian elementos que hagan presumir competencia desleal. Los fundamentos de la contraparte se centran en el término “YA”, el cual fue otorgado sin derechos privativos. Por otra parte, al ser la marca controvertida de carácter mixta, se compone de otros elementos que le dan una apariencia muy diferente. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda a la vez que solicitó se noticiara del pleito a DEL PARQUE LTDA., con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley No. 15.524 (fs. 27 a 31). III) Por decreto No. 6120/2020, se ordenó dar noticia del pleito al tercero (fs. 33). Una vez notificado (fs. 34), compareció representado por Nepomuceno Saravia y lo contestó deduciendo tercería coadyuvante. En primer lugar, relató que a comienzos del 2017, surgió la idea entre distintos propietarios de farmacias de barrio de ampliar su capacidad de ventas, lo que cristalizó en el proyecto denominado MI FARMACIA YA!. El fundamento para dicho nombre surgió del rubro que se buscaba cubrir, las farmacias, y el concepto de “YA”, que en nuestra sociedad tiene un claro significado de inmediatez. De esta manera, el 17 de agosto de 2017, se presentó la solicitud de la marca ante la DNPI. En febrero del 2018, PEDIDOS YA informó, a través de distintas notas periodísticas, un cambio en su estrategia comercial en la que anunciaron una alianza con SAN ROQUE y un cambio de imagen, señalando que “cambió toda su imagen recientemente, incluso su ícono es una letra “P” con un tenedor”. Si se analiza la sucesión histórica de los hechos surge claramente que el registro de la marca MI FARMACIA YA! no tuvo motivación alguna de asociarse con la de PEDIDOS YA, que era claramente una empresa que entregaba alimentos a domicilio, tal como lo indicaba el propio logo de ese momento. Por otra parte, en una comparación entre ambas marcas únicamente puede encontrarse una similitud en el término “YA”, definido por la Real Academia Española como “adv. Inmediatamente, ahora mismo”. Si siguiera la línea de pensamiento esgrimida por PEDIDOS YA S.A., deberían haberse anulado una gran cantidad de marcas que han sido autorizadas con el término “YA”, dado que en una búsqueda rápida se encontraron al menos diecisiete marcas concedidas en la clase Nº 35. Dado que el término “YA” no puede ser registrado en carácter privativo, su utilización nunca podría buscar crear confusión, ni tener una intención por detrás. Las expresiones que componen el conjunto marcario no son monopolizables, constituyendo un conjunto marcario denominativo genérico. En suma, defendió el mantenimiento del acto impugnado (fs. 39 a 45). Por decreto Nº 7564/2020 (fs. 47), se tuvo por deducida la tercería con citación personal de las partes, las que no dedujeron oposición (fs. 47 vto. a 49). IV) Por decreto No. 8489/2020 (fs. 50) se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 63. V) Las partes y la tercerista alegaron en la estación procesal oportuna (fs. 66-70 vto.; fs. 76; y fs. 80 a 81 vto., respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 621/2021 y aconsejó la confirmación del acto en proceso (fs. 86 a 87 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 89). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , procede relevar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987). La Resolución encausada se emitió el 2 de setiembre de 2019 (fs. 5, A.A.) y según manifestaciones de la actora (fs. 5 vto.) no controvertidas por la demandada (fs. 27), se le notificó el 31 de octubre de 2019. El 5 de noviembre de 2019, se interpusieron los recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 6, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración haya resuelto el último de los recursos, el 1º de junio de 2020. La demanda se interpuso el 29 de julio de 2020, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 21). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 17 de agosto de 2017, se presentó DEL PARQUE LTDA. a solicitar bajo expediente Acta Nº 486874, el registro de la marca mixta MI FARMACIA YA!, para distinguir productos dentro de la clase internacional N° 35 (fs. 1 a 2, A.A.). Ante dicha solicitud no se dedujo oposición alguna y recayó un informe favorable a la concesión de 7 de agosto de 2019, en el cual se consignó: “En la solicitud de Registro de Marca de referencia, se han cumplido los requisitos exigidos en los artículos 29, 30, 34, 80 y 99 de la Ley Nº 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998, no estando comprendida en las nulidades establecidas en los Arts. 4º y 5º de la misma y no existiendo antecedentes oponibles, se sugiere conceder el registro solicitado, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “FARMACIA” y “YA!”, artículo 7 de la ley 17.011. En cuanto a los términos “FARMACIA” y “YA” no puede conferirse con derechos privativos para la clase 35 solicitada, conforme al Art. 4 numerales 9º) y 11º). La etiqueta presenta grafías diferentes permitiendo la separación de los términos para su examinación individual. Por lo tanto, en base al numeral 9º) se determina que el término es descriptivo de los servicios de la clase 35 solicitada (…) “FARMACIA” tiene varios significados entre ellos se encuentra, establecimiento en el que se preparan y venden medicamentos. “YA!” también tiene varios significados según los contextos en que sea utilizado, una de ellas es para indicar que algo va a suceder a muy corto plazo, o que su servicio es continuo, siempre está a disposición del consumidor, se podría hablar que el término es un atributo, determina una característica, una cualidad de estos, por lo que decimos que los términos explican y describen los servicios que se pretenden ofrecer. Y en el numeral 11º) nos apoyamos para determinar que los términos son de uso general y común, no son de fantasía , ya que los términos de fantasía son aquellos que no poseen significación alguna o este es desconocido por los consumidores. Por lo que decimos que los términos tampoco contienen características de novedad, especialidad y por lo tanto no son objeto de apropiación exclusiva para la clase 35 solicitada.” (fs. 4 vto., A.A.) (la negrilla no está en el original). Seguidamente, el 2 de setiembre de 2019, se dictó el acto que se enjuicia en los presentes obrados (fs. 5, A.A.), el cual fue recurrido por la accionante (fs. 6, A.A.), esgrimiendo fundamentos de análogo tenor a los formulados en la demanda (fs. 7 vto. a 14, A.A.). Una vez sustanciado el procedimiento recursivo se expidió la Dra. Andrea Capano, del Área de Asuntos Jurídicos mediante dictamen de 22 de abril de 2020 (fs. 52 vto. a 54, A.A.). En su examen, reseñó las distintas etapas del trámite y argumentos de las partes y concluyó: “El objetivo del legislador nacional no consiste en prohibir el registro de cualquier marca que tenga algún rasgo común con las ya existentes, sino evitar la confusión: en este sentido, la ley no exige que los signos sean totalmente diferentes, sino que existan entre ellos suficientes diferencias como para no ocasionar confusión ; y por ello en el registro existen múltiples signos que presentan algún elemento común y sin embargo coexisten pacíficamente. Asimismo, corresponde aclarar que las marcas mencionadas por la recurrente en su escrito de interposición de los recursos (…) fueron concedidas por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que las componen (entre ellos la expresión “YA”) y que las restantes marcas citadas (…) se encuentran en examen y fueron presentadas con posterioridad a la marca en estudio. Por otra parte, es preciso mencionar que en la clase internacional 35 se encuentran registradas varias marcas con la expresión “YA”, a favor de distintos titulares (ejemplo: Actas Nos. 482.848 y 464.459) y muchas más se encuentran en examen (ejemplo: Actas Nos. 474.065, 502.036, 489.072, 489.073, 495.005, 500.982, 512.621, 507.355, 483.206 y 483.235). De lo anteriormente expuesto se infiere que el término mencionado es de uso generalizado en la clase mencionada y que por lo tanto no posee notas de distintividad, ya que carece de fantasía. (…) más allá de la existencia o no de la notoriedad mencionada, en el caso a estudio en opinión de la suscrita, no existe reproducción de la misma, ya que no hay una exacta y perfecta reproducción del signo. Solo comparten la expresión “YA”, la cual, como se manifestó supra, es de uso generalizado en la clase 35 y ha sido concedida sin derechos privativos en las marcas propiedad de la recurrente. Por otro lado, la probada fuerza distintiva a la que se refiere el artículo 8 de la Ley Nº 17.011, debe ser demostrada por quien la alega, mediante los diversos medios de prueba admitidos legalmente; pero sin perjuicio de ello, dada la generalización de la expresión “YA” en nuestro registro, resulta poco probable que la misma haya adquirido probada fuerza distintiva respecto de los servicios de clase 35 asociados a la recurrente. En opinión de la dicente, no se configura concurrencia o competencia desleal, puesto que para ello se deben tener en cuenta ciertos elementos, como, por ejemplo, semejanza de embalajes, etiquetas, presentación comercial, aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajeno; elementos estos que no surgen de autos. (…) En consecuencia, la dicente opina que el acto recurrido ha sido dictado conforme a derecho (…)” (fs. 53 a 54, A.A.) (la negrilla no está en el original). A continuación, la DNPI dictó Resolución desestimando el recurso de revocación (fs. 55 a 55 vto., A.A.). Luego de ello se expidió la Asesoría Jurídica del MIEM, la que básicamente compartió el temperamento sustentado por el Área de Asuntos Jurídicos de la DNPI (fs. 57 a 58, A.A.). Finalmente, el 21 de agosto de 2020, el MIEM, en ejercicio de atribuciones delegadas emitió una Resolución por la cual no hizo lugar al recurso jerárquico (fs. 66 a 67, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, compartiendo lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 86 a 87 vto.) y desestimará la demanda de nulidad instaurada, por las razones que se explicitarán. El punto central para dilucidar consiste en determinar si existe confundibilidad entre las marcas mixtas de propiedad de PEDIDOS YA y la mixta concedida, MI FARMACIA YA!, para distinguir productos de la clase internacional Nº 35. Prestigiosa doctrina, recogida por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer exige, obviamente, un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (Cf. Siegbert Rippe, “La propiedad industrial en el Uruguay”, p. 313 y ss.) ( sentencias No. 648/1996, 255/2005, 686/2017, 182/2019, 448/2019, 2/2020, 734/2020, 595/2021 y 127/2022, entre otras). La Ley de Marcas pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes pertenecientes a distintos titulares, protegiendo los derechos e intereses de los propietarios de las marcas y de los consumidores que adquieren los productos marcados (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas” , Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, capítulo IX, p. 155). La confusión de marcas es uno de los aspectos más difíciles de determinar, resultando por ello una cuestión de hecho y opinable. Así lo destaca Juan Manuel Gutiérrez Carrau en tanto advierte: “(…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física) el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 155). En aras de alcanzar una conclusión más objetiva, doctrina y jurisprudencia han elaborado determinadas reglas y métodos de apreciación, que son las siguientes: “1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas” , op. cit. p. 156, quien sigue el planteo formulado por Siegbert Rippe, en “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, op. cit., p. 313) (la negrilla no está en el original).) Respecto a la primera regla, las marcas deben ser examinadas en su conjunto y no pueden disociarse en partes para su comparación. En cuanto a la segunda regla , las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva, teniendo en cuenta que la impresión que le provoca una puede evocar la impresión de la otra, generándole confusión. Con relación a la tercera regla, cabe preguntarse cuál es el comprador presunto. La regla general para los productos de consumo masivo (alimentos, vestimenta, artículos de limpieza, etc.), es que el comprador presunto sea calificado como “consumidor medio o poco atento”, que resulta más proclive a la confusión. Por el contrario, si se trata de productos o servicios más específicos (automóviles, alhajas, electrodomésticos de alto valor, servicios bancarios), el consumidor será más atento y existirá mucho menor riesgo de confusión. Por último, de acuerdo con la cuarta regla deben apreciarse las semejanzas y no las diferencias, pero no se trata de un examen exhaustivo de los signos. Deben considerarse las semejanzas apreciables de un vistazo, al golpe de vista ( “in ictu oculi”), que son las que se graban en la memoria del consumidor. Dichas similitudes pueden ser de cuatro tipos: ortográficas, gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 156 a 164). Dicho de otro modo, el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “ en su conjunto ” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “ en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “ pre - reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos), atendiendo más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle, evaluando las similitudes en los planos fonético, gráfico e ideológico, tomando en cuenta la naturaleza del producto y el “consumidor medio relevante” (Cf. Luis Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas” , tomo 2, Editorial Heliasta, 2008, 3ª Edición, p. 41) ( sentencias No. 351/1988, 522/1990, 211/2009, 513/2010, 6/2011, 687/2017, 558/2019, 2/2020, 734/2020, 595/2021 y 127/2022, entre otras) IV) En el presente, la actora argumenta la existencia de confundibilidad entre los signos mixtos de PEDIDOS YA y la marca mixta MI FARMACIA YA! , con énfasis en el empleo del término “YA”, que considera como el mot vedette de su “familia de marcas”. Sin embargo, el análisis de las marcas enfrentadas en autos, efectuado en concordancia con los criterios precedentemente expuestos, arroja como conclusión, que se verifican las diferencias que la Ley Marcaria exige para proceder al registro de la marca solicitada (artículo 6º de la Ley No. 17.011). En primer lugar, corresponde señalar que, de conformidad con la primera regla del cotejo de signos marcarios, no procede el enfoque que divide los signos marcarios por partes. En este sentido, la coincidencia que se presenta en el empleo del vocablo “YA”, no es suficiente para concluir que pueda existir confundibilidad entre ambos conjuntos marcarios. Como explica Rippe, “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua . El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible . Es la impresión de conjunto , en su similitud , la que provoca confusión ; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas (…)” (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, p. 319) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otra parte, tampoco parece procedente alegar la teoría del mot vedette cuando es claro que los signos marcarios de PEDIDOS YA S.A. se concedieron sin derechos privativos sobre los términos “PEDIDOS” y “YA”, los cuales son de carácter descriptivo y de uso común. A tal punto ha sido así, que tanto la tercerista como la propia Administración Marcaria pusieron de relieve que en la clase Nº 35 para la cual se concedió la marca MI FARMACIA YA! preexisten otras que emplean el término “YA”, siendo de uso generalizado en la clase mencionada y que por lo tanto no posee notas de distintividad, ya que carece de fantasía. Entre las mismas, cabe destacar la denominada SERVICIOS YA (fs. 3, A.A.), que es notoriamente amplia en cuanto a lo que ofrece, y que, sin embargo, ha coexistido pacíficamente en el mercado. Continuando con el cotejo entre los conjuntos marcarios, en aplicación de la segunda regla, estos deben ser examinados en forma sucesiva. Aquí tampoco se aprecia que la marca denominativa MI FARMACIA YA! pueda evocar en el consumidor la impresión de los signos de la familia de marcas de propiedad de PEDIDOS YA S.A. y los productos que esta comercializa ni viceversa. Con relación a la tercera regla , si bien el consumidor de la clase internacional Nº 35 no puede ser considerado como discriminador, la marca resistida es bien específica en cuanto al servicio que ofrece, de farmacia, por lo que se entiende que el riesgo del consumidor es muy bajo. En cuanto a la cuarta regla, se observan claras diferencias al golpe de vista ( “in ictu oculi” ) entre la concedida, MI FARMACIA YA! y los signos de PEDIDOS YA que plantea la actora en su demanda. En el aspecto ortográfico, las marcas comparten únicamente la expresión “YA”, que como ya se manifestó, es de uso generalizado en la clase Nº 35 y fue concedida sin derechos privativos, tanto en las marcas de la actora como en las otras. En el plano gráfico , se observa claramente el empleo de diseños distintos, particularmente en la “P” y en la configuración de la palabra Pedidos Ya de los signos de la actora y el gráfico de Mi Farmacia, con un diseño muy particular de la palabra “YA”, utilizando otro tipo de letra. En el aspecto fonético, la pronunciación entre ambas suena distinto. Por último, en el plano conceptual, una marca evoca la característica de los productos comercializados por la tercerista, que son de venta en farmacias (“MI FARMACIA”) y la otra a los que comercializa PEDIDOS YA, cuyo núcleo está centrado fundamentalmente en el rubro de alimentos (aunque además pueda tener una vertical de productos farmacéuticos). En este sentido, empleo del término “YA” no hace otra cosa que aludir a la inmediatez con que uno y otro producto es entregado por las respectivas empresas y nada más. En términos trasladables mutatis mutandis , el Tribunal consignó: “(…) Desde la academia , Otamendi hace hincapié en que una partícula semejante, de uso común, no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la confundibilidad. Sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores que la incluyan y con las posteriores que también la tomen. Por ello se ha dicho que los elementos de uso común son marcariamente débiles y los cotejos entre marcas que los contengan deberán ser efectuados con criterio benevolente. Consecuentemente, el elemento de uso común , por lo dicho , pierde relevancia a los efectos del cotejo (OTAMENDI, Jorge, Derecho de marcas, ps. 189/200)” (sentencias No. 721/2015 y 650/2020) (la negrilla y el subrayado no están en el original). A la luz de las pautas que se vienen de señalar, y realizando el análisis comparativo entre ambas, de acuerdo con la impresión de conjunto que generan (primera regla), realizada de un modo sucesivo (segunda regla), desde la posición de un consumidor poco atento (tercera regla), y ponderando adecuadamente las semejanzas y diferencias existentes (cuarta regla), cabe concluir que existen suficientes diferencias entre la marcas mixtas de PEDIDOS YA S.A. y la mixta MI FARMACIA YA!, las que fueron concedidas sin derechos privativos sobre el término de uso común “YA”. En otro orden, tampoco se observa ningún indicador de competencia desleal , siendo que el empleo del vocablo “YA” es de uso generalizado en la clase internacional Nº 35, tal como lo puso de manifiesto la dictaminante de la DNPI en sede recursiva (fs. 53 a 54 vto., A.A.). A su vez, se coincide con la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto destaca: “En relación a este punto, advierte asimismo la dictaminante que como con acierto señala la tercerista a fs. 39 y 40 la solicitud de la marca en pugna fue presentada antes de que la actora incluyera en sus servicios productos farmacéuticos, siendo que éstos se destinaban al rubro alimenticio. Lo reseñado descarta además la configuración de una situación de competencia desleal, no aportándose por otra parte prueba alguna que confirme su existencia” (fs. 87 vto., infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Otro tanto cabe señalar respecto de la probada fuerza distintiva a la que se refiere el artículo 8 de la Ley No. 17.011 ( secondary meaning), la cual, dada la generalización de la expresión “YA” en la clase internacional Nº 35, resulta poco probable que se haya verificado respecto de los servicios asociados a la actora. Cabe remitirse, una vez más, al fundado dictamen de la Procuradora del Estado Adjunta, en cuanto consigna: “(…) no se advierte que la marca de la actora haya adquirido una fuerza distintiva o una necesaria asociación del consumidor en relación al producto que ofrece , por lo que no estaríamos ante un caso de “secondary meaning ”, conforme establece el art. 8 de la ley 17.011. Invocando a Chijane en relación a este tema dice el Tribunal: “Chijane destaca que este fenómeno marcario se perfecciona cuando “como consecuencia de su uso en el mercado , mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio (significado específico) . (…) para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no solo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio, sino que, además es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica ” (“Derecho de marcas”, Reus - B de F, Año 2007, p. 85 a 86).” (Sentencia 355/21). La citada sentencia informa asimismo en relación a la prueba requerida de esa fuerza distintiva, a saber, testimonio de consumidores, encuestas, clientes, etc., lo que no surge acreditado en estas actuaciones.” (fs. 87, infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímase la acción anulatoria y en su mérito confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).