Sentencia Definitiva N° 645/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 22 de setiembre de 2022. No. 645 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “LES LABORATOIRES SERVIER con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 79/2021). RESULTANDO : I) Surge de fs. 6 que el 18 de marzo de 2021 la actora dedujo demanda de nulidad contra la Resolución dictada el 18 de junio de 2020, por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que desestimó la solicitud de Patente de Invención N° 31.307 titulada “ Forma galénica divisible que permite una liberación modificada del principio activo ” (fs. 35 A.A.). Expuso que, en virtud de la Circular Nº 5/2018 de la DNPI, se debió conferir una segunda vista para resolver las observaciones planteadas por los examinadores y que, al no haberse actuado de tal forma, se habían restringido sus posibilidades de defensa. Manifestó que el rechazo de la solicitud se basó en el informe de la examinadora por el que se entendió que no se cumplía con el requisito de la altura inventiva establecido en el artículo 8 de la Ley No. 17.164. Indicó que en aquél se había considerado que: “tomando la información de los documentos tanto D1 o D5 o D2 (en forma independiente y no combinada) un técnico en el arte podría, sin aplicar un nivel inventivo sino variaciones de elementos ya conocidos que le permitieran ajustar al perfil específico buscado, desarrollar una formulación como la que se plantea en la invención”, lo que era inexacto. Analizó el referido informe, concluyó que la solicitud cumplía con todos los requisitos de patentabilidad, y alegó la falta de sustento de los argumentos de la examinadora. Postuló que la denegatoria se fundaba en un error de interpretación de la normativa y del procedimiento vigente, y solicitó la anulación del acto impugnado. II) A fs. 22, el 20 de julio de 2021 el representante de la demandada contestó la demanda. Afirmó que el accionar administrativo se ajustó a las previsiones legales existentes, y se remitió a los dictámenes de fechas 23 de octubre de 2019 y 17 de marzo de 2020, que transcribió. Agregó que la solicitud no cumplía con uno de los requisitos de patentabilidad previstos en los artículos 8 y 11 de la Ley No. 17.164, a saber: la actividad inventiva En definitiva, solicitó se desestimara la pretensión anulatoria incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 40. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 43 y ss. y la demandada a fs. 53. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 37/2022 que obra a fs. 56, aconsejando confirmar el acto en proceso. VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, s e demanda la nulidad de la Resolución de fecha 18 de junio de 2020, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que desestimó la solicitud de Patente de Invención N° 31.307 titulada “Forma galénica divisible que permite una liberación modificada del principio activo ” (fs. 35 A.A.). Contra dicha decisión, notificada a la actora con fecha 22 de junio de 2020 (fs. 36 vta., A.A.), se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (el 2 de julio de 2020 - fs. 37 a 285 A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 18 de marzo de 2021. Finalmente, la demanda de nulidad fue incoada en tiempo y forma (el 18 de marzo de 2021, nota de cargo a fs. 16 de autos). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad de sus integrantes y compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, procederá a desestimar el planteo anulatorio impetrado, por los fundamentos que se desarrollarán en los siguientes numerales. III) Surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso que el 22 de agosto de 2008 LES LABORATOIRES SERVIER presentó solicitud de registro de una patente de invención, título “ Forma galénica divisible que permite una liberación modificada del principio activo”, Nº 31.307 (fs. 2 y 3 de los A.A.) y agregó la memoria descriptiva de la invención y sus reivindicaciones (fs. 3 vta. a 16 de los A.A.). El 23 de octubre de 2019 se emitió informe de examen por la Q.F. Laura TORTEROLO, en el que concluyó que: “Amplitud, falta de claridad. Materia no patentable. Novedad reconocible. No se reconoce actividad inventiva. En resumen la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8 de la Ley 17164, por lo que se considera la desestimación de la misma,...” (fs. 24 vta. a 27 A.A.). La solicitante evacuó la vista conferida, presentando un nuevo capítulo reivindicatorio (fs. 27 vta. a 32 A.A.). Con fecha 17 de marzo de 2020 se produjo un segundo informe, a cargo de la misma profesional, que analizó los descargos y consignó que: “Los argumentos planteados por el solicitante no resultan convincentes en contrario, por lo que se mantiene la consideración de que no se reconoce actividad inventiva en la materia reinvindicada ”, por lo que consideró “que la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 8 de la Ley 17164”, y recomendó fuera desestimada (fs. 33 A.A.). Finalmente, fue emitido el acto impugnado, que desestimó la solicitud de patente de invención presentada (fs. 35 A.A.). IV) El agra vio formal sobre la omisión de conferir una segunda vista no es de recibo. Al respecto, es preciso recordar que el Tribunal ha señalado sistemáticamente que el otorgamiento de segundas vistas, en principio, no es preceptivo y que se torna obligatorio, sí y solo sí, se presentan elementos nuevos en la calificación primigenia que la Administración realiza y no puso de manifiesto oportunamente al momento de conferir la primera vista de las actuaciones incoadas (cf. Sentencias Nos. 471/2013, 418/2014, 419/2017, 91/2018 y 77/2021, entre otras), situación que no se configuró en el subexamine dado que los informes de examen realizados no difieren sustancialmente uno de otro (fs. 24 vta. a 27 y 33 A.A.). V) En cuanto al fondo, el objeto de la presente controversia radica en dilucidar si efectivamente la patente de invenci ón cumple o no con los requisitos dispuestos en la legislación vigente. En tal sentido, el artículo 8 de la Ley No. 17.164 dispone que: “Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.” El artículo 11 reza que: “Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia”. Y el artículo 12 establece que: “ Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia.” Ahora bien, en el caso, la actora no se desembarazó de la carga que le gravaba, es decir, de acreditar mediante prueba pericial que el objeto de la patente constituía “ un nuevo producto o procedimiento, una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial”. El acto enjuiciado se encuentra motivado en los sucesivos informes técnicos emitidos por la examinadora de la División Patentes de la DNPI Q.F. Laura TORTEROLO, que están glosados de fs. 24 vta. a 27 y a fs. 33 A.A. y que fueron transcriptos en el Considerando III. Se trata ésta de la opinión del órgano especializado en la materia, que se expidió reiteradamente a través de informes detallados y fundados. Por tanto , para dirimir la cuestión litigiosa y rebatir los dictámenes técnicos de la Administración, era menester la producción de prueba pericial a cargo de un experto designado por el Tribunal, prueba que no fue ofrecida por la actora. Así pues, los informes técnicos de la Administración no fueron rebatidos en sus conclusiones por prueba pericial alguna diligenciada en el proceso, lo que lleva a la inexorable consecuencia que la solicitud de patente en cuestión no cumplía con los requisitos reclamados por la Ley No. 17.164 y su Decreto reglamentario Nº 11/000, y de lo que se deriva la legitimidad del acto encausado. En tal sentido, e l Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que las observaciones técnicas efectuadas por la Administración a la memoria descriptiva del producto patentable deben ser rebatidas con una prueba hábil a tal fin, como lo es la pericial. En ausencia de tal medio de prueba o en caso de resultancias desfavorables si se hubiere producido, el Colegiado se ve impedido de ingresar al análisis de los temas debatidos porque carece de los conocimientos necesarios para poder apartarse fundadamente de los dictámenes técnicos (cf. Sentencias Nº 52/2014, 200/2013, 138/2013, 379/2012, 281/2012 y 311/2009, 724/2015, entre otras). Como consignara sobre el punto la Corporación al expedirse sobre similar cuestión a la de marras: “Cabe reiterar entonces que l as valoraciones técnicas efectuadas por la Administración, en principio, escapan al análisis de la regularidad jurídica que realiza la Corporación, puesto que el ámbito connatural del órgano jurisdiccional no versa sobre áreas de conocimiento que le son ajenas (Cfme. Sentencia N° 62/2012). Ha dicho en tal sentido la Sala que “ no cabe dubitar acerca de la certeza de juicio técnico de auditoría del experto de la División Patentes de la Dirección de Propiedad Industrial, emitidas dentro de sus específicas facultades y en el ámbito de las atribuciones legalmente conferidas a la DNPI, respecto de las carencias en cuanto a la claridad y suficiencia de la Patente de Invención presentada (…) Extremos que sirvieron de sustento técnico al dictado del posterior acto residenciado. Y ello porque se halla ajeno al parquet competencial de este Tribunal” (Cfme. Sentencia N° 677/2007). De modo que, si la actora pretendía alzarse contra los motivos del rechazo de la patentabilidad de la invención, debió movilizar los medios probatorios hábiles y conducentes para desterrar la valoración efectuada por el órgano público. En otros términos, debió demostrar -y no lo hizo- que la desestimatoria obedeció a la errónea percepción de los hechos y que su solicitud cumplió acabadamente con los requisitos exigidos por la Ley 17.164” (cf. Sentencia No. 714/2014). En definitiva, habrá de confirmarse el acto administrativo procesado porque la impugnante no acreditó que su invención reuniera las cualidades que la hicieran merecedora de la protección brindada por la patente. Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en los artículos 309 de la Constitución Nacional y 23, 24 y 25 del Decreto-Ley No. 15.524, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).