Sentencia Definitiva N° 631/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 15 de setiembre de 2022. No. 631 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “RING LLC con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 720/2020). RESULTANDO : I) Surge de fs. 2 que el 30 de noviembre de 2020 la accionante dedujo demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 6 de febrero de 2020, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que desestimó la solicitud de registro de la marca “ RING”, expediente Nº 473688, a favor de RING LLC de Estados Unidos de América, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 9 (fs. 61 de los A.A.). Manifestó que el rechazo del registro solicitado se había fundado en que la marca cuyo registro se pretendía estaba comprendida en las hipótesis previstas en los numerales 10 y 11 del artículo 4 de la Ley de Marcas. Señaló que el signo marcario en cuestión poseía características especiales que lo apartaban de la definición legal y doctrinaria de signo genérico o descriptivo y lo convertían en una marca única, capaz de identificar los productos para los que se había solicitado. Expresó que el término RING era novedoso y especial, cumpliendo con los requisitos requeridos por la Ley No. 17.011. Rechazó la objeción realizada por la DNPI, en cuanto ésta consideró que el signo era una onomatopeya, y planteó que se trataba de un vocablo que existía en el diccionario de la Real Academia Española y tenía un significado preciso que en nada se vinculaba con los productos que identificaba. Reafirmó que mal podía considerarse una onomatopeya en tanto la reproducción sonora de un vocablo determinado no era unívoca y, por tanto, no resultaba admisible sostener que expresiones de estas características fueran la forma usual, genérica y/o inequívoca de referirse a la naturaleza de los productos, su género o especie. Indicó que había obtenido registros de su marca en distintos países, entre los que se destacaban países de la región, e insistió en que esa circunstancia revelaba la actitud asumida por las autoridades en materia de protección de propiedad industrial en jurisdicciones de habla hispana. Concluyó que abogaba por sus derechos sobre una marca que contenía en su denominación su propio nombre comercial. En suma, solicitó la anulación del acto impugnado. II) A fs. 25, el 17 de marzo de 2021 la representante del Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería contestó la demanda. Manifestó que desestimó el registro solicitado porque el signo propuesto carecía de la distintividad exigida por la normativa. Señaló que la expresión RING era la onomatopeya de timbre y carecía de novedad, especialidad, distintividad y fantasía para identificar los productos de la clase internacional 9. Alegó que el argumento esgrimido por la accionante, en el sentido que no existía registro alguno o solicitud de marca en la clase internacional 9 que contuviera el término RING, era precisamente el fundamento para sostener que se trataba de un vocablo descriptivo, carente de fantasía. Consideró que la solicitud impetrada estaba comprendida en los numerales 10, 11 y 12 del artículo 4 de la Ley de Marcas. Agregó que el hecho que su denominación se encontrara registrada en varios países era irrelevante, porque en nuestro país regía la Ley No. 17.011 con carácter nacional, y los registros realizados en otros países no eran vinculantes para la Administración. En definitiva, solicitó se desestimara la pretensión anulatoria incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 45. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 48 y la demandada a fs. 58. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 684/2021 que obra a fs. 61, aconsejando confirmar el acto en proceso. VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) En la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, s e demanda la nulidad de la Resolución de fecha 6 de febrero de 2020, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que desestimó la solicitud de registro de la marca RING, expediente Nº 473688, a favor de RING LLC de Estados Unidos de América, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional 9 (fs. 61 de los A.A.). Contra dicha decisión, notificada a la gestionante el 11 de febrero de 2020 según afirmaciones no controvertidas, interpuso en tiempo y forma recursos de revocación y jerárquico (el 20 de los mismos mes y año - fs. 2 a 8 A.A.). Por Resolución de fecha 24 de julio de 2020, dictada por el Ministro de Industria, Energía y Minería en ejercicio de atribuciones delegadas, se desestimó el recurso jerárquico (fs. 21 vta. y 22 A.A.), la que se notificó el 29 de setiembre 2020 según afirmación no controvertida de la actora. Finalmente, la demanda de nulidad de autos fue incoada en tiempo y forma (el 30 de noviembre de 2020, nota de cargo a fs. 11 de autos). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad de sus integrantes y compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, acordó desestimar el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) Surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso que RING INC. presentó solicitud de registro de la marca de productos RING, expediente Nº 473688, para la clase internacional 9 (fs. 25 a 27 de los A.A.). El 8 de noviembre de 2018 se emitió un primer informe, a cargo de Mariana DA SILVA, en el que se sostuvo que: “Como resultado del examen de la solicitud de Registro de Marca de referencia, se entiende que la misma está comprendida en las nulidades absolutas establecidas en el Art. 4° numerales 10 y 11 de la Ley Nº 17.011… ” (fs. 31 A.A.). Por Resolución de la Encargada del Área de Signos Distintivos de la DNPI, de la misma fecha, se dedujo oposición de oficio a la solicitud de Registro de Marca RING en base a lo dispuesto en el artículo 4 numerales 10 y 11 de la Ley No. 17.011 (fs. 31 vta. A.A.). Se otorgó vista a la accionante, que la evacuó en los términos de fs. 35 vta. a 39 A.A. El 17 de diciembre de 2019 se produjo un segundo informe, a cargo de Blanca MUÑOZ, que obra de fs. 59 vta. y 60 A.A., en el que consignó: “… el signo propuesto es de tipo denominativo, y consiste en un término o locución que ha pasado al uso general, por lo que carece de fantasía, es decir no presenta las características de novedad, especialidad y distintividad, sobre todo respecto de algunos productos detallados en la clase internacional 9 solicitada...”, sugiriendo mantener las oposiciones de oficio y desestimar la solicitud del registro. Finalmente, fue emitido el acto impugnado, que desestimó la solicitud de registro de la referida marca (fs. 61 A.A.). IV) La primer controversia a decidir es si el término RING encuadra en las prohibiciones establecidas en el artículo 4º, numerales 9 a 12, de la Ley No. 17.011, que vedan el registro de signos que no se consideren de fantasía, por carecer de novedad y especialidad, y también de aquellos que expresan cualidades o atributos de los productos y servicios. Dicha normativa textualmente establece que: A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…) 9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes. IV.1) A juicio del Tribunal, el término en idioma inglés RING, que en idioma español significa TIMBRE o ANILLO, es una denominación típicamente genérica en idioma extranjero dentro de la clase internacional que se pretendió registrar la marca y, en consecuencia, carece de las improntas de novedad, distintividad y especialidad suficientes y razonables, habilitantes para la concesión del registro marcario (artículos 1º y 6º de la Ley No. 17.011). Y ello porque se está frente a un vocablo que se puede aplicar con idéntica finalidad a todos o a cualquier producto igual o similar, que no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, y respecto del cual no puede pretenderse y, menos aún, otorgarse uso monopólico (cf. Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry, “Las Marcas en el Uruguay”, Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, año 2000, p 37). IV.2) A la vez, se estima que el término RING carece de fantasía. Sobre las palabras o nombres de fantasía, destacaba Breuer Moreno que: “(…) es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa (…) En resumen, una denominación debe reputarse de fantasía: a) cuando no tiene ninguna relación con el producto que distingue (por ejemplo, “TIGRE”, “EL PUENTE”, aplicados a productos alimenticios), o b) cuando aun despertando la idea de la naturaleza o composición del producto, no puede considerase como su denominación precisa y admitida corrientemente” (“Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio”, Editorial Robis, 2ª Edición, Buenos Aires, 1946, p. 83 a 84). Nada de ello surge demostrado en autos. Al respecto, la Corporación ha tenido oportunidad de expedirse sobre similar cuestión en Sentencia 301/2010, por lo que sus fundamentos son plenamente trasladables al presente. En dicho fallo se sostuvo que: “V) La reivindicación de derechos sobre todos los términos que pretende la accionante, importaría la apropiación de palabras más que usadas en el lenguaje común y en las estrategias comerciales, comportando en cierta medida, una clara incautación del lenguaje, que resulta por demás excesivo. Como sostiene Chijane: “…los signos carentes de distintividad en concreto, esto es, aquellos que pudieren presentar genericidad o descriptividad para determinados productos pero no para otros, quedarán comprendidos en las específicas prohibiciones de registro.”… “…estos signos deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor.” (Derecho de Marcas, B de F, pág. 45 y pág. 48). VI) Lo que importa en el caso es que los “términos” que use una empresa para que se evoque su producto, no suponga: Por un lado, restringir el derecho de los demás a usar esos términos, que en definitiva es lo que prevé el legislador en el art.7 de la ley 17.011. Pero por otro, que el uso de esos “términos” no sirva para que, en caso de que sean usados por otra empresa, comporte un beneficio para el competidor”. V) En segundo lugar, no se advierte que el signo RING cuente con la fuerza distintiva requerida por el artículo 8 de la Ley de Marcas. En su demanda, la actora esbozó que la normativa nacional e internacional, protegían el valor de este tipo de marcas mediante el instituto del “significado secundario” o “secondary meaning”. El artículo 8 de la Ley No. 17.011 dispone que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios (…)” Sobre el punto, enseña Juan Manuel Gutiérrez Carrau que: “(…) la significación secundaria” es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “segundario”: como marca. Así ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia ” (“Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición, Montevideo, 2009, p. 110). En similar sentido, Chijane destaca que este fenómeno marcario se perfecciona cuando “como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio (significado específico). (…) para que el signo adquiera distintividad sobrevenida no solo bastará que él sea percibido como una marca identificativa de determinado producto o servicio sino que además, es necesario que ese producto o servicio resulte asociado con determinada persona física o jurídica” (“Derecho de marcas”, Reus - B de F, Año 2007, p. 85 a 86). En cuanto a la exigencia legal de “ probada fuerza distintiva”, Gutiérrez Carrau señala, siguiendo al reconocido autor norteamericano J. Thomas Mc Carthy, que los medios de prueba se pueden agrupar de la siguiente manera: a) los que se denominan “ prueba directa ”, como por ejemplo el testimonio de consumidores, las declaraciones juradas (conocidas como “affidavits”), las encuestas (medio muy utilizado en Estados Unidos), y b) la denominada “ prueba circunstancial”, en la cual se comprende la demostración de las características de uso del signo (exclusividad, tiempo, manera), el tipo de publicidad realizada, los montos invertidos, el número de clientes y el porcentaje de mercado que cubre la marca. Luego destaca la importancia de las encuestas como medio probatorio accesible que podría formar parte del paquete de pruebas que presente el interesado y advierte que otro aspecto relevante a considerar consiste en la impresión del examinador, que como el resto de los consumidores puede haberse conformado una idea cabal y objetiva acerca del signo que se le presenta como marca y “ no debería esconder la cabeza a la realidad, como el avestruz” (op. cit. p. 115 a 116). Y precisa: “Para que se configura la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)” (op. cit. p. 116). Por su parte, Chijane advierte: “Ante todo, deberá demostrarse que el consumidor asocia al signo con un solo producto o con el producto de determinado productor. No existen reglas específicas para determinar la cantidad de evidencia requerida a tales efectos, aunque lo cierto es que, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible” (op. cit., p. 91) Pues bien, partiendo de estas bases conceptuales, la Sala no advierte que la actora probara en forma acabada la “ fuerza distintiva ” del término RING de forma tal que el consumidor necesariamente lo asocie con los productos y servicios que aquélla comercializa. VI) Finalmente, el hecho que la marca se encuentre registrada en otros pa íses, o se trate de una marca notoria en el extranjero, no impide el rechazo del registro en nuestro país. En efecto, según lo establece el artículo 6 literal B del Convenio de París: “Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; 2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; 3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis (…)” (el destacado no luce en el original). La hipótesis descripta en el numeral segundo de la norma citada es la que se configura en el caso de autos. Como acertadamente sostienen Merlinsky y Salaverry, “ el carácter distintivo de la marca al ser registrada “tal cual” debe considerarse a la luz de la situación existente en el país donde se intenta tal registro” (op. cit., p. 160). Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto-Ley 15.524, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo (r.). Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).