Sentencia Definitiva N° 326/2001

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 14 de mayo de 2001. No. 326 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSI S.A.I.C. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 313/99). RESULTANDO : 1) Que a fs. 1-4 comparece la parte actora promoviendo acción de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 7/2/97, por la cual se desestimó el registro de la marca “MANON” solicitada bajo Acta No. 261.620, para proteger productos de la Clase Internacional No. 30 . En cuanto al aspecto sustancial, expresa en síntesis la accionante que no comparte los criterios utilizados por la Administración para denegar el registro solicitado por su representada. Considera, en primer lugar, que el nombre “MANON” no debe necesariamente asociarse a un “nombre de pila”, sino que puede ser utilizado como “nombre de fantasía”. Pero que igualmente, aunque se lo considerase como un nombre de pila, se podría registrar, al igual que la Administración lo ha hecho con otras marcas como “SARA”, “GRAZIELLA”, etc.. Por lo que respecto a este punto, no comparte el argumento utilizado por la demandada, en cuanto a que la marca “MANON”, carece de diseño especial como nombre, según el artículo 1º. de la Ley No. 9.956. Manifiesta la actora que tampoco comparte el fundamento que utilizó el Ministerio de Industria, Energía y Minería para la confirmación del acto objeto de la presente impugnación. En efecto, se sostiene por este Ministerio que entre las marcas “MANON” y la ya registrada “BALON”, no existen las suficientes diferencias gráficas y fonéticas para su coexistencia pacífica en el mercado. La accionante considera lo contrario, manifestando que los radicales son diferentes “BA” y “MA”, y que además, fonéticamente también se diferencian. Concluye precisando que, evocativamente la palabra “BALON” hará que el consumidor la asocie con pelota y la palabra “MANON” con un nombre de fantasía. II) Conferido traslado a la demandada, la misma contesta según surge de fs. 16-16 vta., remitiéndose la Administración a los fundamentos esgrimidos en el informe de su Asesoría Letrada (fs.64 AA). III) Abierto el juicio a prueba, las partes produjeron la que obra certificada a fs. 25; alegaron por su orden según surge de fs. 27 y 30, respectivamente. Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió en dictamen No. 206/2000 (fs. 33-33 vta.); y se citó para sentencia la que fue legalmente acordada, previo pasaje a estudio de los señores Ministros. CONSIDERANDO : I) Que se agotó correctamente la vía administrativa y la acción de nulidad se entabló en plazo (arts. 4º y 9º de la Ley 15.869), por lo que corresponde ingresar al aspecto sustancial planteado por las partes. II) Carlos ÁLVAREZ, en representación de ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSI S.A.I.C., promueve acción de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, de fecha 7 de febrero de 1997, por la que se desestima el registro de la marca “MANON”, solicitada bajo Acta No. 261.620, para proteger productos de la Clase Internacional 30. Controvierte el fundamento del rechazo de la solicitud, que se basa en que “MANON” carece de diseño especial como nombre, porque a su juicio, no tiene que ser asociado con un “nombre de pila”, sino que puede ser considerado de “fantasía”, en tanto término sin contenido conceptual, siendo que el art. 1 de la Ley 9.956, señala que pueden usarse como marcas “...los nombres de personas, bajo una forma particular”, así como las “palabras o nombres de fantasía” entre otros. III) La Sala, con la conformidad de todos sus miembros integrantes, compartiendo los fundamentos del dictamen del Sr. Procurador del Estado en la causa, estima que son de recibo los agravios articulados por la parte actora en su pretensión anulatoria, por considerar que pese a la semejanza en cuatro letras, desde el punto de vista conceptual y evocativo, existen claras diferencias entre la marca solicitada y la oponente y, en su virtud, no existe riesgo de confundibilidad, extremo sobre el cual se asienta la fundamentación de la denegatoria. La tesitura expuesta impone el rechazo del argumento fincado en que la marca solicitada no cumple con las “claras diferencias” del art. 33 de la reglamentación, que fuera expresado al confirmar, en la vía jerárquica, la resolución impugnada. Con relación al argumento de la confundibilidad de la marca denominativa solicitada, “MANON” (fs. 1/2v. A.A.), con la opositora “BALON” de VAN DAM S.A. Clase Internacional 30, No. de Acta 223.823 (fs. 6, 7, 8/8v. y 13) (v. actuaciones de fs.20/25 referidas al registro de “BALON”), es también de rechazo. Ortográficamente, hay diferencias apreciables, pese a tener tres letras comunes de las cinco que conforman cada marca (“B”, “O” y “N”). Fonéticamente, suenan de modo claramente diferente. Pero especialmente en el aspecto conceptual o ideológico, se registra una diferencia tan importante, que desequilibra cualquier relativa similitud gráfica y/o fonética: mientras “BALON” tiene un claro sesgo EVOCATIVO (pelota de fútbol o de rugby o de otro deporte, como el básquetbol), “MANON” tiene un sesgo evocativo radicalmente diferente, que hace que la diferente expresión oral impresione distinto ante el consumidor, aventando el riesgo de confusión posible. En cuanto al restante argumento de que la solicitada no cumple con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 9.956, se estima que carece de incidencia alguna para negar al registro porque dicho artículo (a diferencia del art. 2do., que es claramente prohibitivo) es una norma enunciativa y no taxativa, empieza con “Podrán usarse como marca...”; da una serie de ejemplos, y luego con carácter general agrega: ”...y cualquier otro signo con que se quiera distinguir...”. O sea que no corresponde invocarlo para sostener de que sólo puedan usarse como marca los que allí se mencionan a vía de ejemplo. Y además, porque aún ateniéndose al tenor literal, cuando dice “...o los nombres de las personas, bajo una forma particular...”, se está ejemplificando la posibilidad de aditamentos (dibujos, letras especiales, etc.), pero ello no quita que el mero nombre de persona pueda ser registrable. Al respecto, es de aplicación en la especie, la opinión de GUTIÉRREZ CARRAU referida a la utilización de los nombres de las personas como marcas, expresando, en lo fundamental: “Analizando los nombres de pila vemos que existen exitosas marcas en el mercado, como por ejemplo “SARA” para “yerba”; “GRAZIELLA” para “bicicletas”; “GABRIEL” para “amortiguadores”; “JORGITO” para “alfajores”; “AGUA JANE” para “productos de limpieza” y podemos citar muchas más”. Y agrega: “La mayoría de estas marcas han sido registradas (se ha otorgado registro) sin ninguna limitación, incluso en forma meramente denominativa, lo que a nuestro juicio es correcto. Y ello porque en estos casos el nombre - sin ningún aditamento – sería de por sí característico”. Menciona además, que “desde siempre se admitió el registro de los nombres de pila sin limitaciones y aún en forma meramente denominativa...”, sin perjuicio de señalar que la Administración ha tenido “diferentes criterios”, a cuyos efectos, destaca que el “Poder Ejecutivo ha sostenido últimamente la admisión del registro de nombres de pila, sin diseño o forma particular”. Como ejemplo, cita una Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 5 de julio de 1995, publicada en el Diario Oficial del 20 de julio de 1995, que revocó una Resolución de la DNPI de fecha 8 de febrero de 1994, “en la parte que se desestima la solicitud de registro de la marca “ANNABELLA”, Acta No. 240.787, formulada por Laboratorios Ballerina Ltda. de Chile para la Clase Int. 3 y en su lugar, concédese tal solicitud de registro” (“MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE MARCAS”, págs. 29/30). IV) Por otra parte, se ha acreditado en autos el registro anterior en el país de origen (fs. 50 A.A.), lo que torna aplicable la CLÁUSULA “TAL CUAL ES”, artículo 6 quinquies del Convenio de París por lo que, no se puede rehusar el registro en la solicitud que nos ocupa, porque no se perfila ninguno de los supuestos de exclusión que contemplan los numerales 1, 2 y 3 del literal B) de dicho art. 6º.- Se observa además, que no se controvirtió la afirmación de la actora (fs. 2 de autos) en el sentido de que la DNPI soslayó que “MANON” ya había estado registrada sin problemas hasta que, al caducar la inscripción, se intentó nuevo registro (Acta No. 137.744, registro caducado) (fs. 16, No. 5, A.A.). Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda y por ende, anulando el acto administrativo impugnado, sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr.Brito del Pino, Dr. Mercant, Dr. Baldi (r.), Dr. Bermúdez, Dr. Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).