Sentencia Definitiva N° 319/2001

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 14 de mayo de 2001. No. 319 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “LABORATORIOS RONTAG S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 53/98). RESULTANDO : I) Que a fs. 1-3 vta. comparece la parte actora promoviendo acción de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 28/6/96, por la cual se desestima su solicitud de registro de la marca “EXOVIR” para distinguir productos comprendidos en la clase Int. 5, a pesar de haber limitado la solicitud exclusivamente para “productos antivirósicos” (fs. 64 AA.). Expresa en síntesis, que la resolución de la Administración (cuyos fundamentos no comparte), le ocasionan graves perjuicios económicos, ya que dicha marca está registrada en Argentina, Brasil y Paraguay, por lo que queda solamente Uruguay para unificar su producto en el MERCOSUR. Explica la actora que se trata de un producto antivirósico activo, contra el Virus HIV, causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), o el complejo relacionado con el SIDA (CRS). Considera que tanto las marcas que dedujeron oposición y la propia Administración hacen una interpretación errónea de las disposiciones legales que rigen la materia (art. 1 y 3 de la Ley 9.956 y adt. 33 de su Decreto Reglamentario). Ya que considera que no existe confundibilidad entre las marcas “EXOVIR” y las ya registradas “LISOVYR”, “EXUBYL”, y “EXORBIN”. Que existe un núcleo radicalmente distinto en cada marca, que implica una clara diferencia entre los términos. Agrega, que se trata de productos que deben ser vendidos bajo receta médica, por lo que sería imposible que el vendedor (farmacéutico) pudiera confundirse, ni tampoco el consumidor que debe comprar lo que expresamente recetó su profesional. Que los consumidores del presente producto son “pacientes” que deben estar asistidos por facultativos, especialistas competentes, y por consiguiente sumamente atentos y bien asistidos, lo que hace desaparecer el riesgo de confusión. Por lo que entiende que, dado las características del producto, debe utilizarse por la Administración, un criterio benévolo, y no un criterio severo que fue el que se utilizó. Concluye manifestando que debe respetarse la finalidad principal del sistema marcario, la protección al consumidor, y que por lo expresado no existe ningún riesgo de confusión en el presente caso. II) Conferido traslado de la demanda, la Administración contesta en tiempo y forma según surge de fs. 19-19 vta.. Expresa la demandada que el acto impugnado debe confirmarse en todos sus términos, puesto que la marca en cuestión, no presenta las claras diferencias requeridas por el art. 33 del Decreto de 29/11/940, respecto de los signos prerregistrados “LISOVYR”, “EXUBYL”, “EXORBIN”, para la misma Clase Internacional. III) Abierto el juicio a prueba, las partes produjeron la que obra certificada a fs. 48. Alegaron por su orden a fs. 50-52 y fs. 55, respectivamente. Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo quien se expidió en Dictamen No. 247/2000 (fs. 72-73); y se citó para sentencia la que fue legalmente acordada previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Que se agotó correctamente la vía administrativa y la acción de nulidad se entabló en plazo (art. 4º y 9º de la ley 15.869), por lo que corresponde ingresar al estudio del aspecto sustancial planteado por las partes . II) Juan Ramón Salaberry Camil en representación de LABORATORIOS RONTAG S.A. de la República Argentina, promueve acción de nulidad contra el Estado, Ministerio de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, a fin de obtener la anulación del acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 28 de junio de 1996, que desestima el registro de la marca “EXOVIR”, Acta No. 267.614, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Int. 5, limitándola exclusivamente a “PRODUCTOS ANTIVIRÓSICOS”. Se agravia del acto en causa, porque a su juicio se le niega la protección legal que de dicho registro se deriva de conformidad a la Ley 9.956, de 4 de octubre de 1940 y además, le produce importantes perjuicios económicos”. III) Surge de los antecedentes administrativos y manifestaciones de las partes, que a la solicitud de registro de la marca “EXOVIR”, Acta No. 267.614, se presentaron las siguientes oposiciones: a) Mario C. Isola S.A., por su marca “EXUBYL”; b) Farmacéutica Uruguaya S.A. por su marca “LISOVYR” y c) el Departamento de Marcas que dedujo oposición de oficio por la existencia de la marca “EXORBIN”, de la clase Int. 5, todas por considerarlas confundibles con la solicitada “EXOVIR”. La DNPI, mediante la resolución impugnada y previo dictamen de la Asesoría Letrada , que dictamina que “se trata de marcas muy semejantes, cuasi idénticas, para la clase, y dado el rubro en cuestión, se generaría confundibilidad muy peligrosa” (fs. 62,en rojo A.A.), desestima el registro de la marca solicitada (fs. 64v. A.A.cits.). Sin embargo, el Tribunal por la unanimidad de sus miembros integrantes, estima de recibo los agravios articulados por la actora, en la pretensión anulatoria que se promueve, y en su virtud, habrá de acoger la demanda, declarando la nulidad del acto administrativo impugnado, en razón de las resultancias probatorias de autos y disposiciones legales aplicables en la materia, que a continuación se explicitarán. En efecto, como lo señala la propia accionante, “si bien existen algunas semejanzas gráficas y fonéticas entre los vocablos, las mismas no son capaces de confundir al consumidor” (fs. 9 de autos), porque indudablemente, se adicionan otra serie de argumentos favorables a la gestión promovida, como lo es, entre otras, que la marca solicitada lo es exclusivamente respecto de un solo producto, y que de las otras tres marcas, dos de ellas no tienen registrados productos farmacéuticos alguno que se comercialice en el país (caso de Exubyl y Exorbin), y la otra (Lisovyr) comercializa otros productos totalmente distintos al que aquí se pretende proteger. En ese sentido, surge del informe proporcionado por el Ministerio de Salud Pública, que Lisovyr distingue “gotas oftálmicas”; “pomada oftálmica”; “cápsulas”; “ungüento”; e “inyectable”, todo ello bajo “CONTROL MÉDICO RECOMENDADO” (fs. 59 a 63 de autos). Y respecto de “los productos Exubyl y Exorbin, no fueron posible ubicar Registro ni solicitud de Registro en nuestros archivos” (ver fs.64v.de autos). Es de recibo entonces, la afirmación no controvertida de la reclamante, que por ejemplo Lisovyr, se comercializa en la República Argentina, para el tratamiento de Herpes; Exorbin, existe en Paraguay para productos químicos, farmacéuticos y veterinarios; y Exubyl, se comercializaba en nuestro país, siendo un curativo y cicatrizante granulado; agregando, que hoy no existe ninguno en el mercado uruguayo (fs. 10 “in fine” y 10v. “supra”de autos). Obra además informe de la DROGUERÍA EDUARDO CHIAPPE S.A. (fs. 43 de autos) que los productos que distinguen las marcas opositoras, no se venden en el URUGUAY. IV) En otro orden de cosas, quedó probado que la marca solicitada tiene registro anterior en el país de origen, Argentina (v. fs. 9 a 14 A.A) y por tanto, es aplicable el art. 6 quinquies, A-1, del convenio de París, por lo que no puede rehusarse su registro, salvo los casos especiales de exclusión. Que aquí, ahora, no se ha probado que ocurra alguno de ellos (lit.B, 1, 2 y 3 del mismo art.6). Por otra parte, la demandada no ha controvertido la otra afirmación de la accionante en el sentido de que los productos que distingue la marca “EXOVIR” se expenden bajo receta profesional, circunstancia que es muy tenida en cuenta por doctrina y jurisprudencia del Tribunal para aplicar el criterio benévolo: “porque el riesgo de confusión se diluye por el hecho de tratarse de productos que se venden por prescripción médica y bajo receta profesional y porque por su tipicidad, el consumidor presta cuidadosa atención al adquirirlos” (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, Segunda Edición, 1998, pág. 91). En consecuencia, no desvirtuada tampoco la afirmación que los cuatro productos farmacéuticos deben portar receta médica correspondiente, con la especificación clara; y en consideración, que los consumidores de las distintas marcas, son “pacientes” que deben estar asistidos por facultativos especialistas, por tanto consumidores asistidos y específicos, se debe concluir que el riesgo de eventual confusión prácticamente no existe. La reclamante limitó la protección marcaria dentro de la Clase Int. 5, acotándola a “EXCLUSIVAMENTE: PRODUCTOS ANTIVIRÓSICOS” (fs. 60, A.A.). Y “EXOVIR” se comercializa bajo receta “archivada”, extremo que limita su venta sólo a quienes porten la misma. Con la particularidad que no puede desconocerse, que “Exovir” es un antivirósico activo contra el Virus HIV, causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que no está destinado a la población en general, sino a cierto número de consumidores, que como se dijo, son pacientes asistidos por especialistas en la materia. Además, contribuye como circunstancia corroborante de la tesitura favorable a la coexistencia marcaria pacífica, el hecho de que no existan semejanzas desde el punto de vista conceptual ideológico, ya que, como muy bien señala la actora, las tres marcas que fundan la oposición configuran signos de fantasía, en tanto que la postulada “EXOVIR”, tiene un fuerte carácter evocativo a partir de su estructura gramatical y de los significados de las palabras griegas o de origen griego que componen la denominación: “EXO” significa “quitar”; y “VIR”, “virus”, lo que connota las “propiedades” del medicamento: un ANTIVIRÓSICO. En definitiva, los fundamentos expuestos llevan a concluir en el acogimiento de la demanda anulatoria incoada, por estimar que la marca solicitada está amparada en la Ley 9.956 conforme lo peticiona la reglamante. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda y por ende, anulando el acto administrativo impugnado, sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr.Brito del Pino, Dr. Mercant, Dr. Baldi (r.), Dr. Bermúdez, Dr. Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).