Sentencia Definitiva N° 582/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 1º de setiembre de 2022. No. 582 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados “AZUL S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 209/2020). RESULTANDO : I) El 3 de junio de 2020 compareció la Dra. Agustina Fernández, en representación de AZUL S.A. e incoó demanda de nulidad contra la resolución de fecha 21 de febrero de 2019, dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria, Energía y Minería, mediante la que se desestimó el registro de la marca AZUL (mixta) para distinguir los servicios de la Clase Internacional N° 39 (fs. 17 de los A.A.). Indicó que el día 13 de abril de 2016 solicitó el registro de la marca mixta “AZUL” y su logo, para distinguir los servicios de la Clase Internacional Nº 39. Manifestó que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual dedujo oposición de oficio, con el fin de eliminar la aparente confundibilidad respecto de la marca “AZUL VIAJES Y TURISMO”, propiedad de un tercero (limitada para “Agencia de Viajes”. Por ello, AZUL S.A. solicitó la limitación del registro de su marca para la Clase Internacional Nº 39, a fin de no comprometer los servicios de “Agencia de Viajes”. Destacó que no medió oposición de parte del titular “AZUL VIAJES Y TURISMO”. Sin perjuicio de la evacuación de la vista presentada por la promotora, en la que agregó profusa prueba de la coexistencia pacífica de los signos en el mercado nacional y la ausencia de peligro para el consumidor, la Dirección demandada dictó la Resolución en causa, desestimando el registro de la marca “AZUL”. Destacó que ha peticionado el registro de otras marcas, por ejemplo, la marca “TUDO AZUL PROGRAMA DE VANTAGENS” y su logo, que le fue concedida para la Clase Internacional N° 35, la que en conjunción con una serie de otros signos que se encuentran en trámite de registro y en uso pacífico en nuestro país, comprenden una familia de marcas. Consideró, que la supuesta confundibilidad alegada por la demandada, no es tal, puesto que el signo que pretende registrar no es asimilable, en ningún sentido, a la marca del contrario. Respecto de la confundibilidad, entendió que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual no consideró algunos elementos de vital importancia a efectos de la comparación entre ambas marcas, enfatizando en que ambas comparten el término “AZUL”. Así, no se tuvo en cuenta las diferencias gráficas entre los signos y entre los servicios distinguidos bajo uno y otro. Por lo tanto, defendió la coexistencia pacífica entre los signos en el mercado nacional, sin una real existencia de confusión, no existiendo riesgos para el consumidor, riesgos a los que sí se encuentra enfrentado ante la ausencia de registro. La marca que se pretende registrar es notoria tanto a nivel nacional como internacional, concretamente, en Brasil, país en el que fue creada hace más de diez años. Finalmente, indicó que la empresa AZUL S.A. utiliza el mismo nombre comercial que la marca solicitada. Allí, relevó lo dispuesto por el art. 67 de la Ley No. 17.011 que refiere a que los nombres comerciales constituyen propiedad industrial a los efectos de la normativa vigente y no es necesario el registro del nombre comercial para que sean aplicables los derechos que existen sobre el mismo. Ello, determina que, la marca continuará existiendo aún ante la ausencia de registro, viéndose imposibilitada de tutelar adecuadamente el signo marcario notorio de la accionante. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda y la consecuente anulación de la resolución en proceso (fs. 2 a 13). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Dr. Milton Fuentes Riera, quien contestó la demanda de manera contradictoria y peticionó la confirmación de la impugnada. Manifestó que existe una marca pre-registrada denominada AZUL VIAJES Y TURISMO LTDA. que resulta confundible con la que pretende registrar la actora. La solicitada y la pre-registrada resultan abarcar la misma clase internacional. Las marcas en pugna contienen la misma palabra “AZUL” lo que provoca en el público consumidor confusión, puesto que puede asociar el nuevo servicio a los que son propiedad de la opositora. Así, indicó que no se cumplen los requisitos del art. 6 de la Ley No. 17.011. Asimismo, poseen el mismo significado conceptual, siendo el color azul predominante en ambos logotipos. El agregado “viajes y turismo” que fuere agregado por el antecesor no resulta distintivo y así fue registrada sin derechos privativos conforme lo estipulado por el art. 7 de la precitada ley. En definitiva, solicitó que se desestime la demanda instaurada, confirmándose el acto administrativo impugnado (fs. 28 a 30). III) Por auto 4775/2020, de fecha 31 de agosto de 2020 (fs. 32) se dio noticia al tercero denunciado a fin de que comparezca, lo que hizo deduciendo tercería coadyuvante con el Estado. Así, se presentó Federico Ferreira, en representación de “AZUL VIALES Y TURISMO LTDA” y peticionó la confirmación del acto enjuiciado compartiendo los argumentos vertidos por el Ministerio demandado. En esa línea sostuvo que, ante la solicitud de la promotora, presentó un “Llamado de Atención” contra el registro de la citada marca, formulando su rechazo a la misma. Compartió los fundamentos de la Asesoría Jurídica del Organismo, quien expresó que resulta a todas luces evidente que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el Registro en virtud de la clara identidad entre ambas y su coincidencia en los servicios que pretende proteger. Enfatizó en que, tanto la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, así como el Ministerio de Industria, Energía y Minería, han entendido que la marca “AZUL” (etiqueta) Acta No. 473.262, no resulta registrable por no ser claramente diferente a la pre registrada por AZUL VIAJES Y TURISMO LTDA. Finalmente, peticionó la confirmación del acto enjuiciado (fs. 39 a 41). IV) Se ordenó el diligenciamiento de prueba por auto N° 8784/2020 de 14 de diciembre de 2020 (fs. 50). V) Alegaron las partes por su orden, haciéndolo la actora en el escrito que luce de fs. 90 a 96 y la demandada en el que corre de fs. 99. VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció en Dictamen Nº 673/2021 de fecha 8 de diciembre de 2021, a través del cual aconsejó rechazar la demanda y confirmar el acto procesado (fs. 105 y 106). VII) Se citó a las partes para sentencia, por decreto Nº 7684/2021 de fecha 9 de diciembre de 2021 (fs. 108), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Conforme con los términos de la demanda se acciona de nulidad contra la resolución de fecha 21 de febrero de 2019, dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria, Energía y Minería, mediante la que se desestimó el registro de marca AZUL (mixta) para distinguir los servicios de la clase internacional N° 39 (fs. 17 de los A.A.). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4 y 9). La volición resistida fue notificada el 22 de febrero de 2019. La empresa accionante interpuso recursos de revocación y jerárquico en tiempo útil, el 1° de marzo de 2019 (fs. 19 a 22 de los A.A.). La demanda anulatoria fue promovida útilmente el 3 de junio de 2020, según nota de cargo de fs. 14. III) El Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, rechazará la demanda y confirmará el acto impugnado por los fundamentos que se expondrán. IV) Corresponde analizar el riesgo de confundibilidad invocado por la demandada. Así, de una comparación visual existe, a juicio del Tribunal, una similitud entre la marca prerregistrada “AZUL VIAJES & TURISMO” y la que la accionante pretende registrar “AZUL S.A.” Si bien en la marca de la promotora el término “azul” es la única palabra, mientras que en la de la opositora el término se acompaña con la expresión “viajes y turismo”, la Corporación estima que no existen claras diferencias entre las marcas en pugna, máxime si consideramos que el rubro es el mismo, Clase Internacional Nº 39 que comprende “ Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes”. No asiste razón a la actora al considerar que la distinción se encuentra en el logotipo al que le agregó el contorno de Brasil a la izquierda de la palabra “azul”, o le haya incorporado algunos colores más que la prerregistrada. Lo cierto es que, no solamente estamos ante una clara semejanza gráfica y una identidad fonética casi igual, tornándose los prácticamente indistinguibles. Los consumidores habrían de dirigirse a las dos utilizando el término “azul”, lo que es inadmisible para marcas en la misma clase internacional. El hecho de que la empresa accionante, haya quitado a la solicitud, a posteriori, el registro para servicios de agencia de viaje, ello no enerva la confundibilidad o riesgo de asociación, puesto que ambas se encuentran dentro de la misma Clase Internacional. El Cuerpo en Sentencia No. 558/2020, en caso similar, manifestó: “En primer lugar, el artículo 6 de la Ley Nº 17.011 dispone que: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Como puede apreciarse de la norma transcripta, a los efectos del posible registro marcario el legislador exige que existan las claras diferencias entre el signo cuyo registro se solicita con respecto a los preregistrados. Así, de esta forma, evitar una posible confusión a ser generada por marcas similares dirigidas a identificar un mismo producto. Y en cuanto al concepto de confusión marcaria, doctrina y jurisprudencia han adoptado una serie de pautas para facilitar su aplicación. Entre ellas cabe destacar que: a) la confusión debe resultar de la impresión de conjunto despertada por las marcas; b) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; c) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; d) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (Cf. Juan Manuel GUTIERREZ CARRAU: “Manual Teórico-Práctico de Marcas” pág.87 y ss.). Por lo tanto, aplicando los criterios mencionados, no se aprecian diferencias entre las marcas en pugna. En efecto, a poco que se comparan las actas de solicitud de registro de la marca concedida e impugnada Nº 430577 (fs.2 A.A.), y las de la actora Nº 416261 y Nº 428576 (fs.18-19 A.A.), se aprecia que ambas etiquetas lucen como elemento preponderante la palabra “ESTRELLA”, a lo que se agregan el nombre de la empresa DAMM en el caso de la impugnada y la palabra INEDIT, siendo prácticamente imperceptibles el resto de las palabras que conforman la marca, en el plano denominativo. Es evidente que el mot vedette en ambas es “ESTRELLA”, lo que violenta en el caso de la impugnada la prohibición relativa prevista en el literal 6 del art.5 de la ley marcaria, al reproducir parcialmente la marca de la actora. Dado que la denominación es absolutamente de fantasía para la clase, y tratarse de una marca mixta, nada justifica el uso de la misma palabra con idéntica tipografía. Además, la similitud gráfica, fonética y conceptual entre la marca concedida con las pre-registradas propiedad de la actora, son relevantes, importando lo que se ha denominado “confundibilidad ortográfica” y “confundibilidad auditiva”. Tampoco debe perderse de vista que ambas marcas coinciden en su palabra central posicionándola en el mismo orden , es decir al inicio de la marca, y están dirigidas a la protección de una misma Clase Internacional de productos (32). En sentido, como lo ha indicado el Tribunal, “es menester tener presente que la marca es indivisible . Es la impresión de conjunto lo que debe tomarse en consideración a todos los efectos.” (Cfme. Sentencia Nº 478/2011)”. En síntesis, atendiendo a las diferencias que deben darse a fin de evitar la confusión del consumidor, el Tribunal estima que no existen suficientemente diferencias gráficas y fonéticas exigidas por la norma a fin de proceder al registro de la marca de la actora. La similitud entre ambas no permite su coexistencia pacífica en el mercado y en el registro marcario (art. 6o de la Ley 17.011). Así, en casos similares la Corporación ha considerado el estudio del tema efectuado por la doctrina al respecto, puesto que el art. 6 de la Ley No. 17.011 no determina los criterios aplicables. En ese sentido, expresa BUGALLO: “Las marcas que se quieren registrar deberán cumplir con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley de Marcas, en cuanto “deberán ser claramente diferentes a las que se hallan inscriptas o en trámite de registro”. La finalidad de dicha exigencia se encuentra establecida a continuación por la misma norma: Evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios o respecto de productos o servicios concurrentes. (…). Mediante la determinación de las claras diferencias entre los signos marcarios se pretende evitar la confusión entre los productos y servicios que se puede generar en el consumidor. Es decir, que la apreciación de las diferencias tiene una finalidad específica: que no exista riesgo de confusión; tal como se denomina en otros derechos, en base a los signos registrados o que estén en trámite de registro. Esta finalidad justifica la actuación de la autoridad administrativa en cuanto se busca proteger al consumidor respecto de los signos que en el mercado buscan captar la demanda de productos y servicios ” (BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, 2006, pp. 73-74). Es importante destacar que el riesgo de confusión se determina en función de la percepción que tendrá el consumidor que se enfrenta a ambos signos. Para ello, debe formularse un análisis forma sucesiva y no simultánea; deben cotejarse las marcas desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; y se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual teórico-práctico de marcas, págs. 87 y ss.). En cuanto al punto, se ha sostenido que debe estarse a la naturaleza de los productos o servicios a los que el consumidor accede con las marcas en pugna. Asimismo, debe observarse las vías o medios por los cuales se adquieren, la importancia económica, entre otros factores, para atender el cuidado que pondrá el consumidor al adquirirlo. En ese sentido, señala OTAMENDI: “ Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que “a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…). Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida que éste las requiera ” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, LEXIS NEXIS Abeledo - Perrot, 4ta. Edición, Bs. As., 2002, pág. 184). En conclusión, al efectuar la comparación entre las marcas “AZUL S.A.” y “AZUL VIAJES & TURISMO” (mixta), emerge claramente que no surgen claras diferencias entre ambas, por lo que en un consumidor poco experto podría confundirse. No le asiste razón a la promotora al manifestar que no hubo oposición de la marca preregistrada, puesto que a fs. 6 de los A.A., tal como fuere manifestado por la empresa compareciente en autos, presentó “un llamado de atención” y destacó: “ existe un alto grado de probabilidad que los consumidores se vean confundidos al enfrentarse con los servicios identificados con los signos en cuestión, o quizás, confundidos con respecto al origen empresarial de los mismos”. Extremo que es compartido por este Tribunal. En definitiva, por las razones expuestas, el Tribunal, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).