Sentencia Definitiva N° 235/2001

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 7 de mayo de 2001. No. 235 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE (CONAPROLE) con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 80/99). RESULTANDO : I) El accionante promueve demanda de nulidad, contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 23 de octubre de 1996, por la que se concediera el registro de la marca “YOKI”, para distinguir productos de la clase internacional 30. Se agravia manifestando: Que del simple cotejo gráfico surge, que los signos en pugna presentan la misma estructura silábica e igual número de letras, siendo idénticas las tres primeras (YOKi-YOKa). Señala que fonéticamente, al pronunciarse de modo muy similar, especialmente si se las expresa en forma rápida las marcas YOKI (marca solicitada) - YOKA (marca prerregistrada por la accionante), impresionarán al consumidor de modo muy similar. Considera además, que los productos que se pretende proteger son de consumo masivo y se expenden lado a lado en los mismos comercios, lo que incrementa el peligro de confusión. II) Conferido traslado, la demandada lo evacua manifestando: Que la Administración actuó de acuerdo a derecho. Afirma, que la marca en cuestión, a criterio de la Administración, es registrable por cuanto ella es claramente diferente a la prerregistrada de la actora “YOKA”, con lo que se da cumplimiento a su entender a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley No. 17.011. III) Abierto el juicio a prueba a fs. 13, se certificó la que luce agregada a fs. 20. Alegaron las partes por su orden (fs. 22 y 25 respectivamente). IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (dictamen 130/2000 fs. 28), se citó para sentencia y se acordó en forma legal; y CONSIDERANDO : I) En lo formal se comparte con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que ha sido bien agotada la vía administrativa y que la acción de nulidad fue deducida en tiempo, por lo cual corresponde ingresar al fondo del asunto. II) En lo sustancial, en cambio, y aún admitiendo que la cuestión es opinable, el Tribunal discrepa con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y entiende que en el caso se configuró un supuesto de confundibilidad, que justifica el acogimiento de la demanda anulatoria. La solicitud fue formulada con fecha 23/mar/94 y versó sobre una marca de naturaleza mixta “YOKI” (Etiq.) acta No. 269.148, para la Clase Int. 30, determinando la oposición de la aquí actora en función del registro anterior en su favor de la marca de naturaleza denominativa “YOKA”, acta No. 227.630, para varias clases int. y entre otras la 30 en su totalidad, registro que le fuera concedido el 17/agos/89 y renovado el 15/ene/95 (A.A. fs. 17 y vta., 20-21, y 24 vta.). Entre las marcas en pugna existen semejanzas tanto ortográficas como fonéticas indudables, al extremo que sólo una vocal las diferencia (“YOKA” y “YOKI”), y esa diferencia es mínima. Dichas semejanzas pueden trasladarse al plano conceptual o ideológico, dado el riesgo de “asociación” referido a la empresa que fabrica los productos distinguidos con una y otra marca, toda vez que el consumidor medio, que es el que el legislador ha tenido en vista como punto de partida, puede perfectamente creer que “YOKI” sea una derivación, o incluso una expresión en diminutivo, de la marca anterior “YOKA” y, en su mérito, suponer la existencia de un mismo origen empresarial para los productos respectivos. Todo ello deriva en el riesgo cierto de confusión, que a criterio del Tribunal no se disipa suficientemente por el hecho de que la marca concedida sea mixta (etiqueta, ver A.A. fs. 17 vta.), mientras la de la aquí actora es sólo denominativa. Puesto que aún en la etiqueta, lo visualmente relevante es la expresión ortográfica misma, y no los agregados a ella. Riesgo de confusión que es lo que la legislación marcaria busca evitar, y que en el caso existe, sea en sentido amplio o estricto, en este último caso mediato o inmediato (ver Arean Lalin, Manuel - Revista de la Propiedad Industrial, No. 4/996, págs. 54-55). Y que se incrementa, en general, cuando los productos protegidos son de consumo masivo y las marcas son breves, como es aquí el caso (conf. Gutiérrez Carrau, Juan M. “Manual Teórico Práctico de Marcas”, 1ª edic. págs. 95 y 99). El hecho de que la marca solicitada “YOKI” coincida parcialmente con el nombre comercial de la firma (“Yoki Alimentos S.A.”), no es decisivo para que tenga que admitirse. Porque la protección del nombre comercial (arts. 24 a 28 Ley No. 9.956; art. 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobada por decreto ley No. 14.910 del 19/jul/79), debe acordarse en la medida en que la pretensión no implique vulnerar las prohibiciones de la ley marcaria. Lo que en este caso concreto sucede, por darse el supuesto de confusión a que se hizo referencia. III) En suma, que a criterio del Tribunal, la marca solicitada y que fue concedida, carece de claras diferencias con la marca registrada antes por la aquí parte actora, y genera serio riesgo de confusión. Por lo cual el acto impugnado resulta desajustado a derecho y debe ser anulado (arts. 2 num. 12, y 3 y 10 de la Ley No. 9.956; y art. 33 del decreto de 29/nov/40 en redacción dada por art. 2 del decreto de 6/jul/45). Por estos fundamentos y con arts. 309, 310 de la Constitución y 22, 28 del decreto ley No. 15.524, el Tribunal por unanimidad FALLA : Anúlase el acto impugnado; sin especial sanción procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Brito del Pino, Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Bermúdez, Dr. Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada).