Sentencia Definitiva N° 518/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 11 de agosto de 2022. No. 518 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “MARZUREL S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 721/2019). RESULTANDO : I) El 4 de noviembre de 2019 compareció el representante de MARZUREL S.A. a promover demanda anulatoria en contra de la resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 29 de agosto de 2019, por la cual se revocó la concesión del registro de la frase publicitaria “ NATIVA, EL AGUA DE LA SIERRA DE LAS ÁNIMAS” (denominativa), Acta Nº 461.039, a favor de la actora, para distinguir “ AGUA”, comprendido en la clase internacional 32, que había sido concedida por resolución de fecha 5 de julio de 2018. En breve síntesis y luego de referir a los antecedentes del acto enjuiciado, resaltó que los argumentos invocados por PREMIUMBEVS S.A., que dieron mérito a la revocación impugnada, resultan desacertados. Entendió que ninguna de las marcas denunciadas por la contraria y/o de sus respectivos conjuntos (Virgen de las Animas , Nº 403.801; Orgánica de las Animas, Nº 410.417; Sublime de las Animas , Nº 411.532; Virgen de las Animas by Premiumbevs, Nº 424.725; y Virgen de las Animas, Nº 457.204) pueden ser considerados idénticos o semejantes a la frase publicitaria de marras. Señaló que las marcas en pugna son claramente diferentes, aún cuando se tenga presente en las mismas o en sus respectivos conjuntos marcarios, el término común “Ánimas” o “de las ánimas”. La marca del agua de la actora es “NATIVA” y lo es para distinguir ese producto comprendido en la clase internacional 32. Dicha marca es anterior a las de la contraria y con mucho más notoriedad que cualquiera de sus marcas. Al signo NATIVA, a los efectos de transformarla como “frase publicitaria” se le agregó simplemente el producto que distingue, como lo es el “AGUA” y se le adicionó la indicación geográfica de donde proviene o se extrae: “Sierra de las Ánimas”. Precisamente esa mención, hace honor al lugar de donde el agua es extraída; o mejor dicho, donde está ubicado el pozo de donde se extrae la misma. Entendió que no puede impedirse que se señale el lugar u origen o procedencia del producto (agua) y menos cuando, quien invoca el perjuicio, carece de todo derecho porque sus marcas en nada refieren ni tienen que ver con el lugar geográfico “ Sierra de las Ánimas”, ni tampoco se le puede conceder la exclusividad por ello. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda incoada. II) Conferido traslado de la demanda, lo evacuó el representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a fs. 29-33, defendiendo la legitimidad del acto en causa. En lo medular, expresó que el análisis que debe efectuar la Administración frente a dos marcas que pueden generar confusión en el consumidor, debe realizarse con respecto al conjunto marcario solicitado, en contraposición con el conjunto marcario existente, apreciando los mismos desde los puntos de vista gráfico, fonético, conceptual, etc. Aseveró que al evaluar la confundibilidad del eslogan de autos, la misma debe realizarse tomando a la denominación en su conjunto, ya que una frase publicitaria está compuesta por términos inescindibles que transmiten una idea, tomando relevancia las palabras que la integran. En tal sentido, el eslogan de autos, apreciado en su conjunto, no guarda las claras diferencias exigidas por la normativa vigente en la materia. El signo impugnado reproduce la locución “DE LAS ÁNIMAS ”, que es el elemento caracterizante de la familia de las marcas PREMIUMBEV S.A., por lo cual se configuraría el riesgo de confusión para el público, en cuanto al origen empresarial. Asimismo, señaló que existen elementos que hacen presumible la competencia desleal. En definitiva, solicitó se rechace la demanda promovida, por ser el acto impugnado ajustado a Derecho. III) A solicitud de la parte demandada (fs. 32 vto.), se dio noticia del pleito al tercero denunciado, PREMIUMBEVS S.A. (fs. 38 y vto.), quien no compareció en el plazo otorgado, según dada cuenta de fs. 40. IV) Se abrió el juicio a prueba por auto Nº 3023/2020 (fs. 41) y se diligenció la que luce certificada a fs. 79. V) Alegaron las partes por su orden, haciéndolo la parte actora a fs. 89-96 y la demandada a fs. 99. VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen Nº 562/2021, de 18 de octubre de 2021, aconsejando amparar la demanda y anular el acto en proceso (fs. 102-104). VII) Se citó a las partes para sentencia (fs. 106), la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes naturales, en concordancia con lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, amparará el reclamo anulatorio, por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) Antecedentes relevantes. A efectos de un adecuado análisis de la cuestión sometida a decisión, corresponde relevar los antecedentes del acto enjuiciado. Así, emerge de su estudio que el 17 de diciembre de 2014, MARZUREL S. A. solicitó con Nº de Acta 461.039, el registro de la frase publicitaria "NATIVA, EL AGUA DE LA SIERRA DE LAS ANIMAS" para cubrir el producto "AGUA" de la Clase Internacional 32 (fs. 2 AA). Publicada dicha solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial (fs. 5 AA), PREMIUMBEVS S.A., dedujo oposición en base a confundibilidad directa con sus marcas: "Virgen de las Animas" No. 403.801, "Orgánica de las Animas" N° 410.417, "Sublime de las Animas" No. 411.532-"Virgen de las Animas by Premiumbevs" No. 424.725 y, “Virgen de las Animas " No. 457.204 (fs. 10 a 23 de AA). Se confirió vista de la oposición a la actora, quien la evacuó en los términos que surgen del escrito agregado a fs. 28-37 AA. La Asesoría Letrada, emitió informe el 12 de junio de 2018, aconsejando no hacer lugar a la oposición de terceros y conceder el registro solicitado (fs. 45 a 47 AA); lo que fue compartido por la Encargada de Área Asuntos Jurídicos a fs. 48 ibídem. De tal modo, se dictó la Resolución de la DNPI, de 5 de julio de 2018, por la que se concedió el registro de la "frase publicitaria" a favor de MARZUREL S.A., “….por el conjunto sin derechos privativos sobre el término “AGUA”, art. 7 de la Ley 17.011 y sobre la expresión “sierra de la animas”, con el alcance previsto en el artículo 74 de la ley mencionada (…) para distinguir “agua” de la Clase Internacional 32.” (fs. 48 de A.A.). Ante ello, compareció el 23 de julio de 2018, PREMIUMBEVS S.A., interponiendo recurso de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 53 -54 AA). Luego de conferir vista la actora y ser evacuada la misma (fs. 56 y 57 respectivamente de los AA), se expidió la Asesoría Jurídica, quien señaló que se había padecido error en la resolución de fecha 5 de julio de 2018 y, en su lugar, al tratarse de una frase publicitaria, aconsejó que se conceda el registro sin las limitaciones de los art. 7° y 74 de la Ley No. 17.011. (fs. 58 AA). Luego de conferir vista a las partes del antedicho informe, por Resolución de 16 de noviembre 2018, la Administración revocó por contrario imperio, la resolución anterior, de acuerdo a lo informado por la Asesoría Jurídica (fs. 69 AA). Continuado el trámite en la órbita administrativa respecto de la recurrencia movilizada (fs. 72 y ss. AA); y diligenciada la prueba ofrecida, la DNPI, por resolución de 29 de agosto de 2019 dispuso revocar la resolución de fecha 5 de julio de 2018, por la que se concedió el registro de la frase publicitaria NATIVA EL AGUA DE LA SIERRA DE LAS ÁNIMAS, a favor de MARZUREL S.A. de URUGUAY, para distinguir “agua” de la clase internacional 32; siendo éste el acto que se procesa en autos (fs. 154 AA). Paralelamente, PREMIUMBEVS S.A., el 9 de abril de 2019 - habiendo operado denegatoria ficta de los recursos presentados- dedujo ante el Tribunal, acción de nulidad en contra de la resolución que concedió el registro, la que fue tramitada en los autos "PREMIUMBEVS S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (FICHA No. 205/2019) (acordonados a estos autos). Respecto de este accionamiento, la parte actora solicitó el desistimiento, lo que así fue declarado por la Sede, por decreto Nº 7555/2019 (fs. 69 de dichos autos). V) Análisis sustancial - Ilegitimidad del acto en causa. A juicio de la Corporación, el registro de la marca “NATIVA EL AGUA DE LA SIERRA DE LAS ÁNIMAS” , fue ilegítimamente revocado por la resolución impugnada. En lo inicial, debe tenerse presente que la marca cuyo registro se concedió originariamente, constituye una frase publicitaria. El art. 3º de la Ley 17.011 dispone que: “ Podrían constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley”. Enseña BUGALLO que la inclusión expresa de los denominados usualmente “slogans publicitarios” entre los signos con capacidad distintiva, susceptibles de ser registrados como marcas, responde también a la tendencia más moderna en materia de derecho marcario. La circunstancia de constituir una frase publicitaria no impide prima facie el registro como marca. De todas formas, no se trata de una categoría especial de signo distintivo, ni amerita que exista un Registro distinto al de las marcas. Si nada hubiera dicho la ley de marcas uruguayas igual debería considerarse al eslogan publicitario como un signo registrable como marca en caso de cumplir con los requisitos generales de la categoría (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz: “Propiedad Intelectual” , FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2006, p. 125). Por su parte, el artículo 6º de la citada Ley prevé que para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes. Partiendo de tales entendimientos, se estima que las marcas en pugna no resultan confundibles. En efecto, al apreciarse el signo, de acuerdo a la impresión del conjunto que genera la observación de la solicitada, enfrentada a las marcas pre-registradas, de modo sucesivo, teniendo presente las semejanzas y desde el lugar del presunto consumidor, tanto gráfica como fonéticamente surgen diferencias suficientes de acuerdo a lo requerido legalmente para proceder a su registración. No puede desconsiderarse, en el caso, que entre las marcas en pugna, el aspecto denominativo central en el que podría producirse la confusión es “(…) EL AGUA DE LAS ANIMAS” con relación a la familia de marcas de PREMIUMBEVS S.A., a saber, “VIRGEN DE LAS ANIMAS”; "ORGÁNICA DE LAS ANIMAS", "SUBLIME DE LAS ANIMAS", "VIRGEN DE LAS ANIMAS BY PREMIUMBEVS" y “VIRGEN DE LAS ANIMAS". Sin embargo, a criterio de la Sede, existen otros elementos -denominativos- que aportan diferencias. En tal sentido, el elemento preponderante de la solicitante está constituido por el término “ NATIVA” el que, en un contexto de debilidad general de las frases objeto de examen comparativo, deviene en factor diferencial decisivo. Al respecto, se comparte lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que, “ en la frase NATIVA, EL AGUA DE LA SIERRA DE LAS ÁNIMAS, se destaca la palabra NATIVA, que es precisamente el nombre por el cual el producto es conocido y que se constituye en el elemento denominativo principal y preponderante, “mot vedette”, como lo llama la doctrina”. En tal sentido, como explican BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, ocurre a veces que los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de concitar sobre el mismo toda la atención que debiera merecer el signo completo. En estos casos excepcionales, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado; ésta es la teoría denominada del mot vedette, que con mayor justeza podría llamarse del élément vedette. (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “ Derecho de marcas”, Tomo II, Editorial Heliasta, 2ª Edición, Buenos Aires, 2003, p. 48). En la emergencia, se debe concluir que el elemento preponderante resulta la marca “NATIVA”, la que, indudablemente, goza de clara notoriedad en el mercado e, incluso, es anterior a las de la opositora. Tal aserto, emerge acreditado ampliamente de la prueba diligenciada en autos. En este sentido, cabe convocar el informe contable que obra a fs. 99 (carpeta de documentación en 99 fs.), el que ilustra sobre la presencia que tiene en el mercado la marca NATIVA en relación a la opositora, arrojando el referido informe, a modo de ejemplo que, en el año 2019, NATIVA representaba el 12,3% del mercado de aguas vendidas al público en el Uruguay, mientras que " VIRGEN" de PREMIUMBEVS representaba el 0,0015%. Asimismo, emerge del citado informe que, el 43% de los comercios auditados tuvieron presencia de la marca NATIVA, mientras que la marca VIRGEN, estuvo en el 0.21% de los mismos comercios. Todo lo cual resulta ratificado por las respuestas a los oficios librados por las cadenas de supermercados, TIENDA INGLESA a fs. 61 infolios; TATA a fs. 64 a 65 infolios, que refieren a que no comercializan las aguas de la marca VIRGEN DE LAS ÁNIMAS , ORGÁNICA DE LAS ÁNIMAS y SUBLIME DE LAS ÁNIMAS y en cambio, sí lo hacen con relación a la marca NATIVA, informando incluso sobre el volumen de ventas de esta última. Lo antes expuesto, conduce a que la posibilidad de confusión, deba descartarse en atención al consumidor presunto, en el entendido de que éste conoce la marca NATIVA y por ende, el uso de esa frase no va a provocar que incurra en error alguno. Ello, aún, tratándose de un consumidor no discriminador, en atención al tipo de producto que la marca protege. Como contrapartida, y en la misma línea de razonamiento, no puede desconocerse que, las marcas cuya titularidad ostenta la opositora, son de reconocido prestigio y un elevado costo y, por ende, están dirigidas a un público, eminentemente selectivo, quienes, por tal motivo, tendrán una mayor sensibilidad para diferenciar los signos. Desde ese enfoque, no es posible sortear la nota periodística del “Diario El País ”, agregada a fs. 90 de los antecedentes administrativos, titulada “VIRGEN DE LA ÁNIMAS SE IMPONE EL MERCADO MUNDIAL DE AGUAS PREMIUM” , donde se puede leer, además, que, “…, en Barcelona o Ibiza se llega a pagar 28 euros por botella”. Conforme con lo que viene de relacionarse, desde la doctrina, se ha precisado que, el bajo o elevado precio del producto o servicio, incidirá fuertemente en la postura y percepción del consumidor. Así: “… ante un producto de precio elevado, no actuará descuidada o irreflexivamente, tomándose su tiempo para analizar atentamente los objetos y sus respectivas marcas, mientras que la conducta inversa ha de esperarse ante productos de bajo costo. Como expresa la doctrina italiana, tratándose de productos costosos será exigible un mayor grado de "vicinanza" entre los signos para concluir a favor del riesgo de confusión”. (Cf. CHIJANE, Diego, “La Defensa Judicial del Derecho de Marca” , La Ley Uruguay, 2017, p. 128-130). Por otro lado, en cuanto a las semejanzas entre los signos en pugna, aquellas exclusivamente fincan en la coincidencia de los términos “DE LAS ANIMAS”. Sobre el punto, la actora, señaló que ella tiene que ver con el lugar geográfico "SIERRA DE LAS ANIMAS ", donde está ubicado el pozo donde se extrae el agua. En tanto, la opositora extrae el agua del "Cerro de Arequipa" (sito en Lavalleja, totalmente fuera de la Sierra de las Ánimas), por lo que su origen, nada tiene que ver con el origen del agua NATIVA. Se estima que en este aspecto, también asiste la razón a la actora. En efecto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 74 de la Ley 17.011, en la redacción dada por el art. 140 de la Ley No. 19.670 de 15 de octubre de 2018: “Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto o servicio como originario de un país, una región o una localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Se entiende por indicación de procedencia el uso de un nombre geográfico en un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción, fabricación o prestación del mismo. Estas gozarán de protección sin necesidad de registro. El uso de una indicación de procedencia no obsta a su empleo por parte de otros proveedores afincados en el lugar siempre que sea un uso de buena fe y siempre que no genere confusión”. Con relación al tema, ha expresado la Corporación: “Señala BUGALLO, que la indicación de procedencia constituye una simple mención del lugar geográfico donde se elabora, cultiva o extrae un producto o presta un servicio. En este sentido, se trata del origen de un producto o servicio en el sentido aduanero de la palabra. Todo nombre geográfico puede constituir una indicación de procedencia y agrega: La protección de la indicación de procedencia no depende de un acto de registro y tiene como efectos la tutela de la veracidad de las afirmaciones de los concurrentes en el mercado en cuanto al lugar de origen de un producto o servicios. Efectivamente, el inciso 2º del artículo 74 LM establece que Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro (BUGALLO, Beatriz. Propiedad Intelectual, FCU, 2006, pág. 302 y 303). A propósito de estos conceptos, el Tribunal ha dicho que debe recordarse que la “Indicación de Procedencia”, goza de protección aún sin necesidad de registro, según establece el art. 74 de la Ley 17.011. Por ende, los eventuales derechos de otros productores o prestadores de servicios instalados en la zona identificada con el nombre geográfico, pueden usar dicha indicación, sin registro y sin verse perjudicados por el registro como marca por otro, dentro de las revisiones de la ley (Cfme. sent. 160/16, 479/15)”. (Cf. sentencia No. 565/2019). La circunstancia relevada, aunada a lo analizado previamente, opera como otro elemento diluyente de la posibilidad de que se presente riesgo confusorio. De manera que se coincide nuevamente con el Procurador del Estado, cuando consigna que, “no se advierte a juicio de esta Procuraduría que haya existido mala fe de parte de la promotora al incorporar la ubicación en la frase publicitaria, sino que por el contrario probó que la misma refiere al lugar y la fuente de donde se extrae el agua, mientras que en el caso de PREMIUMBEVS en nada se relaciona con un lugar geográfico por lo que no sólo ello no genera confusión, sino que además no se le puede prohibir su uso a quien efectivamente lo menciona para referirlo a una ubicación.” (fs. 103 vto. y 104 infolios). Como colofón, en lo que dice relación con la invocada competencia desleal por parte de la demandada, se entiende que esta tampoco se verifica en el caso. Sobre el punto, recurriendo nuevamente a la doctrina, se ha señalado que se verifica competencia desleal: “… cuando la nueva marca que se solicita. (...) hace presumir en el examinador una "mala fe", una "deslealtad", un intento de aprovechamiento o apropiación indebidos de un signo y prestigio ajenos" (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, "Manual Teórico-Práctico de Marcas", Universidad de Montevideo, 3ª Edición, p. 103). Analizado el cúmulo probatorio, no surge prueba alguna que permita presumir el propósito espurio que se atribuye a la actora por parte de la Administración y la opositora. Por las razones expuestas y lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, anúlase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora, en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).