Sentencia Definitiva N° 205/2001

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 4 de abril de 2001. No. 205 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “THE COCA COLA COMPANY con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 178/98). RESULTANDO : I) Que a fs. 12 y ss. compareció el apoderado de la parte actora entablando demanda de nulidad contra la Res. de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 10/1/97, por la que se concedió a Refrigerantes Do Oeste S.A. el registro de la marca “TIMBAY” para individualizar productos de la Clase Int. No. 32 (fs. 24 A.A.). Expresa que la firma que representa es titular del registro de la marca “SIMBA” que distingue la totalidad de productos de la Clase Int. No. 32; que los signos son confundibles, refiriendo ambas marcas a bebidas, en los que se está frente a consumidores no especialmente calificados; que el solo hecho de la existencia de una marca confundible ya ocasiona un perjuicio, por todo lo que solicita la anulación del acto impugnado. II) Conferido traslado de la demanda, y luego de solicitada la correspondiente prórroga, ésta fue contestada a fs. 22 y ss., manifestándose, en síntesis, que: se remitía a los argumentos referidos en el trámite administrativo previo, que la actora no aportó ningún elemento de juicio suficientemente demostrativo de una probable confundibilidad de las marcas en conflicto; que la marca registrada es emblemática y la de la actora denominativa, lo que disminuye las posibilidades de confusión; que ambas tienen diferencias fonéticas y en cuanto a las conexiones que evocan; pide se cite al tercero interesado, y en definitiva se confirme el acto impugnado. III) Abierto el juicio a prueba, las partes produjeron la que obra certificada a fs. 75, alegando ambas por su orden a fs. 77 y ss. y fs. 81, respectivamente. Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien en Dictamen No. 101/2000 aconsejó confirmar el acto impugnado, y se citó para Sentencia, la que fue legalmente acordada, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Que se agotó correctamente la vía administrativa y la acción se interpuso en plazo. II) María Fernanda CEA por THE COCA COLA COMPANY, promueve acción de anulación contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 10 de Enero de 1997, por la cual se concedió el registro de la marca “TIMBAY” (Etq.) Acta No. 271.496 para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 32, a favor de REFRIGERANTES DO OESTE S.A. de Brasil, por considerar que es confundible con el registro de su propiedad marca “SIMBA” No. 230.902 en la misma clase, bebidas. III) Sin perjuicio de la opinabilidad en un tema, como el de marcas, en que, como lo señala la propia actora, “los criterios subjetivos juegan un rol importante” en el arbitrio jurisdiccional al analizar los principios rectores en la materia (fs. 14 de autos), -por cuyo mérito la apreciación concreta de los hechos objeto de litigio pueden conducir a conclusiones que difieren sólo en matices-, se habrá de proceder a compartir los fundamentos del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en la especie, que se pronuncia por aconsejar el rechazo de la acción instaurada. Ello, en función de estimar, que “entre la marca prerregistrada “SIMBA” y la autorizada “TIMBAY” existen diferencias gráficas y fonéticas que permite su coexistencia en el mercado”. Además, agrega la Procuraduría, que “...en el caso para ponderar debidamente la posible confundibilidad no parece acertado descomponer el término y destacar sólo sus semejanzas cuando en realidad lo correcto es ponderar el conjunto del término sin divisiones o separaciones. La existencia de algunas letras en común no es índice suficiente para descartar una nueva marca en beneficio de la más antigua” (fs. 84v. de autos). Se admite que el caso no es tan sencillo, porque desde el punto de vista ortográfico (como lo denomina el Dr. Mario D. LAMAS en su trabajo “Derecho de Marcas en el Uruguay”, Montevideo, 1999, pág. 233, 8.1.1) ambas marcas tienen cuatro letras comunes colocadas en el mismo orden (“IMBA”), extremo que implicará sugerir, en principio, una finalidad que no condice con la normativa aplicable. Sin embargo, se aprecia, desde el punto de vista fonético (“confundibilidad auditiva”) que la semejanza se diluye, circunstancia que lleve a compartir la posición asumida por la Procuraduría, como se expresa precedentemente. Posición que se reafirma si en la comparación de los signos, se advierte que entre la marca prerregistrada “SIMBA” denominativa (fs. 53 y ss. de autos), y la marca concedida “TIMBAY”, mixta para la misma clase (ver fs. 9 y v. A.A. Leg., de 24 fs.), resaltan las claras diferencias exigidas por el art. 33 del Decreto reglamentario de 29 de noviembre de 1940, como lo destaca el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 84v.). No conforma un argumento sólido, a criterio de los integrantes de la Sala la afirmación de la actora basado en que no existen “rasgos especiales diferenciantes” entre las marcas en disputa (v. fs. 78). Por lo contrario, la marca concedida es mixta, puesto que se describió en la solicitud como “...denominación “TIMBAY” escrita en forma especial...” y se agregó el texto dibujado consistente en letras de imprenta en trazo grueso negro, rodeadas de un trazo fino también negro, que hacen, sumado a la diferencia concretada, principalmente en la fonética, que se considere que las posibilidades de riesgo de confusión no sean como lo sostiene la reclamante. Las conclusiones precedentes a las que se arriba, excluyen la eventual presunción de una sutil forma de aprovecharse, por asociación de ideas, del prestigio de una marca que tiene detrás el peso de una empresa de proyección universal. En consecuencia, en virtud de la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos (presunción naturalmente simple o relativa), por estimar que no ha sido desvirtuada en la presente causa, se habrá de proceder a confirmar la resolución impugnada. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda y, por ende, confirmando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Brito del Pino, Dr. Mercant, Dr.Baldi (r.), Dr. Bermúdez, Dr. Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada)