Sentencia Definitiva N° 187/2001

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 2 de abril de 2001. No. 187 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “STRUCTURECO INC. con ESTADO - MINISTERIO DE INDUSTRIA , ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad (No. 424/98). RESULTANDO : I) Que a fs. 1 y ss. compareció la parte actora entablando demanda de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 11/4/97, por la que se denegó el registro de la marca “STRUCTURE” para individualizar productos de la Clase Int. No. 3 (a fs. 22 A.A., letra A). Expresa que la Administración invocó como fundamento del acto que se impugna, la posible existencia de confundibilidad con la marca prerregistrada “TEINT STRUCTURE”, fundamento que entiende no es de recibo ya que las marcas no son confundibles si aplicamos correctamente los criterios de cotejo marcario elaborados por doctrina y jurisprudencia: que asimismo se debe considerar la marca “STRUCTURE” como notoria a nivel mundial en lo referente a vestimenta, prendas de confección, accesorios, como parte de una de las cadenas de tiendas más importantes de EEUU; que a medida que las grifas se vuelven famosas, se produce una extensión en cuanto a los productos que abarca la misma, habiendo irrumpido la marca que pretende registrar en el mercado de los productos de perfumería; que pasando a un análisis puramente marcario, y apreciando las marcas en pugna desde una visión global, integrativa de cada conjunto marcario, surgen las diferencias; que existen determinados términos que por su ubicación destacan en el conjunto, como lo es el vocablo “TEINT”; que influyen en el cotejo marcario una serie de factores, además de los puramente gráficos, fonéticos y conceptuales, ya que ubicándose en el lugar del consumidor, las marcas pueden distinguirse claramente, por todo lo que el acto administrativo denegatorio es contrario a derecho. II) Conferido traslado de la demanda, ésta fue contestada a fs. 23, manifestándose que la normativa vigente establece que las marcas han de ser claramente diferentes; que deben apreciarse por la combinación de los elementos que la componen, comparándolas en sus semejanzas, con el criterio de un consumidor poco atento pero interesado en el producto y que la apreciación ha de ser sucesiva; que las reglas elaboradas por doctrina y jurisprudencia, permiten un cotejo metódico y un resultado más objetivo, surgiendo elementos razonables de confusión, por todo lo que solicita la confirmación del acto impugnado. III) Abierto el juicio a prueba, las partes produjeron la que obra certificada a fs. 32, alegando ambas por su orden, a fs. 34 y ss, y fs. 40, respectivamente. Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien en Dictamen No. 42/2000 aconsejó confirmar el acto impugnado, y se citó para sentencia, la que fue legalmente acordada, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Que se agotó correctamente la vía administrativa y la acción se interpuso en plazo. II) Eduardo LAPENNE, en representación de STRUCTURECO INC. promueve acción de nulidad contra el Estado, Ministerio de Industria, Energía y Minería, a fin de obtener la anulación del acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 11 de abril de 1997, por el que se denegó el registro de la marca “STRUCTURE” Acta No. 275.753 en la Clase Internacional 3, por considerar que el mismo ha sido dictado en violación de la norma de derecho. Manifiesta el reclamante que en la vía administrativa, se ha invocado como fundamento del rechazo de la marca solicitada, la posible existencia de confundibilidad con la marca “TEINT STRUCTURE” No. 229.510, a nombre de Lancome Parfums et Beauté y Cie. Sin embargo, sostiene que las marcas no son confundibles si se aplican correctamente los criterios de cotejo marcario elaborados tradicionalmente por la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional. III) Resulta de las actuaciones administrativas agregadas a la causa, que la reclamante, con fecha 14/II/95, solicitó el registro de la marca “DENOMINATIVA” “STRUCTURE” bajo Acta No. 275.753, para la Clase Internacional 3 (fs. 9/10v.). Ello determinó la oposición de “LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE.” de Francia, en base al prerregistro de la marca “TEINT STRUCTURE”, concedida el 16/XI/989 bajo Acta No. 229.520, para la Clase Internacional 3 (fs. 13, 14/16, 16v. y 18). El acto en causa implicó en consecuencia, acoger dicha oposición. Respecto de la cuestión litigiosa planteada, el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se expide, sosteniendo que entre la marca prerregistrada “TEINT STRUCTURE” y la solicitada “STRUCTURE” no se aprecian las claras diferencias gráficas y fonéticas que exige la reglamentación vigente, sin perjuicio de agregar, que existen similitudes conceptuales notorias que contribuyen a la confusión. Afirmando además, que la confusión se genera con relación al término medular de ambas denominaciones que es “STRUCTURE”, donde se destacan especialmente las similitudes. Ponderación de conjunto de la denominación donde se aprecian más semejanzas que diferencias (fs. 43/43v. de autos). Dicho criterio de opinión es compartido en la especie por la unanimidad de los integrantes de la Sala, porque como bien lo señala la Procuraduría del Estado, el núcleo de este conjunto marcario gira en torno de la expresión “STRUCTURE”. Pero además, si bien la accionante se contradice en cuanto al tipo de marca que postula, porque inicialmente señala que la marca opositora es MIXTA (fs. 2v. supra de autos), pero luego establece que ésta es DENOMINATIVA (alegato, de fs. 34 de autos), lo cierto es que no cabe duda que la marca de la firma francesa que dedujo oposición es claramente “DENOMINATIVA” (fs. 16v., Legajo “A” cit.). Por ende, tratándose de dos marcas DENOMINATIVAS que tienen en común un término FUNDAMENTAL (“STRUCTURE”) no puede admitirse -dado que, además, ambas marcas refieren a la MISMA clase internacional 3.- que existe entre ellas las “claras diferencias” que reclama el art. 33 del Decreto-Reglamentario (Ley 9.956/1940) de 29/XI/940, en la redacción dada por el art. 2º del Decreto de 6/VII/945. Además, tampoco está en discusión el prerregistro de la marca “TEINT STRUCTURE” en razón de la cual se opuso “Lancome Parfums et Beaute & Cie.”, ni puede negarse el claro sesgo “evocativo” de “Structure”, extremo destacado en la idea del consumidor al decidir su adquisición -que no obstante ubicarse en los selectivos o exigentes-, puede incurrir en confusión, al creer que la marca “Structure” es una “derivación o variante” de la primera (“Teint Structure” especialmente cuando como en el caso, LANCOME de PARIS goza también de gran prestigio en el ramo de perfumería. La propia accionante expresa, en su demanda, que no obstante, estar la marca “Structure” registrada en países de todos los continentes dentro de las clases internacionales Nos. 25 y 42 (vestimenta y venta al por menor de diversos artículos), irrumpe también en el mercado de los productos de perfumería para la clase internacional 3. Entones, cabe entender, que en el caso de autos, por tratarse de productos de consumo bastante masivo y de un origen común, no es posible evitar el riesgo de confusión, dado que el “consumidor medio y poco atento” que los adquiere, puede perfectamente suponer o presumir, que los bienes o productos provienen del mismo comerciante o empresa. Igualmente considera la Sala que no es de recibo la pretensión de la actora, invocada en su alegato de bien probado, de amparar la solicitud en el artículo 6 quinquies del Convenio de París, que contiene la llamada cláusula “TAL CUAL ES” (fs. 37 de autos). Puesto que si bien se acreditó el registro marcario en el país de origen con fecha 21 de noviembre de 1989 (fs. 26 num. 1), y que se trata de marca notoria en muchísimos otros países (Legajo agregado “B”), la cláusula “TAL CUAL ES” referida (DL 14.910) no es de aplicación en la especie, desde que la misma norma invocada prevé que puede rehusarse el registro “... cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama” (literal B, numeral 1). Por otra parte, no cabe duda que la marca opositora es muy anterior, pues el registro de “Teint Structure”, data del 16 de noviembre de l989 (fs. 13 y 18, Legajo “A” de A.A.), en tanto que la marca enjuiciada fue solicitada para su registro en la fecha del 14/II/95 (fs. 9), por lo que, el titular de la primera tiene un derecho adquirido a oponerse a la solicitud de cualquier otro registro que se pretenda, y que no tenga claras diferencias con la prerregistrada. Por último, si bien la marca rechazada tiene cierta coincidencia con el NOMBRE COMERCIAL de la firma peticionante (“STRUCTURE” y “STRUCTURECO INC”), la doctrina es muy clara en que puede priorizarase la protección del NOMBRE COMERCIAL (arts. 24/28, Ley 9.956) cuando ello implicaría vulnerar la protección marcaria y las prohibiciones del art. 2do. de la citada ley (en el caso, el numeral 12 del art. 2do. relativo al supuesto de CONFUNDIBILIDAD). Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal FALLA : Desestimando la demanda y, por ende, confirmando el acto administrativo impugnado; sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Brito del Pino, Dr. Mercant, Dr.Baldi (r.), Dr. Bermúdez, Dr. Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada)