Sentencia Definitiva N° 459/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 30 de junio de 2022. No. 459 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PANASONIC CORPORATION con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 688/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 24 de enero de 2019, mediante la cual se dispuso “DESESTÍMASE la solicitud de Registro de Marca PANASONIC (mixta), solicitada bajo expediente No. 472505 a nombre de PANASONIC CORPORATION de JAPON, para distinguir los artículos comprendidos en la/s clase/s internacionales 1 (S/D), 2 (S/D), 3 (S/D), 5 (S/D), 6 (S/D), 7 (S/D), 8 (S/D), 9 (S/D), 10 (S/D), 11 (S/D), 12 (S/D), 14 (S/D), 16 (S/D), 17 (S/D), 19 (S/D), 20 (S/D), 21 (S/D), 25 (S/D), 26 (S/D), 28 (S/D), 35 (S/D), 37 (S/D), 38 (S/D), 39 (S/ D), 40 (S/D), 41 (S/D), 42 (S/D), 43 (S/D), 44 (S/D) y 45 (S/D) .” (fs. 261, en carpeta verde de 261 fojas, A.A.). En su demanda, la accionante relató los antecedentes del acto y se agravió contra la Resolución impugnada, señalando que esta adolece de vicios formales y sustanciales que la tornan absolutamente nula. En necesaria síntesis, sostuvo como principales argumentos fundamentes de su pretensión las siguientes: i) ausencia de vista previa suficiente; ii) ausencia de motivación suficiente ; iii) presunción simple a favor, en aplicación del artículo 6 de la Ley Nº 15.869 ; iv) improcedencia de desestimar lo solicitado en su totalidad; v) violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; vi) violación a los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica. En primer lugar, relató que realizó un importante esfuerzo financiero con el objetivo de -a través de la solicitud de la marca desestimada- poder obtener un registro marcario en Uruguay que le otorgara la exclusividad en el uso de la marca “PANASONIC” para los productos y servicios que solicitó, protegiendo así su reconocida marca frente a cualquier intento de apropiación o imitación por parte de terceros. En ese contexto, reseñó que, en una primera etapa del trámite, se le confirió vista a los efectos de subsanar defectos de forma relativos al detalle de los productos y servicios, la que evacuó presentando un nuevo juego de descripciones, ajustándolo a las objeciones de los examinadores. No obstante, luego de ello estos le otorgaron una segunda vista en la cual señalaron que, en aplicación del artículo 13 de la Ley Nº 17.011, PANASONIC CORPORATION debía optar entre la solicitud en trámite y su marca pre - registrada, “PANASONIC” (mixta), Nº 424.723 (renovación del Nº 329.848), inscripta en las clases internacionales Nº 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 38, 40, 41 y 42 (según detalle de productos y servicios), cuya última renovación se concedió el 26 de julio de 2011. Sin embargo, la vista formulada no explicaba respecto a qué tipo de productos y servicios existía superposición entre las marcas, quedando este punto a criterio de la solicitante. De esta manera, analizada la vista, la actora constató que la descripción de productos de la solicitud de marca “PANASONIC” (mixta), acta Nro. 472.505, repetía, únicamente en algunas clases internacionales, algunos productos y/o servicios que ya estaban comprendidos en el detalle de productos y servicios de su marca pre - registrada “PANASONIC” (mixta), registro Nro. 424.723. En virtud de lo anterior, evacuó la vista conferida y presentó un nuevo juego de descripciones, limitando la cobertura de productos y servicios de la solicitud de marca expediente “PANASONIC” (mixta), acta Nro. 472.505, a efectos de evitar cualquier superposición de productos y servicios con su marca pre - registrada “PANASONIC” (mixta), acta Nro. 424.723, que a su criterio pudiera existir, subsanando de esta forma la observación formulada por los examinadores. Pese a ello, en forma sorpresiva y sin ningún previo aviso o vista previa, por la Resolución impugnada se resolvió desestimar en forma total y para todas las clases la solicitud de registro de la marca “PANASONIC” (mixta), acta Nro. 472.505. En segundo término, afirmó que la Resolución no hizo explícito ningún motivo, causa o explicación que justifique la desestimación total de la marca “PANASONIC”. El único fundamentó que esbozó -en una línea- consistió en mencionar que la solicitante actuó “no ajustándose a lo indicado en su limitación”, sin aclarar, ni explicar nada más. Asimismo, la Resolución no fue precedida de ningún informe o dictamen de los examinadores de la DNPI, y no hizo referencia expresa al último juego de descripciones presentado el 14 de agosto de 2018, por PANASONIC CORPORATION, en el cual se limitó la cobertura de productos y servicios solicitados. Por otro lado, la Resolución tampoco aludió a cualquiera de las restantes actuaciones sucedidas en el expediente. Ante esta situación, la parte actora no pudo conocer el motivo del acto que se impugnó, esto es, por qué se rechazó, in totum, el registro de la solicitud de la marca “PANASONIC”. Recién en virtud del acto que desestimó el recurso de revocación, y del dictamen de la Asesoría Letrada de la DNPI que dio sustento al mismo, se pudo conocer los motivos. Se trata de una “motivación ex post facto” , que conforme la jurisprudencia constante de la Corporación no subsana el vicio de falta de motivación del que adolece la Resolución impugnada. Adviértase además que se precisaron cuarenta y cuatro páginas para explicar los motivos por los que la Administración consideró que el acto era legítimo, mientras que el acto originario consta por toda motivación de una fórmula general expresada en una línea. Los comentarios huelgan. En tercer lugar, esgrimió que el 30 de agosto de 2019, se configuró la denegatoria ficta de los recursos y que hasta la fecha no recayó resolución expresa al recurso jerárquico, por lo que operó la presunción simple a favor de la actora, en virtud de lo dispuesto por el artículo 6 inciso 2º) de la Ley Nº 15.869. En cuarto término, indicó que no correspondía la desestimación de su solicitud y que, en cualquier caso, nunca debió haber sido rechazada en su totalidad. El artículo 13 de la Ley Nº 17.011, refiere a la hipótesis del mismo signo para los mismos productos o servicios que el registro anterior. En este caso, la actora presentó un nuevo juego de descripciones por el cual limitó la solicitud de su marca, para evitar la superposición de productos y servicios. Por lo anterior, si la DNPI entendió que seguía existiendo una situación de identidad entre las marcas “PANASONIC” de PANASONIC CORPORATION, debió haberlo hecho saber en forma previa a resolver el registro. Máxime teniendo presente que la solicitud de marca “PANASONIC”, ACTA Nro. 472.505, se solicitó también para cubrir los productos y servicios de las clases internacionales Nos. 3, 5, 25, 26, 43, 44 y 46, clases que la marca pre - registrada “PANASONIC” Nº 424.723 directamente no cubre. En quinto lugar, entendió que la Resolución violentó los principios generales de razonabilidad y proporcionalidad. No es razonable que existiendo una supuesta superposición en unos pocos productos de las marcas se resuelva desestimar la solicitud que dio origen a la presente demanda en forma total e indiscriminada. En sexto término, el proceder de la DNPI contraría y es incoherente con su práctica habitual, siendo por ende de aplicación la teoría de los actos propios. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 26). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció - en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. En cuanto a la ausencia de vista previa, no le asiste razón a la actora ya que, por informe de 31 de mayo de 2018, se ordenó otorgarle vista indicando que la descripción de los bienes que se pretendían proteger no se adecuaba a la clasificación de Niza, concluyendo que debería presentarse un nuevo juego de descripciones. Dicha vista fue evacuada y posteriormente se informó que debía otorgarse otra más, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su gestión. La administrada debió adecuar su solicitud a la normativa vigente. Al evacuar las vistas tenía la carga de hacerlo a los efectos de no incumplir con lo preceptuado por el artículo 13 de la Ley Nº 17.011. No corresponde a la Administración modificar una solicitud, sino que se encuentra facultada por el artículo 92, para desestimar las solicitudes que no se ajustan a la normativa. Por ello no es de recibo su afirmación respecto a que no correspondía, en ningún caso, que la marca se desestimara totalmente para todas las clases. Con respecto a la falta de motivación aducida, surge que se confirió vista en aplicación del artículo 13 de la Ley Nº 17.011 y que la actora no se ajustó a dicho artículo al presentar la limitación. Esto constituye motivación suficiente. Asimismo, en el Considerando del acto impugnado se hizo referencia al artículo 92 inciso 10) del Decreto Reglamentario Nº 34/1999, que establece que podrán ser desestimadas, sin más trámite, las gestiones que no se ajusten a las prescripciones de la Ley Nº 17.011. En definitiva, concluyó que el acto administrativo emitido por la DNPI reflejó el fiel cumplimiento de las disposiciones que regulan la materia, por lo que abogó por su confirmación (fs. 43 a 44 vto.). III) Por decreto No. 915/2020 (fs. 46), se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 101. IV) Las partes alegaron por su orden (fs. 102 - 127 y fs. 130, respectivamente). V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante Dictamen No. 487/2021 y aconsejó la anulación del acto en proceso (fs. 133 a 135). VI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 137). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , procede relevar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987). La Resolución impugnada se emitió el 24 de enero de 2019 (fs. 261, A.A.) y se notificó a la actora el 30 de enero de 2019 (fs. 3, A.A.). El 11 de febrero de 2019, interpuso en forma conjunta y subsidiaria los recursos de revocación y jerárquico (fs. 4 a 34, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración resolviera el último de los recursos, el 6 de setiembre de 2019. La demanda se presentó el 28 de octubre de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 27). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 11 de marzo de 2016, PANASONIC CORPORATION solicitó el registro de la marca denominativa “PANASONIC”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases internacionales Nos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 (fs. 186 a 204, A.A.). El 31 de mayo de 2016, se publicó la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial, no surgiendo de las actuaciones que se haya deducido oposición por parte de terceros (véase constancia de actuación de 23 de agosto de 2017, a fs. 223, A.A.). El 31 de mayo de 2018, la oficina examinadora se expidió informando que: “En la solicitud de Registro de Marca de referencia, y de acuerdo a lo establecido en el Art. 8º del Decreto Reglamentario Nº 34/999, corresponde conferir vista al solicitante por el término de 10 días hábiles, perentorios e improrrogables, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su gestión , a efectos de subsanar las siguientes observaciones: En la descripción de los bienes que se pretende proteger debe retirar toda locución que no refiera al detalle pudiendo inducir a una errónea interpretación de la información de lo realmente detallado, como el término “a saber” y “en particular”. La descripción de los bienes que se pretende proteger no se adecua a la clasificación de Niza, de acuerdo al siguiente detalle: copiadoras de papel normal; … computadoras para usar en hospitales y clínicas para el manejo de asuntos médicos, en la clase 9; bancos limpios para fines médicos, en la clase 10 y postes para verjas, en la clase 19. Debe aclarar dicho detalle. En la descripción de los bienes que se pretende proteger, se reitera: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; artículos ortopédicos; materiales de sutura en la clase 10; ventiladores eléctricos en la clase 11 (…); vehículos; bicicletas y sus partes y accesorios en la clase 12; Artículos de relojería e instrumentos cronométricos en la clase 14; Materiales de construcción (no metálicos) en la clase 19; Muebles; espejos en la clase 20; Utensilios para uso doméstico en la clase 21; Entretenimiento en la clase 41. El detalle indicado no se corresponde con la clase 43 solicitada, de acuerdo al siguiente detalle: Suministro de información relacionada con cuidados de enfermería; cuidados de enfermería para persona mayores y “taburetes de baño” en la clase 21. Debe presentar nuevo juego de descripciones ” (fs. 224, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 20 de junio de 2018, la actora presentó escrito de evacuación de vista el que argumentó que había ajustado el detalle de productos y servicios a las objeciones de los examinadores (fs. 225 a 226, A.A.) y adjuntó un nuevo juego de descripciones (fs. 227 a 243, A.A.). El 23 de julio de 2018, la oficina examinadora se volvió a expedir en los siguientes términos: “En la solicitud de Registro de Marca de referencia, y de acuerdo a lo establecido en el Art. 8º del Decreto Reglamentario Nº 34/999, corresponde conferir vista al solicitante por el término de 10 días hábiles , perentorios e improrrogables , bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su gestión , a efectos de subsanar las siguientes observaciones: Habiéndose concedido el registro de la marca PANASONIC (mixta) Acta Nº 424723 para la clase internacional Nº 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 35, 37, 38, 40, 41 y 42 , a favor de PANASONIC CORPORATION, debe optar entre ese signo y el presente en base a lo dispuesto por art. 13 de la ley 17.011 ” (fs. 244, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El 14 agosto de 2018, PANASONIC CORPORATION evacuó la vista conferida señalando que: “vengo a responder la vista conferida por esa Dirección Nacional, y a agregar nuevo juego de descripciones , adecuando el detalle de productos y servicios de las clases internacionales 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 35, 37, 38, 40, 41 y 42 de la marca “PANASONIC” , Acta Nº 472.505 , para que no exista superposición de productos y servicios con el Registro anterior de Mara “PANASONIC”, Nº 424.723” (fs. 245, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). A continuación, luce incorporado el nuevo juego de descripciones (fs. 246 a 258, A.A.). Seguidamente, se agregó la Resolución Nº 12/2018, de 8 de agosto de 2018, mediante la cual se declaró inhábiles el viernes 10 de agosto de 2018 y el lunes 13 de agosto de 2018 (fs. 259 a 260, A.A.). Finalmente, el 24 de enero de 2019, se dictó el acto enjuiciado, que desestima la solicitud de registro de la marca mixta PANASONIC, solicitada bajo expediente Nro. 472505, considerando “Que el inciso 1º del Artículo 92 del Decreto Reglamentario Nº 34/999 establece que podrán ser desestimadas , sin más trámite , las gestiones que no se ajusten a las prescripciones de la Ley Nº 17.011 o del mencionado Decreto ” (fs. 261, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). III) El Tribunal, por unanimidad, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 133 a 135) y dispondrá la anulación del acto encausado, por las razones que se habrán de explicitar. En forma previa a ingresar al examen de los agravios, cabe relevar el incumplimiento de la demandada con su deber de instruir y resolver en plazo los recursos administrativos movilizados, extremo cuya ocurrencia el legislador sanciona con la presunción de ilegitimidad en favor de las impugnantes (artículo 6° de la Ley N° 15.869, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley N° 17.292). En tal sentido, es menester señalar que la accionante interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio el 11 de febrero de 2019 (fs. 4 a 34, A.A.). De los antecedentes y de las alegaciones vertidas por la demandada en su contestación de demanda no surge que la Administración haya resuelto el recurso jerárquico dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de los doscientos días de que se configurara la denegatoria ficta, el 6 de setiembre de 2019. Por lo tanto, se entiende que operó la presunción de ilegitimidad del acto, al cumplirse las condicionantes prevenidas en la norma. Ahora bien, por su naturaleza, se trata de una presunción simple, relativa o “iuris tantum” , que, al decir de Durán Martínez, “no tiene mayor relevancia en juicios de pleno derecho, pues se diluye ante el principio jura novit curia. Pero puede ser decisiva en aquellos juicios que dependen de la prueba de los hechos que fundaron el acto impugnado. En estos casos, es la Administración la que debe probar que los hechos existieron, y si no lo hace el acto debe ser anulado por ausencia de motivos” (Cf. Augusto Durán Martínez, “Contencioso Administrativo”, segunda edición, actualizada y ampliada, FCU, marzo de 2015, p. 217). Como tal, admite prueba en contrario y puede resultar enervada o controvertida a partir de las actuaciones administrativas, las pruebas, o los elementos de juicio incorporados a la causa ( sentencias Nos. 353/2012, 762/2012, 299/2013, 461/2014, 317/2015, 654/2018, 707/2018, 793/2019 y 339/2020, 660/2020, 500/2021 y 198/2022, entre otras), circunstancias que no se verificaron en el caso de autos. En efecto, la Administración no logró enervar la presunción de ilegitimidad del acto que operó en favor de PANASONIC CORPORATION, tal como se verá. IV) Delimitado lo anterior, corresponde referirse al agravio de la ausencia de vista previa suficiente, el que, en puridad, apunta a la ausencia de motivación de la postura de la Administración, que a la postre se vio reflejada en el acto impugnado. En efecto, lo que agravia a la actora no pasa tanto por una cuestión vinculada con la vista previa, sino más bien con la falta de explicitación de los motivos en los que se fundamentó el temperamento sustentado por los examinadores. En palabras de la actora, “La vista formulada simplemente expresaba que era de aplicación el art. 13 arriba citado al caso concreto , pero NO explicaba respecto a qué tipo de productos y servicios existía superposición entre las marcas de mi mandante (solicitud “PANASONIC”, Acta Nro. 472.505 y registro “PANASONIC”, Reg. Nro. 424.723), quedando este punto a criterio del análisis del solicitante” (véase el punto 17 de la demanda, a fs. 4, infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Así, pues, más que la vista como tal, fue el informe de los técnicos de la DNPI, el que no dio ninguna explicación específica y concreta para justificar el sentido de la advertencia que formuló a la actora que debería optar por una de ambas marcas, “en base a lo dispuesto por art. 13 de la ley 17.011”. Es ese el punto que verdaderamente causa agravio a la actora, ya que luego de subsanar la superposición que entendió existía entre los productos a proteger por la nueva marca y la anterior, la Administración procedió, sin más, a desestimar en forma total su solicitud, sin siquiera considerar el nuevo juego de descripciones que presentó. Tal es así, que el cuestionamiento de la accionante se centra en que: “La Resolución no hace explícito motivo, causa o explicación alguna que justifique la desestimación en forma total de la solicitud de marca “PANASONIC”. El único fundamento que esboza la Resolución -en una línea- es mencionar que el solicitante actuó: “no ajustándose a lo indicado en su limitación. No se aclara ni explica nada más. Asimismo, la Resolución tampoco fue precedida por un informe o un dictamen de los Examinadores de la Dirección Nacional, y no hace referencia expresa al último Juego de Descripciones presentado el 14 de agosto de 2018 por PANASONIC CORPORATION , en el cual mi mandante limita la cobertura de productos y servicios de la solicitud marca objeto del presente accionamiento . La Resolución tampoco alude a cualquiera de las restantes actuaciones sucedidas en el expediente administrativo. Ante tal situación , esta parte no puede conocer el Motivo del acto que se impugna, esto es, el por qué se rechazó , in totum, el registro de la solicitud de marca “PANASONIC” (véase los puntos 21 a 25 de la demanda, a fs. 4, infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Y más adelante, remató su embate crítico sobre el punto señalando que “Recién en virtud de dicho acto (el confirmatorio de la Resolución impugnada), y el dictamen de Asesoría Letrada de la DNIP que sustenta el mismo, es que mi mandante pudo conocer los motivos de la Resolución que se impugna. Nótese que se trata de una motivación “ex post facto ” que, conforme jurisprudencia constante de la Corporación, no subsana el vicio de falta de motivación del que adolece la Resolución ” (véase el punto 29 de la demanda, a fs. 4, infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El Tribunal tiene abundante jurisprudencia (sentencias Nos. 191/1991, 192/1991, 519/2003, 628/2012, 140/2014, 518/2015, 64/2015, 79/2016, 360/2016, 550/2016, 618/2016, 752/2016, 54/2017, 482/2017, 232/2018, 465/2018, 645/2018, 483/2019 y 284/2019 , entre otras) en la cual se advierte que el derecho de defensa supone no solamente contar con la posibilidad de hacer descargos, sino de que éstos sean efectivamente considerados. Si la audiencia previa al dictado del acto existe, es porque hay una Administración dispuesta a escuchar y a considerar los descargos; de lo contrario, el procedimiento administrativo con sus garantías se convierte en ritual vacío. La omisión de examinar los descargos antes de resolver importa un vicio que determina que se vulnere gravemente el derecho de defensa del inculpado y que por consecuencia los actos no estén debidamente motivados. En doctrina, Alberto Ramón Real, ha expresado con acierto que: “La participación de los interesados en el procedimiento contradictorio previo al acto, sólo cumple su función si los hechos invocados, la prueba producida y las razones expuestas , por dichos participantes, son tomados seriamente en cuenta , en la fundamentación , por el órgano que debe decidir mediante el acto culminante del proceso. Deben examinarse esos elementos de juicio, ya sea para descartar la influencia en lo que se debe resolver (por no ser pertinentes o convincentes) o para recibir en la decisión el influjo de su pertinencia y racionalidad. ” (Cf. Alberto Ramón Real: “La fundamentación del acto administrativo”, en L.J.U., T. LXXX, p. 12) (sentencias Nos. 291/2013, 400/2013, 752/2016, 232/2018 y 284/2019, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). El derecho a “que se tomen en cuenta y aprecien en su justo valor los argumentos aducidos y los hechos de su planteamiento” es una manifestación del “derecho a ser oído” , garantía de defensa consagrada por el artículo 66 de la Constitución de la República, tal como lo pone de manifiesto Héctor Frugone, quien destaca que “para evitar que esta garantía no sea una mera formalidad o ritualidad procedimental -como lamentablemente, a veces, lo es frente a ciertos malos funcionarios-, se exige por la doctrina, a modo de corolario , lo que nosotros ya adelantamos y con la categoría de principio sustancial : la obligación de fundar las decisiones , analizando los puntos propuestos por las partes ” (Cf. Héctor Frugone Schiavone, “Principios Fundamentales del Procedimiento Administrativo”, en “Procedimiento Administrativo. Régimen Disciplinario de la Función Pública”, Editorial Acali, Montevideo, 1977, p. 37 a 38). A mayor abundamiento, Durán Martínez ha destacado: “Con particular énfasis, Frugone Schiavone resalta la necesidad de que se tomen en cuenta y aprecien en su justo valor los argumentos aducidos y los hechos probados. De ahí la importancia de la motivación , que luego se analizará. De nada sirve el derecho a ser oído si esto no se tiene en cuenta. Lamentablemente es frecuente el incumplimiento de este punto, y sería deseable un mayor rigor en su control por parte del juez administrativo. Muy a menudo la Administración se despacha con un “no se han aportado nuevos elementos de juicio” sin hacer el menor análisis de las alegaciones y de las pruebas , con lo que se convierte el debido proceso en una parodia” (Cf. Augusto Durán Martínez, “El debido proceso en el procedimiento administrativo en Uruguay” , “El Derecho entre dos siglos” , Estudios conmemorativos de los 25 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, tomo I, p. 264) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Y más adelante, destaca: “El derecho a una decisión fundada forma parte también del principio del debido proceso . La motivación es la justificación del acto efectuada con la expresión de los motivos determinantes y la finalidad perseguida , de manera que se pueda entender la decisión como correcta o aceptable. Ya nadie discute que la Administración tiene por principio el deber de motivar sus decisiones. Este es un requisito formal esencial para la validez del acto, pero como refleja el contenido del acto también afecta el fondo. La motivación es de especial importancia puesto que su ausencia o una motivación defectuosa dificultan la actividad recursiva y el posterior control jurisdiccional” (Cf. Augusto Durán Martínez, “El debido proceso en el procedimiento administrativo en Uruguay”, op. cit., p. 269) (la negrilla y el subrayado no están en el original). A partir de estos postulados, corresponde examinar la motivación a partir del proceso de formación y de expresión de la voluntad de la Administración. Al respecto, conviene recordar que, como lo ha sostenido sistemáticamente la Corporación, “la motivación del acto administrativo - aunque ella fuera obligatoria- puede resultar acreditada en cualquiera de los dos momentos que integran o pueden integrar la forma del acto , en el proceso de “formación” o en el de “expresión” de la voluntad de la Administración Pública. En otras palabras, la motivación puede ser concomitante o contemporánea con la expresión de dicha voluntad o anterior a tal expresión apareciendo en este último caso en el proceso de formación de la voluntad administrativa. En suma, debe tratarse de una motivación idónea y eficaz, para lo cual se requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto (Op. Cit. págs. 334/336).” (Cf. Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 330 a 332) (sentencias Nos. 21/2006, 881/2010, 374/2011, 325/2012, 312/2013, 539/2016, 311/2017, 397/2017, 342/2018, 130/2019, 581/2019, 39/2021, 500/2021 y 123/2022, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otro lado, cabe destacar también que en múltiples ocasiones la Sala ha señalado que “cuando la norma legal aplicable es suficientemente comprensiva, su mera referencia puede surtir efectos de motivación resultando así que la simple cita de la disposición legal valdría entonces como “motivación”. En dos palabras: motivación idónea y eficaz requiere que ella sea “suficiente” para apreciar con exactitud los motivos determinados del acto ” (Cf. Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, t. II, p. 327 y ss.) (sentencias Nº 433/1988, 1181/1991, 1040/1994, 654/2001, 652/2003, 514/2004, 297/2006 , 422/2006, 336/2007, 181/2008, 84/2009, 566/2010, 374/2011, 762/2012, 459/2013, 1017/2017, 475/2018, 588/2018, 802/2019, 130/2020 y 571/2020, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el casus, se advierte que en el proceso de formación de la voluntad de la Administración los examinadores de la DNPI la hicieron saber a la actora que debería optar entre una de sus marcas mixtas “PANASONIC”, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Nº 17.011. En concreto, el artículo 13 de la Ley Nº 17.011, dispone lo siguiente: “Concedido el registro de una marca, su titular adquiere la protección que confiere el mismo, no pudiendo solicitar un nuevo registro por idéntica marca y respecto de las mismas clases , totales o parciales , sin que en forma anterior o concomitante haya renunciado al registro anterior total o parcialmente, según corresponda.” (el subrayado no pertenece al texto original). A partir del señalamiento normativo, la accionante procedió a evacuar la vista que se le confirió, indicando que venía a agregar un nuevo juego de descripciones, adecuando el detalle de los productos y servicios de la marca solicitada bajo acta Nº 472.505, para que no existiera superposición de productos y servicios con el registro anterior de su marca homóloga, registrada con el Nº 424.723 (véase la evacuación de vista obrante a fs. 245, A.A.). De alguna manera, la solicitante entendió que, a la luz del texto legal, se encontraba habilitada a renunciar parcialmente a la inscripción de los productos o servicios que se superponían a los protegidos por la marca pre registrada que ya le había sido concedida, bajo idéntica denominación. Dicha interpretación luce como razonable y no puede argumentarse, sin más, que por aplicación del artículo 13 de la Ley Nº 17.011, se desestima lo solicitado, sin emitir ninguna consideración acerca del planteo de la actora. De modo que, no se está ante un enunciado legal de aquellos que, por su mera referencia, pueda decirse que surta efectos de motivación suficiente. Desde otro ángulo, atendiendo al proceso de expresión de la voluntad de la Administración, tampoco se advierte que constituya razón suficiente referirse al trámite y a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Nº 17.011, para luego concluir, genéricamente, y sin ninguna otra fundamentación, que la actora no ajustó su proceder a “lo indicado” (véase el Resultando único del acto, en el cual se consigna: “en base a lo dispuesto por Art. 13 de la Ley 17.011 y no ajustándose a lo indicado en su limitación”, a fs. 261, A.A.). ¿A qué refirió concretamente la Administración con “lo indicado”? La DNPI no lo especificó, sino hasta luego del dictado del acto impugnado y en el decurso del procedimiento recursivo , a partir de un pormenorizado informe de su Asesoría Letrada que dio cima al acto desestimatorio del recurso de revocación (véase el referido informe, de fs. 2 a 45 y la Resolución de mención, que prácticamente lo reproduce, de fs. 47 a 73, en carpeta rosada de 73 fojas, A.A.). Así las cosas, dicha explicitación de motivos no puede válidamente operar para sanear el vicio originario que adolece el acto impugnado. La cuestión de la imposibilidad de sanear vicios originarios mediante actos posteriores al impugnado ha sido particularmente estudiada por el Tribunal en materia de motivación ex - post facto o póstuma (véanse sentencias Nos. 433/1988, 522/1988, 529/1988, 763/1988; 37/1990, 485/1990, 139/1992, 732/2012, 548/2014, 573/2014, 653/2014, 672/2014, 680/2014, 4/2015, 9/2015, 104/2015, 153/2015, 156/2015, 184/2015, 772/2017, 702/2019, 48/2020 y 466/2020, entre otras). El Tribunal ha sido categórico al rechazar dicha posibilidad “porque la misma traslada el problema del “saneamiento del acto administrativo”; porque cuando un acto que debiendo ser motivado, no lo fue, se perfila un claro supuesto de acto viciado de nulidad (MARIENHOFF, Miguel S.: “Tratado…”, t. II, págs. 330 - 331, sents. 433 y 522/988; 529 y 763/988; 37 y 485/90; 139/92 , etc.)” (sentencia No. 530/1997) (la negrilla y el subrayado no coinciden con el original) (NB: la cita completa del autor es la siguiente: Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966, p. 330 a 331. En similar sentido, puede verse: Felipe Rotondo Tornaría, “Manual de Derecho Administrativo”, 8ª edición, Tradinco S.A., p. 330 y Viviana Pérez Benech, “Motivación del acto administrativo: análisis de los criterios jurisprudenciales y admisibilidad de su omisión alegando reserva de las actuaciones.”, LJU, tomo 139, año 2009, en especial, p. 132 a 133). De la misma manera, la explicitación de las razones para el rechazo de la solicitud marcaria de la accionante planteadas en el decurso del procedimiento recursivo no subsanan, purgan, ni sanean el vicio originario. Con su habitual claridad, Gordillo explicó la cuestión del saneamiento de la siguiente manera: “(…) si el vicio no es muy grave es posible mantener la vigencia del acto , suprimiendo o corrigiendo el vicio que lo afecta : esto es lo que según los casos y los autores se llama saneamiento, perfeccionamiento, confirmación, convalidación, ratificación, etc.; (…) (…) La forma más natural y lógica de purgar el vicio es solucionando las causas que lo originaron . Si un acto fue publicado por menos días de los requeridos, publicarlo por los que faltan; si una notificación fue efectuada sin entregar copia auténtica del acto, entregarla. En ocasiones se llama a esto renovación del acto, lo cual configura una categoría intermedia entre la modificación stricto sensu y la extinción lisa y llana del acto originario y dictado de un acto nuevo en su lugar. Sin embargo, no siempre es esto posible , sea porque la importancia del vicio no hace recomendable permitir su fácil corrección -lo que de hecho es justificar siquiera en parte su comisión-, sea porque por su naturaleza el vicio no puede solucionarse tardíamente . Si un contrato debía realizarse previa licitación pública, y ella ha sido totalmente omitida, es claro que la licitación -que es procedimiento de selección del contratista- no puede ya realizarse en relación a ese contratista. En tal caso no procede pues el saneamiento, sino la extinción del acto . Lo mismo debiera ocurrir, a nuestro parecer, si no se dio oportunidad previa de defensa y prueba al interesado. Si no se dio oportunidad previa al acto para que el interesado ejerza su defensa, hay que darla, pero entonces corresponde dictar un nuevo acto fundamentado debidamente con ponderación de las argumentaciones y pruebas del interesado y dictamen jurídico previo sobre ellas. El mismo criterio se aplica en España cuando el acto ha sido dictado omitiendo informes preceptivos, pero en esto tampoco nuestro derecho se luce.” (Cf. Agustín Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo 3, “El Acto Administrativo”, 10ª Edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2011, Capítulo XII, “Modificación del Acto Administrativo”, p. 9 a 10) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En el casus, se está ante un vicio grave, con lo cual, el saneamiento no resulta posible, justamente por su importancia: constituyó una violación al derecho a una decisión fundada que tenía la actora antes que la Administración adoptara su decisión final. Ahora bien, siguiendo esta línea de razonamiento, cabe precisar que los vicios en la motivación que se vienen de reseñar no obstan la posibilidad de la Administración Marcaria de recomponer las actuaciones en forma ajustada a derecho. Como lo advierte Gordillo: “Puede ocurrir que la administración siga considerando, después de la anulación de su acto, que subsisten motivos suficientes para haberlo dictado. Nada le impide volver a hacerlo, siempre que ahora sí cumpla adecuadamente con todos los pasos que antes incumpliera. No se aplica a ello el límite de la cosa juzgada, ni hay tampoco un principio, como en derecho penal comparado, de interdicción de la double jeopardy. Si la decisión se fundó en un motivo erróneo o insuficiente , puede después fundarse en un motivo válido , previa audiencia del interesado , dictamen jurídico previo y con adecuada motivación o fundamentación en el instrumento mismo del acto . Habrá que cuidar, por supuesto, no incurrir en desviación del poder; un nuevo incumplimiento de formas o de procedimiento puede ser generalmente una confesión de parte.” (Cf. Agustín Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”, op. cit., p. 26) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En similar sentido, ante un caso de motivación insuficiente en el campo del Derecho Tributario, el Colegiado consignó: “Reiteradamente, el Tribunal ha señalado que el derecho de defensa supone no solamente contar con la posibilidad de hacer descargos, sino que éstos sean efectivamente considerados por la Administración. En sentencia 651/2016, en conceptos aplicables a la especie que nos ocupa, la Sala sostuvo que: “…La Administración debe adecuadamente ponderar la batería argumental del administrado, para que la forma cumpla con su finalidad y utilidad. (…) En otros términos, brindar una instancia procedimental para generar un contradictorio ilusorio, aparente, para en contraposición actuar unilateralmente sea con absoluta prescindencia del enfoque del administrado o, como en este caso, examinando alguno de los motivos de la sucumbencia, pero no todos, en los hechos, desnaturaliza la garantía…”. (…) “…La Administración departamental demandada no se encuentra eximida de señalar las consideraciones fácticas y fundamentos de derecho que abonan la determinación tributaria realizada; máxime si de los antecedentes administrativos allegados a la causa no surgen informes técnicos-jurídicos previos al dictado del acto que ilustren de modo acabado al administrado acerca de normas y procedimientos aritméticos utilizados (respecto a la liquidación de la supuesta deuda por contribución inmobiliaria determinada) para poder así articular sus defensas. Enseña REAL que la sanción es la nulidad del acto cuando su motivación no es suficiente, congruente y exacta. No es suficiente cuando no da razón del proceso lógico jurídico que ha determinado la decisión. No es congruente cuando no aparecen las premisas (normas y razones) de donde se extrae lógicamente la decisión. No es exacta cuando los fundamentos de derecho no se corresponden con las normas invocadas o cuando los hechos considerados no son cier tos (Conf. La fundamentación del acto administrativo, L.J.U. tomo LXXX, Sección Doctrina, págs. 10-11) …”. (…) A juicio de la Sala, dada la índole de los vicios relevados no corresponde ingresar al examen de las cuestiones sustanciales debatidas en autos porque, en realidad, dada la orfandad de fundamentos, se desconoce si tales cuestiones son las que han motivado la determinación tributaria cuestionada. En conclusión, conforme al poder-deber de la Administración, corresponde que ésta recomponga la faz administrativa , fundando adecuadamente los motivos fácticos y jurídicos que llevan a determinar el nacimiento de la obligación tributaria y su cuantía, posibilitando al contribuyente las debidas oportunidades de defensas .” (sentencia Nº 770/2019) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Del mismo modo, en el presente caso de Derecho Marcario procede la anulación del encausado por falta de motivación suficiente , sin ingresar a la consideración de los agravios de fondo, pudiendo la Administración demandada recomponer su actuación, asegurando las garantías del debido procedimiento. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Ampárase la acción anulatoria y, en su mérito, anúlase la Resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)