Sentencia Definitiva N° 415/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de junio de 2022. No. 415 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “KING ´S HAWAIIAN HOLDING COMPANY, INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 884/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 2 que el 23 de diciembre de 2019 la accionante dedujo demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 21 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que en su numeral 1º desestimó el registro de la marca KING´S HAWAIIAN, solicitada bajo expediente Nº 471731, a favor de KING´S HAWAIIAN HOLDING COMPANY, INC. de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 30 (fs. 10 vta. A.A.). Manifestó que el rechazo del registro solicitado se basó en la confundibilidad de la marca KING´S HAWAIIAN con la marca KING´S, separando los elementos del conjunto y sin valorar adecuadamente la prueba presentada. Indicó que las marcas en pugna ostentaban la suficiente singularidad exigida por la ley para el registro de los signos, siendo que la solicitada estaba compuesta por dos términos y la pre-registrada por uno solo. Señaló que KING´S HAWAIIAN conformaba una unidad, y que, por tanto, así debió ser analizada frente a otras marcas ya registradas, a lo que se cabía agregar que el vocablo HAWAIIAN era una palabra exótica que se traducía en una mayor recordación y en una clara identificación para los consumidores, eliminando todo riesgo de confusión. Relevó que KING´S HAWAIIAN era el nombre comercial de la empresa, cuya historia se remontaba a los años 50, y que su notoriedad era lo que la jurisprudencia llamaba “notoriedad restringida”, es decir, el conocimiento de la marca en el sector de actividades en el que se desenvolvía. En suma, solicitó la anulación del acto impugnado. II) A fs. 23, el 12 de marzo de 2020 el representante del Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería contestó la demanda. Señaló que el acto impugnado había sido ajustado a derecho, en tanto entre las marcas enfrentadas no se daban las claras diferencias exigidas por la Ley. Relevó que el signo de autos era exclusivamente denominativo, por lo que el análisis de confundibilidad se reducía a ese aspecto que impresionaba como muy similar. Indicó que la traducción de los vocablos KING y HAWAIIAN era perfectamente conocida por la mayoría de los habitantes del país, y que los productos comprendidos en la clase internacional 30 eran de consumo masivo y su adquisición no era precedida por un análisis exhaustivo. Consideró que el término preponderante de ambos signos era KING ´S y se remitió al dictamen del 28 de noviembre de 2018, que consideró que el signo resultaría confundible con otra marca ya registrada, como la marca “KING´S”. En definitiva, solicitó se desestimara la pretensión anulatoria incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 56. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 59 y ss. y la demandada a fs. 68. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 473/2021 que obra a fs. 71, aconsejando confirmar el acto en proceso. VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) En la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley N° 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, s e demanda la nulidad de la Resolución de fecha 21 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que en su numeral 1º desestimó el registro de la marca KING´S HAWAIIAN, solicitada bajo expediente Nº 471731, a favor de KING´S HAWAIIAN HOLDING COMPANY, INC. de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 30 (fs. 10 vta. A.A.). Contra dicha decisión, notificada a la actora el 26 de diciembre de 2018 según afirmación no controvertida, interpuso en tiempo y forma recursos de revocación y jerárquico (el 11 de febrero de 2019 - fs. 12 vta. a 16 A.A.). Por Resolución de fecha 25 de octubre de 2019, dictada por la Ministra de Industria, Energía y Minería en ejercicio de atribuciones delegadas, se desestimó el recurso jerárquico (fs. 21 vta. y 22 A.A.), la que se notificó el 28 del mismo mes y año también según afirmación no controvertida. Finalmente, la demanda de nulidad de autos se presentó en tiempo y forma (el 23 de diciembre de 2019, nota de cargo a fs. 10 de autos). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad de sus integrantes y compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, acordó desestimar el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) Surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso que KING´S HAWAIIAN HOLDING COMPANY, INC. de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA presentó solicitud de registro de la marca de productos y servicios “KING´S HAWAIIAN” para la clase internacional 30 (fs. 1 A.A.). Por Resolución de la Encargada del Área de Signos Distintivos de la DNPI de fecha 23 de marzo de 2018 se dedujo oposición de oficio a la solicitud de Registro de Marca KING´S HAWAIIAN, en base al antecedente de la marca KING´S expediente 459.053, en base a lo dispuesto en los artículos 6 y 22 de la Ley N°17.011 (fs. 4 vta. A.A.). Se otorgó vista a la accionante, que la evacuó en los términos de fs. 5 a 8 A.A. El 28 de noviembre de 2018 se produjo informe, a cargo de la Dra. Andrea CAPANO y que obra de fs. 8 vta. y 9 A.A., en el que se consignó: “… si analizamos los signos aquí enfrentados, a la luz de las reglas sobre confundibilidad elaboradas por la doctrina y jurisprudencia, y atendemos a la impresión general que despiertan los mismos, debemos concluir que impresionan iguales. (...) En este caso, existe confundibilidad ortográfica, y por lo tanto fonética o auditiva, ya que las marcas al ser pronunciadas son percibidas en igual forma al oído humano (se pronuncian de igual manera), y concluyó que “por la aplicación de los arts. 6 y 34 de la Ley 17.011 de 25 de setiembre de 1998 se aconseja mantener la oposición de oficio, y conceder la solicitud de autos, con el alcance del artículo 74 de la ley 17011 respecto de desestimar la presente solicitud de registro”. Finalmente, fue emitido el acto impugnado, que desestimó el registro de la marca KING´S HAWAIIAN, solicitada bajo expediente Nº 471.731, a favor de KING´S HAWAIIAN HOLDING COMPANY, INC. de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 30 (fs. 10 de los A.A.). IV) En cuanto al fondo del asunto, la dilucidación del caso finca en determinar si entre las marcas “ KING´S HAWAIIAN ” y “KING´S” existen las “claras diferencias” exigidas por la normativa marcaria vigente (artículo 6° Ley N°17.011) a efectos de su pacífica coexistencia en el Registro. IV.1) Conforme sostiene inveterada jurisprudencia del Tribunal, recogiendo a su vez las enseñanzas de la doctrina especializada en la materia, a los efectos de proceder a un correcto cotejo marcario debe atenderse a la impresión de conjunto que estas marcas producen, esto es, que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que el cotejo debe ser en conjunto y sucesivo, no por partes. En este sentido, señala GUTIÉRREZ CARRAU que “(…) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; y quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio ” (cf. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual Teórico Práctico de Marcas, FCU, Montevideo, pág. 156; en jurisprudencia, por todas véase la Sentencia N° 271/2013). Vale revalidar enteramente, en la emergencia, lo que sostuviera a este respecto el Colegiado en su Sentencia N° 830/2012: “(…) como lo indica calificada doctrina, y ha seguido el Tribunal, las reglas de apreciación de las marcas en punto a su confundibilidad, pasan por considerar que: 1º) “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”; 2º) “Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente”; 3º) “Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio”; 4º) “Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias”. Va de suyo que las marcas (o conjuntos marcarios) no pueden disociarse para su cotejo o comparación. Indica al respecto GUTIÉRREZ CARRAU, que al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad (“as a whole” dice la doctrina anglosajona) y así determinar si existe similitud capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, pág. 87-88; sentencias 379/2008, 677/2011 entre muchas otras). O, en palabras de CHIJANE DAPKEVICIUS, la visión sintética a la que alude la primera regla, indica que el cotejo marcario debe realizarse “a golpe de ojo”, sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cf. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS: “Derecho de Marcas”, 2007, pág. 357- 358)”. Así pues, la indivisibilidad es la técnica correcta a efectos del análisis comparativo entre los términos empleados en los signos, tomándolos como unidad y ponderando principalmente las semejanzas, pero sin dejar de lado las diferencias. En esa línea, el Tribunal ha expresado en innumerables ocasiones que el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “ en su conjunto ” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “ en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas, sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión producida por una recuerda la impresión dejada por la otra), y “ pre-reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (cf. Sentencias Nos 211/2009, 513/2010 y 6/2011, entre muchas otras). Prestigiosa doctrina, recogida asimismo por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer exige, obviamente, un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (cf. RIPPE, Siegbert: La propiedad industrial en el Uruguay. págs. 313 y ss.; Sentencias Nos 648/1996 y 255/2005, entre muchas otras). IV.2) Pues bien. Estima la Sede que el análisis de las marcas enfrentadas en autos, efectuado en concordancia con los criterios precedentemente expuestos, arroja como conclusión la existencia de confundibilidad entre las mismas, en virtud de las notorias semejanzas que entre ellas existen, con especial énfasis en el tipo de consumidor que adquirirá los productos distinguidos por la marca en estudio. Es cierto que una de las reglas básicas de ponderación de las semejanzas o diferencias entre las marcas refiere a la necesidad de realizar un enfoque de los términos en forma indivisible, y que la comparación no se puede realizar por partes destacando solo las similitudes. No obstante, en el caso puede apreciarse que el elemento principal y saliente del conjunto marcario solicitado es el término “KING´S”, al que se adiciona la palabra HAWAIIAN. En estas circunstancias, es procedente recurrir a la teoría del “mot vedette”. Afirma en tal sentido OTAMENDI que “en muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio este que se ha aplicado en referencia a las llamadas “mot vedette” (…) es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo”, que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos” (cf. OTAMENDI, Jorge: Derecho de Marcas, 1989, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, pág. 175). En la especie, el elemento central en el signo solicitado “KING´S HAWAIIAN” resulta claramente confundible con la marca previamente registrada “KING´S”, siendo prácticamente idénticos los términos e insuficiente la simple adición de la palabra HAWAIIAN para despejar todo posibilidad de confusión por parte del público consumidor. Por su parte, en el plano fonético, el parecido entre los signos en pugna es aún más evidente, puesto que en ambos casos el término utilizado suena igual, por lo que podría hablarse de una cuasi identidad entre las marcas, salvo por el agregado de la palabra HAWAIIAN. En consecuencia, estima la Sala que la impresión de conjunto de las marcas enfrentadas determina la presencia de semejanzas muy fuertes entre las mismas, circunstancia que imposibilita la coexistencia pacífica de ambas en el registro y en el mercado. Por otra parte, siguiendo a BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, si bien es exacto que la confrontación entre marcas debe hacerse sin desmembramientos, a veces ocurre que los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de concitar sobre el mismo toda la atención que debiera merecer el signo completo (cf. BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de Marcas Tomo II, 2ª Edición, págs. 46.). En el caso de marras, la Sala estima que “a golpe de vista” la marca cuyo registro pretendió la actora no era sustancialmente diferente a la marca pre-registrada desde una perspectiva gramatical o fonética, ya que el empleo del término adicional “HAWAIIAN” en la primera de las mencionadas no importa ni hace a un elemento de fantasía lo suficientemente distintivo para aventar la palmaria similitud entre los vocablos principales, que son en definitiva los que atraen el foco de atención de los consumidores. A su vez, no debe perderse de vista que ambas marcas son comercializadas por los mismos canales de ventas y apuntan a un consumidor poco atento que, expuesto ante ambas marcas, podría incurrir fácilmente en confusión o en asociación de la marca impugnada con la de la empresa titular del registro anterior, diluyendo así todo poder distintivo de las marcas. IV.3) Finalmente, el hecho que la marca se encuentre registrada en otros países o sea una marca notoria en el extranjero, no impide el rechazo del registro en nuestro país. En efecto, según lo establece el artículo 6 literal B del Convenio de París: “Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; 2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; 3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis (…)” (el destacado no luce en el original). La hipótesis descripta en el numeral primero de la norma citada es la que se configura en el caso de autos. Como acertadamente sostienen Merlinsky y Salaverry, “ el carácter distintivo de la marca al ser registrada “tal cual” debe considerarse a la luz de la situación existente en el país donde se intenta tal registro” (“Las Marcas en el Uruguay”, Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, año 2000, p. 160). Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en los artículos 309 de la Constitución Nacional y 23, 24 y 25 del Decreto-Ley N°15.524, el Tribunal FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo (r.) Dr. Marquisio (Sec. Letrado)