Sentencia Definitiva N° 403/2022

DECRETERO DE SENTENCIA //tevideo, 16 de junio de 2022. No. 403 VISTA : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “AMAZON TECHNOLOGIES INC. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad”. (Ficha No. 267/20). RESULTANDO : I) En este proceso, Graciela CESTAU, en representación de AMAZON TECHNOLOGIES INC., dedujo pretensión anulatoria contra la resolución dictada el 5 de julio de 2019 por la Encargada del Área de Signos Distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, mediante la cual, se concedió el registro de la marca AMAZON PRIME, a favor de AMAZON TECHNOLOGIES INC. de E. U. de NORTEAMÉRICA, para identificar los artículos y servicios de las clases internacionales 9, 16, 35, 38, 39, 41 y 42, sin derechos exclusivos sobre el término PRIME (fs. 10 vto. a 12 vto., de A.A. en 62 fs.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que al concederse el registro de la marca AMAZON PRIME dejando el vocablo PRIME bajo las consecuencias del art. 7 de la Ley No. 17.011, se menoscaba injustificadamente una parte importante de la marca PRIME, lo cual, en su integridad es una marca distintiva y plenamente registrable. Afirmó que la expresión "PRIME" posee suficiente capacidad distintiva, es un signo arbitrario y no designa, ni califica los productos o servicios solicitados. Asimismo, indicó que la marca "PRIME" ya ha sido considerada con totales derechos de exclusividad en Uruguay. Destacó que, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en anteriores resoluciones, admitió el registro de la marca PRIME, sola, sin otras palabras ni logos, simplemente PRIME denominativa. Por tanto, la calificó en esas oportunidades a PRIME como plenamente registrable, por lo que no se justifica que en el caso de autos se deniegue a hacerlo. Indicó que, PRIME es un término evocativo en inglés con una multiplicidad de acepciones para los consumidores de los productos y servicios que la promotora distingue con su marca. El término PRIME, aun considerado individualmente, posee el grado de arbitrariedad suficiente para no ser descriptivo directa y usualmente de los productos y servicios distinguidos por la empresa actora. Señaló que, las marcas “ AMAZON PRIME” y “PRIME” son marcas de renombre a nivel mundial; por lo que, en caso de que se considere que la expresión “PRIME”, deba quedar disponible para el uso y registro por parte de terceros, se estaría afectando la “Protección del público consumidor” , uno de los principios regentes en la materia. Es decir, se permitiría el registro de marcas homónimas por parte de las empresas competidoras, lo que generaría confusión por parte del público consumidor. Al mismo tiempo, se generaría un desvío ilegitimo de la clientela, contrariando así las sanas prácticas comerciales. En base a dicha tesitura, invocó la doctrina del "secondary meaning”. Al respecto, expresó que, la registrabilidad del signo debe ser analizada desde una visión global, atendiendo al caso concreto y a los productos y servicios efectivamente designados con la marca. De tal modo argumentó que, no cabe duda alguna que, atento a la notoriedad alcanzada por la familia de marcas "PRIME" de AMAZON, y el intenso uso y publicidad que estas marcas poseen tanto a nivel internacional como a nivel local, el signo "PRIME" además también ha adquirido una distintividad sobreviniente (secondary meaning). Es decir, a los ojos de los consumidores se ha convertido en identificador de los productos y servicios de AMAZON. Finalmente, invocó la aplicación del art. 6 quinques del Convenio de París”. Al respecto, señaló que, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley No. 14.910, dispone en su art. 6 quinquies que el Estado Parte no podrá rechazar un registro que haya sido concedido en el país de origen, salvo lo dispuesto en sus literales A, B y C. Con lo cual, entiende que la marca solicitada no cabe dentro de estas excepciones. En definitiva, tras citar jurisprudencia del Tribunal, solicitó se anule el acto administrativo impugnado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Manifestó que, el término "PRIME" en inglés, se traduce como principal, primordial, esencial, excelente, primero, perfecto y varias acepciones más por el estilo. Claramente se trata de un término carente de fantasía, por cuanto respecto de él, se ha producido un proceso de banalización y es bastante común encontrar el término "PRIME" en solitario o formando parte de un conjunto marcario. Puntualizó que, el uso de este término se ha extendido tanto que no reviste las notas de distintividad, especialidad y novedad y por tal virtud, no puede ser registrado con derechos exclusivos, pero si, formando parte de un conjunto marcario, de conformidad al artículo 7 de la Ley No. 17.011. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Por Resolución No. 5156/2020 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 56, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 62 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 89 - 68 vto. y fs. 71, respectivamente) VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 469/2021, aconsejando la anulación del acto impugnado (fs. 74 - 75 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 77). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). Según dichos de la parte actora, no controvertidos por la demandada, el acto impugnado fue notificado a la accionante el 10 de julio de 2019, quien lo resistió el 24 de julio de 2019, mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 13 de los A.A.). Habiendo transcurrido 200 días desde la interposición de los recursos, al 9 de febrero de 2020 operó la denegatoria ficta, siendo deducida en plazo la demanda anulatoria el 17 de junio de 2020 (nota de cargo fs. 26 infolios) conforme a la suspensión de plazos dispuesta por la feria sanitaria extraordinaria. II) De conformidad con lo expuesto supra, la pretensión anulatoria se dirige en contra de la resolución dictada por la D.N.P.I. que concedió a la actora el registro de la marca AMAZON PRIME, para identificar los artículos y servicios de las clases internacionales 9, 16, 35, 38, 39, 41 y 42, sin derechos exclusivos sobre el término PRIME (fs. 10 vto. a 12 vto., de A.A. en 62 fs.). Así pues, el objeto de los agravios movilizados en la demanda se circunscribe en que dicho registro se otorgó sin derechos privativos sobre el término “PRIME”. III) Habiendo analizado los argumentos de la promotora y la normativa vigente, el Tribunal, apartándose en esta oportunidad de lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. IV) En lo relevante al caso que nos ocupa, ha de tenerse en cuenta que el art. 4 de la Ley No. 17.011 estableció que no podrán ser consideradas como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: “11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”; y “12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. Y, a entender de la Sala, ello es lo que acontece con el vocablo "PRIME", que traducido al idioma español significa “principal”, “primordial”, “primero”, primacía” , por lo que, no parece que pueda ser admitida como marca exclusiva de una clase de productos de un único fabricante. Por consiguiente, se entiende que, con la concesión de la marca “PRIME” ha ocurrido lo previsto por el aludido numeral 11), por cuanto, la locución “PRIME” ha pasado al uso general y, por lo tanto, su registro se encuentra abarcado por las causales de nulidad establecidas en la ley marcaria. V) A ello, debe adicionársele que la nulidad de su concesión en exclusividad también puede reputarse producida, en virtud de lo previsto por los numerales 9, 10 y 11 de la mentada ley. Como manifiesta la Administración demandada en sus informes: “En cuanto al término "PRIME" (del inglés "de excelente o superior calidad"). se entiende descriptivo, genérico, indica su naturaleza, atributos o cualidades de los servicios de la clase internacional solicitada, por tanto, debe quedar disponible para su utilización por terceros, no siendo posible otorgar un derecho de exclusividad sobre los mismos, careciendo de fantasía, distintividad. novedad y especialidad. todo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4. numerales 9, 10, 11 y 12 de la ley No. 17.011 de 25/9/998.” (Fs. 10 de los A.A.). Sobre el particular, Merlinski y Salaverry señalan que un requisito esencial de todo signo marcario es su capacidad o fuerza para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Por esa razón la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas, en particular, aquellas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley No. 17.011. En esos casos, se está ante denominaciones que no se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes, sino frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, carecen de aptitud distintiva, "no permiten diferenciar el producto de un fabricante del producto de otro similar que proviene de otro fabricante; y respecto de los cuales no puede pretenderse y menos otorgarse un uso monopólico. Son denominaciones que, más que distinguir, describen un producto, explican sus características, su utilización o su finalidad. Y su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca" (MERLINKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía. Las marcas en el Uruguay, citado en sentencia No. 751/2012). En sentido similar, Bugallo ha observado con respecto al art. 4º, núm. 9 de la Ley marcaria que: “El ámbito de esta prohibición alcanza a los signos que informan a los consumidores respecto de las características de los productos o servicios que distinguen...”. De tal modo, las expresiones pasibles de describir algo, serán de uso común y, por lo tanto, no monopolizables puesto que se tratará de términos indispensables para el resto de los concurrentes. Y respecto al núm. 11, señala que las palabras o locuciones que han pasado al uso general “…son aquellas usuales o que se han “vulgarizado”. Una palabra es usual o vulgar cuando se recurre a ella para designar los productos o servicios a los que se aplica la marca, con prescindencia del significado marcario, con carácter distintivo de productos o servicios de una persona, que su titular le pretendió atribuir…” (BUGALLO, Beatriz. Propiedad Intelectual, Montevideo, F.C.U. 2007, p. 92 y 96). VI) En este orden de ideas, resultan enteramente trasladables al caso las consideraciones vertidas por el Tribunal en Sentencia No. 192/2014 de 13 de mayo de 2014, que resolvió un caso análogo, en que se pretendía exclusividad sobre el término "Grand", que había sido aceptado para formar parte de una expresión marcaria (marca mixta). En esa oportunidad, el Tribunal señaló que el significado de "Grand" como “importante”, “grande”, “impresionante” o “espléndido, “... resulta descriptivo de ciertas cualidades, entendido el concepto como la designación necesaria o usual para aquello que se describe (Cf. Otamendi, Derecho de Marcas, p. 72.) es claro que los adjetivos “importante”, “grande”, “impresionante”, “espléndido” constituyen atributos positivos, que no le es dable atribuir únicamente a los productos o servicios ofrecidos por la actora, en exclusividad. Cualquier fabricante o prestador de servicios, querrá que los productos o servicios que ofrece merezcan tal calificación positiva ante el público consumidor, ante lo cual, la Corporación entiende correcta la concesión de la marca con derechos restringidos". VIII) En lo que concierne a los argumentos de la promotora, referidos a la existencia de un “significado secundario” del término “PRIME”, se entiende que los mismos no revisten la aptitud necesaria para modificar la conclusión precedente. En este sentido, el artículo 8º de la Ley No. 17.011 establece que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios (...)”. Al respecto, ha de compartirse, en el presente caso, los argumentos que expresara el Tribunal en la Corporación en Sentencia No. 497/2021, cuando se señaló que: “Sobre el punto, Gutiérrez Carrau explica que: “(…) la ‘significación secundaria’ es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “segundario”: como marca. Así, ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia”. Y más adelante precisa el autor en cita: “Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas.”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición. Montevideo, 2009, ps. 110-116). Bajo esta línea conceptual, es evidente que la actora no logró probar el relacionamiento directo, inmediato y naturalizado del término “TYPE” con los productos que comercializa. Basta, pues, con ver la prueba obrante en los antecedentes agregados (carpeta de documentación en 84 fs.), para colegir que lo que se acreditó fue el uso del término “TYPE” en el extranjero, más no una suerte de significado linealmente vinculado a los vehículos de la empresa. Es así que, la ausencia de prueba sobre tal aspecto redunda en perjuicio exclusivo de la promotora, ya que era ésta quien tenía la carga de acreditar, de conformidad con el art. 8 precitado y las reglas generales de la prueba, la fuerza distintiva del signo y su aparente significado secundario en el territorio nacional. Y más aún, dicha prueba debió ser categórica, por cuanto como enseña la doctrina especializada en la materia “…cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible” (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de marcas”, op. cit., p. 91) (Cfe. Sentencia No. 23/2019)”. IX) Por último, cabe señalar que, tampoco resulta de recibo el argumento fincado en la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de París. Sobre el particular, el Tribunal considera que la referencia de la que hace caudal la promotora, sobre la existencia de los derechos adquiridos en registros de otros países, no puede, de modo alguno, obturar la aplicación de la norma nacional, teniendo especial relevancia para tal proceder, la prohibición absoluta relevada. Así, resulta también de aplicación al presente, los fundamentos expuestos por el Colegiado, en la ya citada Sentencia No. 497/2021, donde se sostuvo: “Lo expuesto precedentemente deriva, en último término, en la desestimatoria del agravio fincado en la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que si bien dicha disposición consagra la protección de las marcas registradas en los respectivos países de origen, excluye expresamente aquellas hipótesis en que las marcas “…estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama (…)”. La inconcusa redacción de la norma transcripta, sumada a la jerarquía de la nulidad absoluta establecida en el art. 4 de la Ley No. 17.011, informa, en definitiva, a la desestimatoria del embate articulado en la demanda”. En definitiva, a juicio del Tribunal, el actuar de la Administración ha sido legítimo en el dictado del acto procesado. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. . Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)