Sentencia Definitiva N° 346/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 2 de junio de 2022. No. 346 VISTOS: Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “E.I. DU PONT DE NEMOURS con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha Nº 743/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 7 que, con fecha 11 de noviembre de 2019, compareció la actora entablando demanda de nulidad contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 14 de febrero de 2019, por la cual se desestimó la solicitud de Patente de Invención No. 28678 titulada “ PIRIMIDINAS HERBICIDAS” (fs. 321 de los A.A.). Manifestó que el rechazo de la solicitud se basó en el informe final de examen de la Q.F. María José Casatroja de f echa 28 de diciemb re de 2018. Indicó que en aquél se había considerado que “ un punto en de fusión de un compuesto no es suficiente para ejemplificar y caracterizar dicho compuesto y que las reivindicaciones deberían haberse limitado a aquellos compuestos caracterizados por los espectros H-NMR”, lo que era inexacto. Reiteró que tanto el punto de fusión, como los espectros H -NMR de un compuesto, eran únicos para cada compuesto individual preparado. Concluyó que la solicitud cumplía con todos los requisitos de patentabilidad, alegó que la examinadora reconoció la novedad y actividad inventiva, y fundamentó el rechazo en la supuesta falta de caracterización de parte de la materia reivindicada. En definitiva, solicitó la anulación del acto impugnado. II) A fs. 18, el 4 de feb rero de 2020 compareció el representante de la demandada, contestando la demanda. Afirmó que el accionar administrativo se ajustó a las previsiones legales existentes, y se remitió al dictamen de fecha 28 de diciembre de 2018, que transcribió. Agregó que la dictaminante consideró “ … que en la respuesta de fecha 19/12/2018, la totalidad de las observaciones no han sido levantadas por el solicitante” por lo que mantuvo la recomendación expresada en informe de examen precedente y desestimó la solicitud de pa tente de invención. En definitiva, solicitó se desestimara la pretensión anulatoria incoada. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 60. IV) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 63 y ss. y la demandada a fs. 67. V) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrat ivo, que produjo el Dictamen No. 288/2021 que obra a fs. 70-70 vta., aconsejando confirmar el acto en proceso. VI) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) Se han acreditado los extremos legales requeridos por la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley 15.869) para el correcto accionamiento de la nulidad. En efecto, s e demanda la nulidad de la Resolución, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de fecha 14 de febrero de 2019, por la cual se desestimó la solicitud de Patente de Invención No. 28678 titulada “PIRIMIDINAS HERBICIDAS” (fs. 321 de los A.A.). Contra dicha decisión, notific ada a la actora con fecha 15 de febrero de 2019 según afirmaciones no controvertidas, se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico (el 25 de los mismos mes y año - fs. 322 y vta. A.A.), a cuyo respecto operó la denegatoria ficta el 13 de setiembre de 2019. Finalmente, la demanda de nulidad fue incoada en tiempo y forma (el 11 de noviembre de 2019, nota de cargo a fs. 12 de autos). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad de sus integrantes, compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado, procederá a desestimar el planteo anulatorio impetrado por los fundamentos que se desarrollarán en los siguientes numerales. II.1) Surge de los ant ecedentes administrativos agregados al proceso que el 17 de diciembre de 2004 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO . presentó solicitud de registro de una patente de invención, título “PIRIMIDINAS HERBICIDAS”, Nº 28.678 (fs. 1 a 3 de los A.A.) y agregó la memoria d escriptiva de la invención y sus reivindicaciones (fs. 4 a 133 de los A.A.). Con fecha 9 de agosto de 2006 la actora presentó nuevas “ Páginas de memoria D escriptiva y Nuevo Capítulo Reivindicatorio” (fs. 139 vta. a 157 de los A.A.). El 7 de enero de 2015 se emitió informe de examen por la Q.F. María José CASATROJA, por el cuál requirió la adecua ción del juego reivindicatorio (fs. 158 y 159 A.A.). El día 8 de abril de 2015 la solicitante evacuó la vista conferida, presentando un nuevo capítulo reivindicatorio (fs. 161 y ss. A.A.). Con fecha 26 de noviembre de 2018 se produjo un segundo informe, a cargo de la misma profesional, que analizó los descargos y consignó que “Novedad: Ya fue reconocida el informe de examen anterior. Actividad Inventiva: Se re conocería el cumplimiento de este requisito para los compuestos individuales. (…) Conclusiones: De no ser tenida en cuenta las observaciones realizadas, se entiende que la solicitud no cumpliría todos los requisitos de patentabilidad, por lo que se recom endaría su desestimación” (fs. 296 vta. a 298 A.A.). El día 19 de diciembre de 2018 la solicitante evacuó la vista conferida, presentando un nuevo capítulo reivindicatorio (fs. 299 y ss. A.A.). Con fecha 28 de diciembre de 2018 se produjo un tercer infor me, a cargo de la misma profesional, que analizó los descargos y concluyó que “Y visto que en la respuesta de fecha 19/12/2018, la totalidad de las observaciones no han sido levantados por el solicitante, la abajo firmante mantiene la recomendación expresada en el informe de examen precedente y ante la falta de cumplimiento de lo establecido en el Art. 3 A, 3 B y Art. 5 del Decreto No. 11/000, de desestimación de la presente solicitud de patente de invención” (fs. 320 A.A.). Finalmente, fue emitido el act o impugnado, que desestimó la solicitud de patente de invención presentada (fs. 321 A.A.). II.2) En cuanto al fondo, el objeto de la presente controversia radica en dilucidar si efectivamente la solicitud de patente de invención cumple o no con los req uisitos dispuestos en la legislación vigente. En tal sentido, el artículo 8 de la Ley N°17.164 dispone que: “Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.” El artículo 11 reza que: “Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia”. Y el artículo 12 establece que: “Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia.” Ahora bien, en el caso, la actora no se desembarazó de la carga que le gravaba, es decir, de acreditar mediante prueba p ericial que el objeto de la patente constituía “ un nuevo producto o procedimiento, una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial”. El acto enjuiciado se encuentra motivado en los sucesivos informes técnicos emitidos por la examinadora de l a División Patentes de la DNPI Q.F. María José CASATROJA (fs. 158 a 159, 296 vta. a 298 y 320 A.A.). En efecto, al realizarse el análisis de patentabilidad por parte de dicha funcionaria, se expresó que: “ … para poder dar una opinión definitiva sobre el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de patentabilidad la División Examen requiere adecuación del jugo reivindicatorio ( …), n o se descarta que surjan nuevas observaciones, dependiendo de la contestación de la vista del presente informe.” (fs. 158 y 159 A.A.). Posteriormente, en ocasión de examinar los descargos presentados y el nuevo juego de reivindicaciones, la profesional antes mencionada concluyó que: “De no ser tenida en cuenta las observaciones realizadas, se entiende que la solicitud no cu mpliría todos los requisitos de patentabilidad, por lo que se recomendaría su desestimación. Sin embargo, salvando las observaciones realizadas en los párrafos precedentes, se podrían llegar a cumplir con los requisitos de patentabilidad. Por lo que podría ser recomendada su concesión luego que el solicitante realice las modificaciones recomendadas al último juego reivindicatorio presentado, de modo que la materia que se pretende proteger no resulta amplia e imprecisa.” (fs. 296 vta., a 298 A.A.). Y en s u tercer informe reiteró que la novedad y actividad inventiva se reconocería el cumplimiento de este requisito para los compuestos individuales y afirmó “Y visto que en la respuesta de fecha 19/12/2018, la totalidad de las observaciones no han sido levanta dos por el solicitante, la abajo firmante mantiene la recomendación expresada en el informe de examen precedente y ante la falta de cumplimiento de lo establecido en el Art. 3 A, 3 B y Art. 5 del Decreto No. 11/000, de desestimación de la presente solicitud de patente de invención” (fs. 320 A.A.). Se trata ésta de la opinión del órgano especializado en la materia, que se expidió reiteradamente a través de informes detallados y fundados. Por tanto, para dirimir la cuestión litigiosa y rebatir los dictámene s técnicos de la Administración, era menester la producción de prueba pericial a cargo de un experto designado por el Tribunal, la que fue ofrecida por la actora (fs. 27 y 28) y dispuesta por Decreto Nº 979/2020, recayendo la designación en el Ingeniero Qu ímico Enrique BOZZO (fs. 30). Realizada la pericia, con fecha 1 de setiembre de 2020 el profesional informó que: “La solicitud UY28678 adolece de una notoria insuficiencia descriptiva al no establecer límites razonables en las proporciones ni el número de los componentes, al no establecer la identidad (o al menos el tipo) de el/los tensoactivos, y una deficiencia descriptiva en el sentido conceptual: no se puede definir a un invento por sus efectos (“una cantidad herbicidamente eficaz”) luego de producido y usado, sino que debe ser caracterizado técnicamente. Es así que, debido a la amplitud y vaguedad (en sustancias y proporciones) de esta solicitud, un experto en el arte no podría reproducir el invento. Por ello creemos correcta su desestimación”. (fs. 46 a 50) Así pues, los informes técnicos de la Administración se vieron reforzados en sus conclusiones por la prueba pericial diligenciada en el proceso, lo que lleva a la inexorable consecuencia que la solicitud de patente en cuestión no cumplió con los requisitos reclamados por la Ley Nº 17.164 y su Decreto reglamentario Nº 11/000, de lo que se deriva la legitimidad del acto encausado. En tal sentido, el Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que las observaciones técnicas efectuadas por la Administra ción a la memoria descriptiva del producto patentable deben ser rebatidas con una prueba hábil a tal fin, como lo es la pericial. En ausencia de tal medio de prueba o en caso de resultancias desfavorables si se hubiere producido, el Colegiado se ve impedido de ingresar al análisis de los temas debatidos porque carece de los conocimientos necesarios para poder apartarse fundadamente de los dictámenes técnicos (cf. Sentencias Nº 52/2014, 200/2013, 138/2013, 379/2012, 281/2012 y 311/2009, 724/2015, entre otras). Como consignara sobre el punto la Corporación al expedirse sobre similar cuestión a la de marras: “Cabe reiterar entonces que l as valoraciones técnicas efectuadas por la Administración, en principio, escapan al análisis de la regularidad jurídica que realiza la Corporación, puesto que el ámbito connatural del órgano jurisdiccional no versa sobre áreas de conocimiento que le son ajenas (Cfme. Sentencia N° 62/2012). Ha dicho en tal sentido la Sala que “ no cabe dubitar acerca de la certeza de juicio técni co de auditoría del experto de la División Patentes de la Dirección de Propiedad Industrial, emitidas dentro de sus específicas facultades y en el ámbito de las atribuciones legalmente conferidas a la DNPI, respecto de las carencias en cuanto a la claridad y suficiencia de la Patente de Invención presentada (…) Extremos que sirvieron de sustento técnico al dictado del posterior acto residenciado. Y ello porque se halla ajeno al parquet competencial de este Tribunal” (Cfme. Sentencia N° 677/2007). De modo que, si la actora pretendía alzarse contra los motivos del rechazo de la patentabilidad de la invención, debió movilizar los medios probatorios hábiles y conducentes para desterrar la valoración efectuada por el órgano público. En otros términos, debió de mostrar -y no lo hizo - que la desestimatoria obedeció a la errónea percepción de los hechos y que su solicitud cumplió acabadamente con los requisitos exigidos por la Ley 17.164” (Cfme Sentencia 714/2014). En definitiva, habrá de confirmarse el acto admin istrativo procesado porque la impugnante no acreditó que su invención reuniera las cualidades que la hicieran merecedora de la protección brindada por la patente. Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto -Ley 15.524, el Tribunal, FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).