Sentencia Definitiva N° 20/2001

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 1o. de febrero de 2001. No. 20 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BAYER AKTIENGESELLSCHAFT con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 1361/98). RESULTANDO : I) Que a fs. 4-8 comparece la parte actora, entablando acción de nulidad respecto de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 8/7/97, (fs. 112-113 A.A.), por la cual se concede el registro de la marca “CIPROVAL”, a favor de la firma “Laboratorios Saval S.A.” de Chile, para distinguir “únicamente un producto antimicrobiano” de la Clase Internacional 5. Expresa que la firma que representa es mundialmente conocida por sus productos farmacéuticos, reconocidos por su gran calidad y prestigio. Por lo que para protección de los mismos frente a la competencia, BAYER, ha registrado en el país diversas marcas, entre ellas “CIPRO”, para distinguir productos (medicamentos) de la Clase Internacional 5, marca que fuera concedida el día 16/6/88. Es por dicha marca que se opuso al registro de “CIPROVAL” a favor de la firma chilena “LABORATORIOS SAVAL S.A.”. Manifiesta en síntesis, que, el registro de la marca “CIPROVAL” es ilegal, violando la normativa vigente en la materia, por cuanto resulta evidente que las marcas son confundibles, y que la intención de la firma chilena es beneficiarse del prestigio de BAYER en el medio, lo que significa una competencia desleal de su parte. Que tratándose de productos farmacéuticos, se debe extremar el rigor comparativo, ya que al poseer una gran incidencia en la salud pública ha de protegerse de manera más eficaz al público destinatario de los productos farmacéuticos con denominaciones y componentes similares, ya que la propia confusión podría poner en peligro, incluso la vida humana. II) Conferido traslado de la demanda, la misma es contestada en tiempo y forma a fs. 14. Manifiesta la Administración que la resolución impugnada fue conforme a derecho y que por lo tanto debe confirmarse en todos sus términos ya que gráfica y sobre todo fonéticamente son disímiles, cumpliendo los requisitos a que hace referencia el art. 33 del Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas de fecha 1940. III) Abierto el juicio a prueba, las partes produjeron la que obra certificada a fs. 28, alegaron por su orden a fs. 30-31 vta. y fs. 34, respectivamente. Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidió en dictamen No. 18/2000, fs. 37; y se citó para sentencia, la que fue legalmente acordada, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Que se agotó correctamente la vía administrativa, y la acción de nulidad se introdujo en plazo, por lo que corresponde ingresar al examen del aspecto sustancial planteado por las partes. II) “Haroldo ESPALTER, en representación de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (en adelante BAYER), promueve acción de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (Ministerio de Industria, Energía y Minería) de fecha 8 de julio de 1997, por la cual se concede el registro de la marca “CIPROVAL”, Acta No. 269.737, a favor de la firma LABORATORIO SAVAL S.A. de CHILE, para distinguir “únicamente un producto antimicrobiano” de la Clase Internacional 5. La actora se agravia del acto en causa, porque a su juicio, el registro “CIPROVAL” resulta ilegal violando la normativa marcaria referida, por entender que es evidentemente confundible y/o similar con la marca “CIPRO”, previamente registrada por Bayer, siendo por tanto confundible con ésta. Agrega que la intención de la firma chilena, configura un acto que hace presumir el propósito de verificar una competencia desleal contra Bayer, lo que está prohibido expresamente por el inc. 13 del art. 2 de la Ley No. 9.956 y actualmente por el art. 5 num. 7 de la Ley 17.011 (fs. 5). III) Como la propia accionante lo expresa, la disputa se centra en torno a decidir si entre la marca “CIPROVAL” y la marca pre- registrada “CIPRO” de Bayer, existen las “claras diferencias” exigidas por la normativa vigente a la fecha de la resolución referida (Art. 33 Dec. del 29/11/40) que posibilite la coexistencia pacífica entre las marcas solicitadas. Surge de las actuaciones administrativas agregadas al proceso, que la solicitud del registro de la marca denominativa “CIPROVAL” determinó las siguientes oposiciones: a) de “REFINEMENT INTERNATIONAL CORPORATION”, en base al prerregistro de la marca “CIPROVIT”, No. 216.190, para la Clase Int. 5 (fs. 70, 71, 71/74 y 75); b) de “GUILLERMO P. LOCKHART S.A.”, en virtud del registro anterior de la marca “VIPROTAL”, Acta No. 216.246, Clase Int. 5 (fs. 78, 79/80, 81, 84, 85 y 102); c) de “LABORATORIOS GALIEN S.A.”, en razón del prerregistro de “CIPROFLAX” No. 224.996, Clase Int. 5 (v. fs. 86/88 vta., 89 y 103), y d) de “BAYER...”, la ahora accionante, en mérito al registro de la marca “CIPRO”, No. 214.330, Clase Internacional 5, concedido el 16/VI/988 (fs. 91, 92/95, 96 y 104). En razón de tales oposiciones la firma chilena LIMITÓ el ámbito de la protección marcaria de “CIPROVAL”, pues dicha tutela habría de referir “ÚNICAMENTE (A) UN PRODUCTO ANTIMICROBIANO” (fs. 99 y 107, Nral. 2) por cuya virtud “REFINEMENT INT. CORPORATION” retiró su oposición (fs. 114). Por ende, sólo quedaron subsistentes las oposiciones de los literales b), c) y d) precedentes (fs. 102/104; y RESULTANDO II de la resolución de la DNPI que se procesa en esta causa). Y, finalmente, sólo BAYER dedujo acción anulatoria. El Tribunal por unanimidad de sus miembros integrantes, comparte los fundamentos del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y en su virtud, estima que no son de recibo los agravios articulados por la parte actora en su demanda de anulación, que promueve, por considerar que entre la marca prerregistrada “CIPRO” y “CIPROVAL” existen diferencias gráficas y fonéticas que permiten la coexistencia pacífica en el registro marcario, sin perjuicio de las demás resultancias probatorias obrantes en la causa y disposiciones normativas aplicables en la materia, que a continuación se expondrán, que autorizan a rechazar la demanda y consecuencialmente, a confirmar el acto administrativo impugnado. En ese sentido, como lo establece la Procuraduría del Estado, “La actora centra su línea argumental en el hecho de que en ambas denominaciones existen las letras “CIPRO” y aquí se cometen a criterio del dictaminante ciertos errores pues comienza por dividir la denominación en partes y comprobar sólo semejanzas. Además, como surge de los antecedentes del registro marcario la denominación “CIPRO” es una radical de uso general que responde a toda una serie de productos dentro de la Clase Internacional 5. Por referir sólo a algunos ejemplos, tenemos como marcas registradas: CIPROFLAX, CIPROVIT, CIPROCET, CIPROTER, etc.” (fs. 37 vta. de autos). Sobre el tema, ya la Sala ha afirmado que el uso del “radical” “CIPRO” no impide que esa expresión sea utilizada por más de una marca, porque lo contrario implicaría otorgar un derecho exclusivo sobre esa “radical” que, en definitiva, concierne a un “componente” del producto químico/farmacéutico de que se trate. En Sentencia No. 413/94 se dijo al respecto: “...toda marca debe ser apreciada en su “conjunto”, sin que sea viable descomponer su denominación. En el presente caso se hizo por parte de la impugnante, cuestión principal de la utilización del radical “Cipro” que al referirse a la composición del producto (uno de los elementos) lo distingue con claridad”. Y, continúa: “Sin embargo ese argumento es el que puede manejarse en su contra, por cuanto, de lo contrario, sería atribuirse derechos exclusivos sobre ese radical y ello no es así. Por el contrario, al estar referido a un elemento de la composición del producto, el uso de tal radical es válido y cualquier producto que cuente con ese componente, podrá utilizar el radical”. Para culminar afirmando: “La Doctrina ha admitido que el uso de un radical puede ser de múltiple utilización y si la marca cuenta con un elemento “propio” de fantasía que le confiera originalidad, el registro es perfectamente admisible. Así ocurrió en el caso en estudio. “En tal forma, -se reitera- apreciando el nombre en su conjunto, debe concluirse que no hay riesgos de confundibilidad, y las marcas pueden coexistir, sin perjuicio alguno”. Conceptos trasladables por ser de aplicación en la especie, que autorizan a sostener invariablemente la misma tesitura. Más aún, cuando existen marcas referidas a medicamentos que utilizan en común, ya no el mismo “radical”, sino la misma “desinencia”, y sin embargo, también coexisten pacíficamente en el registro marcario, como en el caso de “COROTROPINA”, y “PARATROPINA”. Obran también como argumentos sustentantes de la opinión confirmatoria del acto, la circunstancia que la beneficiaria de la marca enjuiciada limitó, ante las cuatro oposiciones deducidas, el ámbito de la tutela marcaria, de tal forma que “CIPROVAL” sólo distingue “UN PRODUCTO ANTIMICROBIANO” dentro de la Clase Internacional 5, sin perjuicio de la aplicación del principio de la especialidad previsto por el art. 4 de la Ley 9.956, por el que la marca cubre únicamente los productos o servicios para los que se solicitó el registro. A la que se debe agregar, además, la existencia de una serie de diversas marcas señaladas por la firma chilena, que utilizan ese radical “Cipro”, como “CIPROVIT” y “CIPROFLAX” ya citadas; “CIPROCET”, No. 224.871; “CIPROXAM ATHENA”, No. 227.041; “CIPROXINA”, No. 211.076; “CIPROGAL”, No. 270.566; y “CIPROTER”, No. 266.851, lo que hace que se deba pensar en la continuación de la aplicación de un mismo criterio de apreciación, que permite sostener el registro de una nueva marca con las mismas características de las existentes. De ahí entonces la explicación del cambio de criterio con relación al utilizado para rechazar la solicitud idéntica anterior (Acta No. 235.508), como forma de ajustarse al expresado precedentemente. En consecuencia, se concluye en el caso, que existen las necesarias diferencias entre ambas marcas en disputa, como para permitir la coexistencia pacífica en el registro marcario, por los fundamentos señalados en el presente pronunciamiento. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por unanimidad, FALLA : Desestimando la demanda, y por ende, confirmando el acto administrativo impugnado, sin especial condenación. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Brito del Pino, Dr. Mercant, Dr.Baldi (r.), Dr. Bermúdez, Dr.Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada)