Sentencia Definitiva N° 294/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 19 de mayo de 2022. No. 294 VISTA : Para sentencia definitiva, venida a conocimiento del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación esta causa: “O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 660/2018). RESULTANDO : I) En este proceso, la actora O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA., dedujo pretensión anulatoria contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante: D.N.P.I.) de fecha 1º de marzo de 2018 por la que se concedió a favor de OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. DE BRASIL la marca DISMA (mixta) para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases internacionales 6, 7, 8, 9, desestimándola para la clase 35 (fs.144-148 de los A.A.). II) Como fundamento de su pretensión anulatoria alegó que el acto impugnado le causa agravio en la porción que le niega el registro de la marca solicitada. Adujo que registró la marca “DISMA” en varios países, gozando así de notoriedad a nivel mundial. Sostuvo que lo que la diferencia de la empresa opositora es que ésta última no tiene en realidad una marca propiamente dicha, sino que importa marcas de terceros, a diferencia de ella que utiliza el signo para distinguir productos propios desde el año 2009. Por otro lado, alegó que la opositora solicitó el registro de una marca denominativa, lo que genera menor riesgo de confusión, ya que ella solicitó el registro de una marca mixta. En definitiva, solicitó que se declare la nulidad del acto enjuiciado. III) Conferido traslado, la Administración demandada defendió la validez del acto, argumentando que su actuar resulta en un todo conforme a Derecho. Afirmó que la acción debe de desestimarse, en tanto se aplicó correctamente la previsión del artículo 6 de la Ley No. 17.011. Asimismo, adujo que, analizando el conjunto, en forma sucesiva y no simultánea, arriba a la conclusión de que la marca desestimada no presenta claras diferencias como para coexistir sin riesgo de confusión en la misma clase con el nombre comercial utilizado desde larga data por DISMA S.A. Por último, solicitó que se confiera traslado de la demanda a DISMA S.A., dado que la sentencia puede afectar sus derechos. En definitiva, solicitó la confirmación del acto impugnado. IV) Se dio noticia del pleito a DISMA S.A., que compareció a través de su representante. Expuso que en vía administrativa se opuso al registro de la marca en cuestión y que los solicitantes no acreditaron antigüedad mayor al nombre comercial de su representada que data del año 1976, ni tampoco prueban la notoriedad marcaria que alegan. Sostuvo que el nombre comercial goza de la protección legal de acuerdo con la norma que regula el sistema marcario, así como el Convenio de Paris que también forma parte de nuestra legislación interna. Situación que hace presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal, entre los cuales figura en el caso concreto la identidad absoluta de las palabras, así como el prestigio y la difusión del signo apropiado, que pertenece a su representada desde hace más de cuarenta años. El nombre comercial “DISMA” es idéntico a la marca pretendida, por lo que ambas no pueden coexistir en el mercado. Respecto al argumento de la actora, que refiere a la naturaleza mixta de la marca que solicita, alegó que debe descartarse porque no existe ningún elemento distintivo de parte de la contraria en el logo pretendido, sino que, por el contrario, resalta más el nombre que el diseño, no revistiendo ningún elemento de originalidad. También expuso como hecho nuevo que solicitó el registro de la marca “DISMA” lo que fue concedido por la D.N.P.I. en la solicitud de registro 467.770 a la que la contraria no se opuso ni presentó recurso alguno, habiendo sido registrada para cubrir los servicios de la clase internacional 35. Por último, sostuvo que la actora no presentó los fundamentos de los recursos administrativos que interpuso, por lo que no puede agraviarse de aspectos que no fueron expuestos oportunamente en la instancia administrativa. V) Por Resolución No. 4934/2019 se abrió a prueba por el plazo de 60 días, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 94, agregándose por cuerda separada los antecedentes administrativos (carpeta de tapas verdes, en 200 fojas). V) Las partes alegaron por su orden (fs. 97 - 98 vto., fs. 101, 104 - 104 vto. respectivamente) VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante el dictamen No. 371/2021, aconsejando la confirmación del acto impugnado (fs. 107 - 108). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 110). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente habilitan el examen de la pretensión anulatoria. (Constitución arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22.6.87 arts. 4 y 9). Según dichos de la actora no controvertidos por la Administración demandada, el acto impugnado le fue notificado el 5 de marzo de 2018, habiéndolo resistido el 13 de marzo de 2018 mediante la interposición de los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio (fs. 150 de los A.A.). El Ministerio de Industria, Energía y Minería por resolución dictada el 23 de agosto de 2018 confirmó el acto impugnado (fs.173-174 de los A.A.), siendo notificada la parte interesada el 29 de agosto de 2018. La demanda anulatoria fue deducida el 26 de octubre de 2018 (conforme nota de cargo de fs. 2 del expediente). II) Como se ha señalado, el objeto de este proceso es resolver sobre la pretensión anulatoria deducida contra la resolución de la D.N.P.I. de fecha 1º de marzo de 2018 por la que se concedió a favor de OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. DE BRASIL la marca DISMA (mixta) para distinguir los productos y servicios comprendidos en las clases internacionales 6, 7, 8, 9, desestimándola para la clase 35 (fs.144-148 de los A.A.). III) Reseña de los antecedentes. Para realizar un correcto análisis de la cuestión, conviene ensayar una reseña de los hechos establecidos, a partir de las actuaciones que precedieron el dictado del acto enjuiciado. A fojas 3 de los recaudos allegados al proceso luce formulario de solicitud de registro de marca, presentado por la empresa OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA ante la D.N.P.I. En dicha oportunidad, solicitó el registro de la marca “DISMA” (mixta) para distinguir los productos y servicios de las clases internacionales 6,7,8,9 y 35 (fs. 3-6 de los A.A.). Seguidamente, la empresa DISMA S.A. ejerció su derecho de oposición al registro de la marca antes señalada (fs. 11 de los A.A.), alegando que lo que se pretende registrar es el nombre comercial de su empresa (DISMA), generando confusión directa en la clase internacional No. 35 y confusión indirecta con los productos de las otras clases en que su registro fuera solicitado. (Fs.13-15 de los A.A.) El Área de Asuntos Jurídicos elaboró un informe fechado el 31 de enero de 2018, señalando en lo medular que: “(…) DISMA S.A. posee un mejor derecho a solicitar su registro para los servicios de la clase internacional 35, ya que se encuentra en plaza desde hace mucho tiempo y su giro es conocido por el público consumidor nacional. En relación a las restantes clases, en opinión de la dicente, es posible la coexistencia de los signos en pugna, ya que se trata de productos diferentes y no concurrentes.”. (Fs. 139 - 142 de los A.A.). Finalmente, el 1° de marzo de 2018 la D.N.P.I. dictó el acto que se impugna en estos obrados, fundándose en el informe antes referido (fs. 144 - 148 de los A.A.). IV) Tras el análisis de los hechos del caso y de la normativa vigente, el Tribunal, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria y, en consecuencia, confirmará el acto impugnado, por los fundamentos que se explicitan a continuación. V) Surge de los antecedentes administrativos allegados a la causa que la empresa DISMA S.A. acreditó ser titular del nombre comercial DISMA desde el año 1976 (véanse fs. 24 de los A.A. y siguientes). Según el art. 67 de la Ley No. 17.011, “los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de la presente ley”. La actora, por su parte, acreditó el registro de la marca “disma” en Brasil en 2007 (fs. 81 de los A.A.), no habiendo logrado probar mayor antigüedad ni notoriedad en el mercado nacional que el nombre comercial de la tercerista. Así las cosas, resulta aplicable el art. 5, num. 6º de la Ley No. 17.011, según el cual: “A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa (…) 6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial)”. VI) Por otra parte, emerge también que la actividad principal de la empresa DISMA S.A. es la comercialización de mercaderías en los ramos de papelería, librería, imprenta, juguetería, artículos de oficina, artículos escolares y suministros de informática (fs. 54 y ss. de los A.A.); actividad que se ubica claramente dentro de la clase internacional 35, para la cual la actora pretende inscribir la marca mixta “disma”. A juicio del Tribunal, la posibilidad de confusión marcaria es en el casus, ostensible, asistiéndole razón a la D.N.P.I. en la denegatoria del registro para la clase aludida. En efecto, sin perjuicio de que la marca “disma” cuyo registro solicita la accionante sea mixta, la identidad entre la denominación de dicha marca y el nombre comercial de la opositora es absoluta. Su diferencia (la representación gráfica) resulta insuficiente para evitar la posibilidad de confusión directa que, a raíz de la identidad referida, se advierte. Tal como se expresó en la Sentencia No. 25/2020, “la Corporación reiteradamente ha expresado que en un conjunto marcario mixto (…) el elemento denominativo es el preponderante, ya que es el que atrae la atención del consumidor y se conserva en su memoria, siendo en realidad el medio identificador del producto (sents. 160/95 y 557/03).”. VII) Por último, tomando en cuenta al posible consumidor al cual están dirigidos los productos antes referidos de la clase internacional 35, se advierte que no se trata de un sujeto atento, capaz de discernir los distintos signos, sino que, por el contrario, se trata de un consumidor masivo, que fácilmente puede caer en la confusión de los productos de las distintas marcas, confusión que es, precisamente, lo que intenta evitar la normativa marcaria. Señala CHIJANE, refiriéndose a la figura del consumidor, que se espera un mayor grado de atención en los compradores o usuarios de productos y servicios eminentemente selectivos, quienes tendrán una mayor sensibilidad para diferenciar los signos marcarios, a diferencia de lo que ocurre con quienes compran productos o contratan servicios de adquisición masiva, los cuales pondrán menos atención a la hora de seleccionar los mismos. Precisamente, en el caso de autos, es en esta última categoría que se encuentra el posible consumidor de las marcas en pugna. Agrega el autor, asimismo, que el bajo o elevado precio del producto o servicio también incidirá en la postura y percepción de quien realiza el acto de consumo (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, pp. 362 y ss.). En similar sentido, destaca OTAMENDI: “ Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que “a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…). Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida que éste las requiera ” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, LEXIS NEXIS Abeledo - Perrot, 4ta. Edición, Bs. As, 2002, p. 184). En definitiva, por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia Administrativa de la Nación, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil) a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (r.), Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)