Sentencia Definitiva N° 955/2000

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 11 de diciembre de 2000. No. 955 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SANOFI con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 419/98). RESULTANDO : I) Que a fs. 9-11 vta., comparece la actora entablando acción de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 16/4/97, por la cual se desestima el registro solicitado de la marca “ISCOVER” (fs. 35), para distinguir productos farmacéuticos de la Clase Internacional 5. Manifiesta en síntesis, que su representada es dueña de un derecho de propiedad industrial sobre la expresión “ISCOVER”, y en tal carácter solicita que la misma sea incluida en el Registro Marcario. Expresa que en el cotejo marcario tiene una gran influencia, el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes. Que en el presente caso sólo una tiene contenido conceptual “DISCOVER”, que significa descubrir, la otra “ISCOVER”, es un término de absoluta fantasía que nada significa en ningún idioma, por lo que el consumidor no incurriría en error de apreciación. II) Conferido traslado de la demanda (fs. 27), la Administración contesta en tiempo y forma a fs. 28-29. Expresa que el agravio de la parte actora debe ser desestimado, y por ende confirmarse el acto impugnado, en virtud de lo dispuesto en las disposiciones que rigen la materia, Ley 9.956 y normas reglamentarias. Que se desprende claramente de la impresión en conjunto, que las marcas en pugna presentan evidentes similitudes gráficas y fonéticas, que harían imposible su pacífica convivencia en el registro marcario y en el mercado. Que se trata de productos donde aún más se deben extremar las exigencias y controles marcarios, en virtud de encontrarse comprendida la salud pública. III) Abierto el juicio a prueba, las partes produjeron la que obra certificada a fs. 41, alegaron por su orden fs. 44-45 y fs. 48, respectivamente. Se oyó el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo según Dictamen No. 1135/99 (fs. 51-51 vta.), y se citó para sentencia la que fue legalmente acordada previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Que se agotó correctamente la vía administrativa y la acción de nulidad se entabló en plazo, por lo que corresponde ingresar al examen del aspecto sustancial planteado por las partes. II) Ana Inés TERRA por SANOFI, promueve acción de nulidad contra el Estado (Ministerio de Industria, Energía y Minería -Poder Ejecutivo), demandando la anulación de la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 16/abril/1997, en cuanto la misma desestima el registro de la marca “ISCOVER” Acta No. 276.117, para distinguir “productos farmacéuticos” de la Clase Internacional 5. La actora se agravia del acto en causa, por considerar que la Administración no consideró que cuando hay un contenido conceptual concreto, éste puede adquirir una significación tal que empalidece las semejanzas que puedan observarse en los planos gráficos y fonéticos. III) Surge de las actuaciones administrativas incorporadas al proceso, que el fundamento de la denegatoria de la inscripción de la marca “ISCOVER” solicitada, se basa en la existencia del antecedente registral referido a la marca “DISCOVER” Acta No. 263.611, propiedad de Laboratorios GABOR S.A., porque fue desechada la oposición particular respecto de la marca “NICOVEL” No. 226.868. El Tribunal, con la conformidad de todos sus miembros componentes, compartiendo los fundamentos del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, estima que no son de recibo los agravios articulados por la accionante en la causa, porque considera que, entre las marcas en pugna existen clarísimas similitudes gráficas, fonéticas y hasta conceptuales o ideológicas. Porque si en una expresión compuesta por ocho (8) letras, siete (7) son idénticas y la única diferencia radica en la supresión de la primera letra ( la “D”), es obvio que tales semejanzas no pueden pasar desapercibidas para ningún consumidor medio, punto de referencia de la protección que acuerda la legislación marcaria. El fundamento principal y casi único de la actora en el cual basa su pretensión anulatoria, tanto en la etapa administrativa como en la jurisdiccional, es la expresada “diferencia conceptual” entre “DISCOVER” (descubrir) y “ISCOVER” ) (pura fantasía, no traducible). Sin embargo, no aparece como elemento de juicio decisivo para establecer una clara diferencia, desde que lo conceptual viene después, y lo primero es la imagen y la fonética, y en ambos casos la similitud es evidente. Pero además de ello, ambas marcas son denominativas y protegen productos o artículos de la misma clase internacional 5, con los consiguientes riesgos para la salud humana, que representa la coexistencia pretendida de dos marcas prácticamente iguales. Y si bien es cierto que, tratándose de productos farmacéuticos, el riesgo de confusión puede no ser posible, en cuanto la exigencia de receta profesional disipa cualquier clase de confusión, en la especie, carece de relevancia o por lo menos no es de aplicación, en cuanto la parte actora no ha probado que los medicamentos que pretende comercializar, necesiten receta médica, por lo cual el consumidor común, que muchas veces se automedica, fácilmente puede confundir las marcas. Esta circunstancia anotada precedentemente, imposibilita que se haga jugar la incidencia del tema del consentimiento prestado por la firma opositora Laboratorio GADOR S.A. (fs. 32 de autos). En efecto, dicha firma hace saber que “los titulares de las marcas DISCOVER e ISCOVER han llegado a un acuerdo de coexistencia, Laboratorio GADOR S.A. por la presente consiente expresamente al registro de las solicitudes Actas No. 267.117 y 304.740, dejando sin efecto cualquier oposición oportunamente presentada”. Sin embargo, el hecho de que la protección marcaria tenga como destinatario básico o primario al consumidor, conlleva no asignarle relevancia, en la especie, al consentimiento prestado por la referida firma. Es cierto también, que la jurisprudencia de la Sala no es uniforme (ej. Sent. 347/98, entre otras), debido fundamentalmente a que no todas las situaciones son iguales. En algunos casos, la existencia de normativa que exija receta profesional, para expedir medicamentos; el manejo de los mismos por personas totalmente idóneas (Médicos, Farmacéuticos, etc.); la diversidad de canales de industrialización, comercialización, etc.); pueden permitir la coexistencia de marcas, que tengan alguna similitud o habilitar la aplicación del citado principio de la especialidad. Extremo que en el caso no se da, lo que hace inaplicable dicho principio. Como se manifestara en autos, las marcas protegen actualmente “un producto farmacéutico para la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovascuales” de la clase 5; pero, la parte actora no alegó y probó siquiera, que ese medicamento que intenta distinguir con la marca “ISCOVER” sólo pueda venderse bajo rigurosa receta profesional. Se comparte el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, cuando dice que “La diferencia gráfica se pretende encontrar en la eliminación de la letra “D” inicial, que si no tiene, ni impone ninguna originalidad dentro del conjunto marcario”. Y agrega: “Tratándose de medicamentos en donde un error puede causar daños a la salud, en el tema particular debe actuarse con mayor rigor teniendo en cuenta que en muchos casos el que vende y el que compra no son profesionales” (fs. 51 v. de autos). Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, FALLA : Desestimando la demanda, y por ende, confirmando el acto administrativo impugnado, sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 6.000 ( pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Mercant, Dr. Baldi (r.), Dr. Bermúdez, Dr. Brito del Pino, Dr.Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada)