Sentencia Definitiva N° 272/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 12 de mayo de 2022. No. 272 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CLUB NACIONAL DE FOOTBALL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 424/2019) RESULTANDO : I) El actor dedujo demanda anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 12 de octubre de 2018, mediante la cual se dispuso “DESESTÍMASE la solicitud de Registro de Marca DECANO, presentada bajo expediente No. 430242 a nombre de CLUB NACIONAL DE FOOTBALL de URUGUAY, para distinguir los productos/servicios comprendidos en las Clases internacionales 14, 18, 25, 28 y 41 (Excepto: servicios educativos de nivel universitario) ” (fs. 185, en carpeta verde de 227 fojas, A.A.) (la negrilla coincide con el texto original). En su demanda, el accionante relató que el 9 de diciembre de 2011, solicitó el registro de su marca “DECANO” para distinguir productos y servicios de las clases internacionales 14, 18, 25, 28 y 41. Añadió que el 22 de enero de 2018, presentó un escrito solicitando la limitación de los servicios de la clase internacional Nº 41, excluyendo a los servicios educativos de nivel terciario. Asimismo, reseñó el íter procedimental del trámite de autos, como también el de otros en los cuales estuvo en discusión la marca “DECANO”, con distintos informes en los que dictaminó el Dr. Sequeira. En necesaria síntesis, el pretensor se siente agraviado por el acto que impugna porque considera que la denominación “DECANO” para los productos y servicios de las clases internacionales que solicitó reviste la suficiente fuerza registral para ser considerado una marca amparable y entiende que el signo en cuestión está asociado desde el año 1899, al CLUB NACIONAL DE FOOTBALL, reuniendo la suficiente fantasía y especialidad. Por ende, no está alcanzado por las nulidades del artículo 5º en su inciso 11 de la Ley No. 17.011. Así cuestionó el análisis del dictaminante y de la DNPI, al que considera como absolutamente subjetivo porque tiende a desmerecer el carácter distintivo de la marca impuesta por el demandante en los servicios y productos sobre los cuales aplica la misma. En base a lo dicho, también cuestiona el análisis que se aborda respecto del “secondary meaning” del término “DECANO” sin confrontar toda la prueba producida, ni tener en cuenta que se demostró su utilización para identificar los servicios deportivos del actor desde el año 1899. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 5 a 11 vto.). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció - en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. Lo actuado por la Administración se ajustó a la normativa aplicable en la materia. En este tema en particular, se ha asistido desde hace décadas a la discusión respecto del decanato del futbol uruguayo. Lo cierto es que los hinchas de Nacional afirman que su club es el decano del futbol uruguayo y los de Peñarol entienden que es el suyo. De esta forma, aproximadamente la mitad de los consumidores de nuestro país asociarán el término “DECANO” al CLUB NACIONAL DE FOOTBALL y la otra mitad lo hará con el CLUB ATLÉTICO PEÑAROL. Por ello, el signo desestimado no podría cumplir con la función marcaria referida en el artículo 1º de la Ley No. 17.011. En definitiva, abogó por el rechazo de la demanda, a la vez que solicitó se noticiara del pleito al CLUB ATLETICO PEÑAROL, con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley No. 15.524 (fs. 18 a 19). III) Por decreto No. 6595/2019, se ordenó dar noticia del pleito al tercero (fs. 21). Una vez notificado el CLUB ATLETICO PEÑAROL (fs. 22), se presentó a deducir tercería coadyuvante con la demandada. En resumidos términos, entendió que la Resolución impugnada se adoptó conforme a las previsiones del artículo 4º numeral 11 de la Ley No. 17.011, agregando que el primer club en utilizar la denominación “DECANO” para proteger productos y servicios deportivos fue el CLUB ATLÉTICO PEÑAROL, cuya fundación data de 1891. Sin perjuicio de ello, señaló que el “merchandising” de cada una de las instituciones deportivas involucradas se caracteriza por el uso de sus respectivas denominaciones junto al término “DECANO”, lo que conduce a coincidir con el dictaminante de la DNPI en el sentido que ninguno puede ostentar el monopolio exclusivo de dicha denominación (fs. 33 a 36 vto.). IV) Por decreto No. 8103/2019 (fs. 46), se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 86. V) Las partes y la tercerista alegaron por su orden (fs. 89 - 92, 100 y 95 - 96, respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 315/2021 y aconsejó confirmar el acto en proceso (fs. 105 a 106). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 108). CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal , procede relevar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987). La Resolución impugnada se emitió el 12 de octubre de 2018 (fs. 185, A.A.) se notificó al actor el 17 de octubre de 2018 (fs. 188, A.A.). El 29 de octubre de 2018, interpuso en forma conjunta y subsidiaria los recursos de revocación y jerárquico (fs. 187 y 189 a 190, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria expresa, a través del dictado de la Resolución Nº 19/2019, de 13 de mayo de 2019 (fs. 220 a 221, A.A.), que se notificó a la actora el 15 de mayo de 2019 (fs. 223, A.A.). La demanda se presentó el 22 de julio de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 12). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. En el año 2011, el CLUB NACIONAL DE FOOTBALL se presentó ante la DNPI a solicitar el registro de la marca denominativa “DECANO”, para distinguir productos y servicios de las clases internacionales 14, 18, 25, 28 y 41, bajo acta Nº 430242 (fs. 1 a 6, A.A.). A la solicitud de registro de dicha marca se opuso el CLUB ATLETICO PEÑAROL afirmando básicamente que la solicitud de registro de la marca “DECANO” no podía prosperar por lesionar sus derechos de propiedad intelectual preexistentes (artículo 5 numerales 6) y 7) de la Ley No. 17.011 (fs. 7 a 33, A.A.). Por otro lado, durante la sustanciación del trámite dedujo también oposición la DNPI, por considerar que en la clase internacional Nº 41 el término “DECANO” era de uso necesario por parte de los prestadores de servicios educativos de nivel universitario para describir su organización interna y autoridades, agregando además que con respecto a los productos de las clases internacionales Nº 14, 18, 25 y 28 “el signo propuesto a registro carece de aptitud distintiva debido al uso extendido y concurrente de la misma por las partes en pugna, junto a sus respectivas denominaciones o emblemas, lo cual impide su apropiación exclusiva fuera de un conjunto marcario ” (véase el informe de Asuntos Jurídicos de 1º de noviembre de 2017, a fs. 62, A.A. el que fue compartido por Resolución de la DNPI, de 14 de noviembre de 2017, a fs. 63, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En cuanto a la oposición al uso exclusivo del término “DECANO” en la clase internacional Nº 41, el CLUB NACIONAL DE FOOTBALL solicitó una modificación de su solicitud originaria, exceptuando en la clase internacional Nº 41 los servicios educativos de nivel universitario (fs. 68, A.A.). En todo lo demás, el debate administrativo continuó hasta que luego de producidas las probanzas y formuladas las alegaciones pertinentes se expidió Asuntos Jurídicos el 20 de agosto de 2018, aconsejando desestimar el registro solicitado por incurrir en la causal de nulidad prevista en el artículo 4º, numeral 11) de la Ley No. 17.011 (fs. 177 a 183, A.A.). Finalmente, el 12 de octubre de 2018 se emitió el acto enjuiciado, en consonancia con el informe precedente (fs. 185, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 105 a 106) y dispondrá la confirmación del acto encausado, por las razones que se explicitarán. De modo previo, importa señalar que la objeción a la marca requerida relativa a que identifica órganos que conforman instituciones terciarias fue subsanada por el promotor, en tanto los servicios universitarios fueron excluidos del alcance de su solicitud de registro (fs. 68, A.A.). Por su parte, la denegación del registro marcario pretendido, “DECANO” obedeció a la nulidad absoluta estatuida por el artículo 4º, numeral 11) de la Ley No. 17.011. La referida norma establece que: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: (…) 11º) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”. Resulta de los antecedentes que vienen de reseñarse la oposición de oficio promovida por la Administración respecto del registro de la marca en cuestión. Como fundamento de la referida oposición se consignó, en términos que se comparten, que: “…el signo propuesto a registro carece de aptitud distintiva. El requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca es la distintividad, que es la aptitud para distinguir los productos o servicios de su titular de aquellos provenientes de otros. Esta Asesoría entiende que la presente solicitud , compuesta exclusivamente por el término "DECANO" , carece de idoneidad para identificar por si sola la procedencia de los productos y servicios del solicitante, en tanto d istintos segmentos del público consumidor asocian dicho vocablo con diferentes entidades. Es un hecho evidente y notorio que los hinchas del CLUB NACIONAL DE FOOTBALL vinculan al término “DECANO” con dicha institución y no otra, y que los parciales de CLUB ATLÉTICO PEÑAROL asocian dicho vocablo exclusivamente con su club. Asimismo, surgen en estas actuaciones, y en sus acordonados, elementos de prueba que corroboran dicha aseveración. Al analizar las declaraciones de los testigos que depusieron en la audiencia de fecha 20/06/2016, celebrada durante el trámite del expediente No. 427.810, los cuales declararon que asocian el término "DECANO" al CLUB NACIONAL DE FOOTBALL, se desprende de manera palmaria que los declarantes son hinchas de dicha institución. Es más, de las referidas deposiciones se desprende que los testigos mantienen vínculos con el CLUB NACIONAL DE FOOTBALL, a saber, Rubén Fernández al haber participado en distintas comisiones del club, Juan José Melos en su calidad de socio, Ignacio Cabrera como empleado del club y Rogelio Ramírez al trabajar en la comercialización de merchandising del club. Si bien los dichos de los testigos son una muestra del parecer de los hinchas del CLUB NACIONAL DE FOOTBALL respecto a la denominación impetrada , no se ha logrado demostrar que el resto del público asocie el término "DECANO" con dicha institución. En cuanto a los ejemplares de productos presentados por el solicitante, se observa que, en los propios artículos, en sus etiquetas o en sus envases, la presencia destacada de la denominación social del solicitante y de su escudo , y el uso excluyente de los colores rojo, azul y blanco que lo identifica. Respecto al uso del término "DECANO" en dichos productos, cabe precisar que dicho vocablo figura siempre en un tamaño de letra menor al usado para el nombre del solicitante, Y que no aparece en forma aislada sino como parte integral de la frase "DECANO DEL FUTBOL URUGUAYO". De lo anterior se desprende que los elementos distintivos en los artículos comercializados por el solicitante son la denominación social, emblema y la combinación de colores que identifican al solicitante , y que el término peticionado solo es parte de una afirmación sobre la entidad de donde proceden. Además, surge de la prueba presentada por el CLUB ATLÉTICO PEÑAROL en los presentes obrados, y en los expedientes acordonados No. 427.810 y No. 435.923, elementos de convicción suficientes para afirmar que su parcialidad la vincula con el término peticionado. El solicitante esgrime como defensa de su marca frente a la oposición por el art. 4 numeral 11º la figura de la distintividad sobrevenida o "secondary meaning" prevista en el art. 8 de la Ley 17.011. El secondary meaning puede entenderse como el fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto de aptitud deviene en la percepción del público consumidor , en un signo identificador del origen empresarial de determinado producto o servicios (Beatriz Bugallo “Propiedad Intelectual”,págs. 130 – 132; Diego Chijane “Derecho de Marcas”, págs. 85 – 86). A la hora de valorar la prueba del significado sobrevenido debe tenerse en cuenta los siguientes criterios: demostrar que el consumidor nacional asocia el signo con un único y exclusivo origen, tomar en consideración el correspondiente sector de mercado y que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida (Diego Chijane, ob. cit ,págs. 91 – 94). Sin embargo , no se ha probado fehacientemente la distintividad sobrevenida del signo impetrado. Como ya se analizó supra, la percepción que el público consumidor tiene de la denominación solicitada no apunta a una única y exclusiva fuente empresarial ” (fs. 179 a 181, A.A.) (la negrilla y el subrayado no pertenecen al original). Por otra parte, también se acompaña el análisis del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo que, al analizar la legitimidad de la desestimatoria del registro pretendido, indicó: “La expresión DECANO cuyo registro se impetra es una denominación que no es novedosa , y carece de una aptitud distintiva como para erigirse en una marca registrable o de apropiación exclusiva. Pero además se comparte lo afirmado por la oficina interviniente a fs. 179 y ss. AA en el sentido de que no se acreditó que el término expresado se vinculara inequívocamente al Club Nacional de Football , sino que también se asocia al Club Atlético Peñarol , lo que determinó incluso que, en su oportunidad se desestimara el registro de dicha marca a favor de esta última institución (fs. 29 ppal.). En definitiva , el consumidor no asocia esa marca exclusivamente con el club de la ahora accionante , lo que determina que carezca de los requisitos exigidos legalmente para su registración. El Diccionario de la Real Academia Española define el término DECANO, en su primera acepción como “miembro más antiguo de una comunidad, cuerpo, junta, etc…”, por lo que se trata de una palabra descriptiva” (fs. 105 vto., infolios) (la negrilla no está en el original). La Corporación se ha pronunciado sobre la falta de idoneidad marcaria de las acepciones meramente descriptivas o de uso común. Al respecto, en términos pacíficamente replicables para la dilucidación de obrados, se ha señalado que: “A juicio del Tribunal, el término SELECT se aprecia como un vocablo descriptivo de las cualidades y/o atributos de prácticamente cualquier producto, careciendo del necesario requisito de distintividad. Ello porque se está frente a un vocablo que puede aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, que no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, y respecto del cual no puede pretenderse y menos aún otorgarse uso monopólico (Cf. Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry, “Las Marcas en el Uruguay”, Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, año 2000, p 37) (sentencia Nº 23/2019). A la vez que se estima que el término SELECT carece de fantasía. Sobre las palabras o nombres de fantasía, destacaba Breuer Moreno que: “(…) es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa (…) En resumen, una denominación debe reputarse de fantasía: a) cuando no tiene ninguna relación con el producto que distingue (por ejemplo, “TIGRE”, “EL PUENTE”, aplicados a productos alimenticios), o b) cuando aun despertando la idea de la naturaleza o composición del producto, no puede considerase como su denominación precisa y admitida corrientemente” (Cf. Pedro Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio”, Editorial Robis, 2ª Edición, Buenos Aires, 1946, págs. 83 a 84). Nada de ello surge demostrado en autos. Sobre el particular, resulta trasladable lo dicho por la Corporación en Sentencia No. 301/2010: “La reivindicación de derechos sobre todos los términos que pretende la accionante, importaría la apropiación de palabras más que usadas en el lenguaje común y en las estrategias comerciales, comportando en cierta medida, una clara incautación del lenguaje, que resulta por demás excesivo. Como sostiene Chijane: “…los signos carentes de distintividad en concreto, esto es, aquellos que pudieren presentar genericidad o descriptividad para determinados productos, pero no para otros, quedarán comprendidos en las específicas prohibiciones de registro” … “…estos signos deben ser de libre disposición en el mercado, pues si un empresario se apropiara de la expresión comúnmente utilizada para referir a un determinado tipo de producto, los competidores deberían recurrir a otros vocablos del lenguaje para poder designarlo, siendo entonces más costosa y menos efectiva la oferta de dichos productos al público consumidor”. (Derecho de Marcas, B de F, pág. 45 y pág. 48). Lo que importa en el caso es que los “términos” que use una empresa para que se evoque su producto, no suponga: Por un lado, restringir el derecho de los demás a usar esos términos, que en definitiva es lo que prevé el legislador en el art. 7 de la ley 17.011. Pero por otro, que el uso de esos “términos” no sirva para que, en caso de que sean usados por otra empresa, comporte un beneficio para el competidor” (sentencia No. 600/2019). Por último, no puede dejar de observarse, tal como fuera recabado en el citado dictamen de la Asesoría Letrada de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que la actora pretende abrogarse en exclusividad el término “DECANO” como distintivo marcario. En efecto, otra sería la situación si hubiese requerido una marca mixta, en donde la expresión “DECANO” hubiera sido integrada a la denominación, colores y escudo del club. Así, la conformación de un conjunto marcario, por imperio de lo dispuesto en el art. 7º de la citada Ley No. 17.011, hace ceder el campo de las nulidades regladas por el art. 4º de la Ley de Marcas. Dicho supuesto aconteció en el registro de la marca mixta : “CAMPEÓN DEL SIGLO CLUB ATLÉTICO PEÑAROL” cuya legitimidad fue confirmada por el Tribunal, ya que, pese a integrarse por vocablos de uso ordinario, conformaba un conjunto marcario, lo que le concede carácter distintivo a efectos de la registración (véase en este sentido la sentencia No. 541/2019). Pues bien, la expresión “DECANO” de por sí , desgajada de cualquier otro término, carece del carácter distintivo y original propio de los signos marcarios , lo cual informa a la legitimidad de lo actuado por parte de la Administración. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímase la acción anulatoria y, en su mérito, confírmase la resolución impugnada. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).