Sentencia Definitiva N° 929/2000

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 6 de diciembre de 2000. No. 929 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 452/98). RESULTANDO : I) Que la parte actora, promueve demanda de nulidad contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 8 de mayo de 1997, por la cual se desestimó el registro de la marca “HYCAMTIN” para individualizar productos de la Clase Internacional No. 5 (fs. 300 A.A. pieza A). Expresa que el acto administrativo que se impugna desestimó la inscripción en el registro de la marca “HYCAMTIN” para proteger los artículos comprendidos en la Clase Internacional No. 5. Señala que la denegatoria se debe a la existencia del antecedente “INCONTIN”, que también protege artículos incluidos en la Clase Internacional No. 5, en base a razones de confundibilidad, fundamentalmente desde el punto de vista fonético. Sin embargo, la firma DINEL S.A., propietaria del antecedente citado, no dedujo impugnación, por lo que hay un consentimiento tácito a la coexistencia de ambas marcas en el registro marcario. Agrega que ya existen en el registro marcario, y para la Clase Internacional No. 5, varias marcas entre las cuales se pueden encontrar las mismas similitudes desde el punto de vista fonético. Todas ellas coinciden en su desinencia “TIN”, siendo sus radicales totalmente diferentes. en cuanto al antecedente citado, “INCONTIN” es una abreviación del término incontinencia, especial disfunción del organismo, mientras que “HYCAMTIN” es de absoluta fantasía y el producto protegido por la misma refiere a la droga “TOPOTECAN” utilizada para el tratamiento del cáncer. Agrega, finalmente, que “HYCAMTIN” es marca notoria para el producto que protege. Es marca registrada por el actor en más de 100 países, contando además con la aprobación para ser usada en los 15 países de la Unión Europea. Se trata por tanto de un nombre mundialmente reconocido y asociado con un producto altamente eficaz para el tratamiento del cáncer. Por lo que, se concluye que el acto administrativo de la DNPI, que denegó el registro de la presente marca, causa serios agravios por ser contrario a lo preceptuado por la Ley de Marcas y normas concordantes y debe ser anulado. II) La parte demandada, evacuando el traslado conferido, contesta que la normativa vigente en la materia prescribe que las marcas han de ser totalmente diferentes, que deben apreciarse por la combinación de los elementos que la componen, comparándolas en su semejanzas, con el criterio de un consumidor poco atento para observar y recordar el conjunto de la marca, pero interesado en el producto que con ella se distingue. Por lo que, analizando las marcas según la normativa vigente, en su conjunto, como un todo, y en forma sucesiva, se concluye que existen elementos razonables de confusión para el consumidor medio. III) Abierto el juicio a prueba se produjo la que obra certificada a fs. 47, alegando las partes por su orden a fs. 49 y fs. 55, respectivamente. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 1173/99), se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que, en la especie, se han satisfecho debidamente los presupuestos procesables habilitantes para un correcto accionamiento en esta instancia jurisdiccional. II) Que la Corporación, por mayoría y discrepando en la oportunidad con la posición del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el acogimiento de la pretensión anulatoria movilizada. El acto residenciado es la Resolución dictada el 8/V/97 por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial, actuando en ejercicio de atribuciones delegadas, en cuanto desestima el registro de la marca “HYCAMTIN” a favor de la firma ahora accionante, SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., de GRAN BRETAÑA, solicitada bajo Acta No. 270.595 para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Internacional 5 (fs. 300/300 vta., en rojo, Legajo “A” de A.A.; y fs. 3/3v. de autos), decisión fundada en sendos dictámenes de su Asesoría Letrada (fs. 298 y 299, Legajo “A” cit.; y fs. 1 y 2 de autos). La firma reclamante formuló el 2/VI/94, solicitud de registro de la marca denominativa “HYCAMTIN” para distinguir “PREPARACIONES FARMACÉUTICAS Y MADICINALES” de la Clase Int. 5 (fs. 287/288 vta. y 307, Legajo “A” cit.). Empero, en la misma fecha aquélla limitó la protección del registro marcario postulado, refiriéndola a “PREPARACIONES FARMACÉUTICAS Y MEDICINALES, A SABER PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER” (fs. 5, 268, 275 y 276/280, Legajo “A” cit.; y fs. 8, 9, 15 y 50 vta. de autos). A juicio del Tribunal la oposición deducida DE OFICIO por la D.N.P.I. en base al prerregistro de la marca “INCONTIN”, otorgada a DINEL S.A. el 1/VIII/92, Acta No. 248.078 (fs. 294, Legajo “A” cit.), no es ajustada a derecho y de su mantenimiento derivó la emisión del acto en causa que, por ello, debe ser anulado sin lugar a dudas. En efecto, entre las marcas en pugna no existen similitudes en ningún aspecto, siquiera el fonético esgrimido como único argumento por la Asesoría Letrada de la D.N.P.I. y que ésta recogió implícitamente en los RESULTANDOS IV y V del acto que se procesa. No existe similitud gráfica entre las marcas enfrentadas, conclusión que deriva de un mero cotejo visual de las denominaciones: “HYCAMTIN” e “INCONTIN”. Tampoco se observa similitud desde el punto de vista fonético, bastando para arribar a tal convicción con pronunciar una y otra denominación tal como lo haría un consumidor/medio, punto de referencia reconocido de la normativa marcaria. Pero la exclusión de tan presunta semejanza aparece reforzada por la prueba fehacientemente de la coexistencia de varias marcas que tienen en común la misma desinencia “TIN”, como sucede con “MEBUTIN”, “CYDECTIN”, “HIPOVASTIN”, “EKATIN” y “CICATRIN”, Actas Nos. 226.721, 233.529, 264.901, 265.153 y 261.399, respectivamente (fs. 13, 15, 267 y 274, Legajo “A” cit.; y 6/7, 16, 34, 39 y 49/50 de autos). Mucho menos puede admitirse semejanza “ ideológica o conceptual”, desde que la marca opositora evoca la disfunción orgánica de la “incontinencia”, en tanto que “HYCAMTIN” refiere a una droga mundialmente conocida por su utilización en la lucha contra el cáncer. Por lo demás, ya el Tribunal ha sostenido que el uso de un “radical”, tratándose de marcas que procuran distinguir productos de la Clase Internacional 5, puede verificarse en múltiples denominaciones y si la marca cuenta con un elemento propio de “fantasía” que le confiera aptitud distintiva y originalidad, el registro de la misma es perfectamente admisible (sentencia 607/96, de 29/VII/96). No existen, entonces, coincidencias en ninguno de los planos enunciados en grado tal de que pueda hablarse de un “riesgo de confusión”, circunstancia suficiente para la protección que la legislación marcaria estima del caso brindar. Por otra parte, la D.N.P.I. no ha tenido presente diversas circunstancias, aditivas a las esenciales ya señaladas, que coadyuvan a sufragar por la solución anulatoria. Así, se ha soslayado que al recurrir en vía administrativa la reclamante limitó el ámbito de protección que procura con la marca propuesta, dentro de la Clase Internacional 5, tal como ya se adelantó, con lo cual el espectro de una confusión sólo presunta, se reduce en forma total. Tampoco se advirtió que la marca resistida es de gran notoriedad, pues se trata de una marca internacionalmente reconocida como que existen 71 registros de ella en 70 países (fs. 21/22 y 23/155, Legajo “A” cit.); constando especialmente el registro de aquélla en su país de origen, Gran Bretaña desde el 1/IX/92 (fs. 153/155, Legajo “A” cit.; y fs. 1/3, en rojo, Legajo “B” de A.A.). Consta, además, que se trata de un medicamento que la parte actora califica como “droga” a ser utilizada en EEUU contra el cáncer, que se suministra mediante inyección intravenosa (clorhidrato de topotecam) y cuyo uso ha sido aprobado por los 15 Estados de la Unión Europea y por la FDA en EEUU (fs. 240 y ss. y 253/255; y fs. 196/197, “in ordine”, Legajo “A” cit.). Por ende, tratándose de un producto dirigido a una franja de consumidores potenciales, al que razonablemente accederán por indicación de profesional médico, y también, mediante intervención de técnico (por tratarse de inyección intravenosa), es totalmente claro que no existe posibilidad de confusión de especie alguna. Convicción que torna innecesario acudir al “criterio benévolo” que la doctrina señala como uno de los criterios de apreciación de confundibilidad en materia de marcas relativas a productos farmacéuticos (RIPPE: “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, pág. 322; GUTIERREZ CARRAU, Juan M.: “Manual Teórico- Práctico de Marcas”, ed. F.C.U., 1997, págs. 97/98, etc.). En suma: no se verifica entre las marcas en pugna ningún supuesto de lo que en doctrina se denomina “confundibilidad ortográfica, auditiva o fonética e ideológica” (LAMAS, Mario Daniel: “Derecho de Marcas en el Uruguay”, ed. 1999, págs. 233/238, pár. 8.1.1., 8.2. y 8.3), por cuya virtud debe sostenerse que los signos en pugna presentan las “claras diferencias” que reclama el art. 33 del Decreto Reglamentario (de la ley 9.956/1940) de 29/XI/940, en la redacción dada por el Decreto de 6/VII/945. Ello y los demás elementos reseñados imponen acceder al registro postulado, en aplicación cabal del art. 6 quinquiés, literales A y B, del Convenio de París (DL. 14.910), toda vez que no concurre ningún supuesto de exclusión de registro, en el Uruguay, de una marca notoria registrada en su país de origen y en multiplicidad de países en todo el mundo. Y, a mayor abundamiento, se reitera la orientación jurisprudencial relativa a la prudencia con que debe manejarse la oposición de oficio al registro marcario, según sentencias 36/98, de 9/II/98; y 347/98, de 25/V/98, citadas por la parte actora (fs. 49v./50 de autos). Por los fundamentos expuestos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, FALLA : Amparando la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Bermúdez (r.), Dr. Brito del Pino, Dr.Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada)