Sentencia Definitiva N° 904/2000

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 29 de noviembre de 2000. No. 904 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “CYRO INDUSTRIES con MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 422/98). RESULTANDO : I) Que la parte actora promueve demanda de nulidad contra el Estado, Ministerio de Industria, Energía y Minería, a fin de obtener la anulación del acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 14 de abril de 1997, por la cual se denegó el registro de la marca “ACRYLITE” para individualizar los productos de la Clase Internacional 1 y 17 (fs. 24 rojo A.A. Carpeta A). Expresa que por Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se desestimó el registro de la marca “ACRYLITE”, la cual fue solicitada para distinguir la clase internacional 1: “piezas moldeadas y compuestos para moldear por eyección”. El análisis que determinó el rechazo de la solicitud es inaceptable, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico. Se hace caso omiso a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 9.956. En este caso el signo marcario solicitado a registro, distinguirá exclusivamente “piezas moldeadas y compuestos para moldear por eyección” de la clase internacional 1, no verificándose una situación de confundibilidad directa o indirecta con los artículos de dicha clase internacional, protegidos por la marca opositora, que son exclusivamente: “cardenillo (acetato de cobre), engrudos, adhesivos, adhesivos fotográficos, colas y pasta para fabricar papel”. No existe ninguna conexión entre sí, por lo que no se verifica la situación de confundibilidad indirecta que la Ley pretende evitar. La Ley en su artículo 4 refiere a “productos y no a clases”. Señala que es de aplicación lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley, que consagra el principio de la “especialidad”, calificado como un elemento básico del sistema de marcas. Por lo que la Administración, no puede extender la protección de una marca registrada, a situaciones no previstas por la ley. en consecuencia, el principio de la especialidad también opera dentro de la misma clase de productos o servicios. Existen clases que involucran artículos muy distintos, que se comercializan en lugares distintos y están destinados a diferentes consumidores. Por último, señala que si bien en este caso las marcas son idénticas, los productos que protegen, cada una de ellas, son absolutamente diferentes y no pueden llevar a confusión. II) La parte demandada, evacuando el traslado conferido, contesta que a criterio de la Administración la marca en cuestión no presenta las claras diferencias que requiere el artículo 33 del Decreto de fecha 29/11/940, respecto del signo prerregistrado “ACRILITE”. Concluye que “los argumentos aportados por la actora en otro orden, tampoco contribuyen a desvirtuar lo expuesto”, por lo que el acto recurrido luce ajustado a derecho. III) Abierto el juicio a prueba se produjo la que obra certificada a fs. 26, alegando las partes por su orden a fs. 28 y fs. 38, respectivamente. IV) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 956/99), se llamó para sentencia, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente, para el correcto accionamiento de nulidad. II) Que la Corporación, por unanimidad y discrepando en la oportunidad con la posición del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el acogimiento de la pretensión anulatoria ejercitada. Se impugna la Resolución dictada el 14/IV/97 por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial, en uso de atribuciones delegadas, en cuanto desestima el registro de la marca “ACRYLITE” a favor de la firma “CYRO INDUSTRIES”, de USA, solicitada bajo Acta No. 266.044 para distinguir “PIEZAS MOLDEADAS Y COMPUESTOS PARA MOLDEAR POR EYECCIÓN” de la Clase Int. 1 y los artículos comprendidos en la Clase Internacional 17 (Nral. 1º ) (fs. 24/24v., en rojo, Legajo “A” de A.A.), todo de conformidad con lo dictaminado por su Asesoría Letrada (fs. 15/15v., 22/22v. y 23, Ibid.). Tal volición es errónea y debe ser anulada. En efecto. La ahora accionante solicitó el registro de la marca denominativa “ACRYLITE” para distinguir artículos o productos de las clases Internacionales 1 y 17 (fs. 1/2v., Ib.). La D.N.P.I. dedujo oposición de oficio en base al prerregistro de la marca “ACRILITE”, UY, cuyo titular era “LA PLATENSE S.A.”, para las Clases 1 a 4; 7; 9; 16; 20 y 27 (fs. 7, Ib.). A juicio del Tribunal la D.N.P.I. no ha advertido suficientemente la doble limitación que, a su solicitud originaria, concretó la reclamante. Porque tales acotaciones inciden decisivamente en la aplicación del PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. Ante la oposición de referencia, la ahora demandante mantuvo su postulación de registro marcario para la Clase Internacional 1, “EXCEPTO: “Cardenillo (acetato de cobre), engrudos, adhesivos, adhesivos fotográficos, colas, pasta para fabricar papel” (SIC, fs. 8/12 y 13/14 Ib.). Posteriormente, dada la tesitura negativa de la Asesoría Letrada (fs. 15/15v., Ib.), la reclamante volvió a limitar la protección marcaria solicitada, acotando el registro de “ACRYLITE” a “PIEZAS MOLDEADAS Y COMPUESTOS PARA MOLDER POR EYECCIÓN” (Sic, fs. 18 y 19/21, Ib.). En consecuencia, tales limitaciones, en lo que refiere a la Clase Internacional 1, deja sin objeto la oposición de oficio, por cuanto no puede discutirse la aplicación del PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD recién citado (arts. 4º., Ley 9.956/1940; y 11 de la Ley 17.011, de 25/IX/98). Porque la casi total identidad gráfica y fonética entre las marcas en pugna (“ACRYLITE” y “ACRILITE”), que se diferencian solamente en que la marca opositora utiliza “I” latina en tanto que la postulada acude a la “Y” griega, no conlleva necesariamente afirmar la ocurrencia de un supuesto de riesgo de CONFUSIÓN, corolario de que la protección marcaria se dirige a PRODUCTOS ABSOLUTAMENTE DIFERENTES AUN DENTRO DE LA MISMA CLASE INTERNACIONAL 1. El Tribunal, en sentencia 299/98 citada reiteradamente por la parte actora (fs. 9v. y 34 de autos), ha sostenido, en efecto, que es de aplicación el mencionado PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD cuando, aún tratándose de marcas idénticas, los productos que protegen cada una de ellas, son absolutamente diferentes. Porque es cierto que, en determinadas situaciones, el principio de especialidad no es absoluto, toda vez que se ve limitado por las demás disposiciones de la propia ley y por los principios generales de derecho. Y, en consecuencia, aun cuando los productos protegidos son diferentes, la relación entre los productos y clases puede llevar al consumidor a confusiones, no ya de productos, sino de quiens son sus fabricantes o comerciantes responsables (RIPPE, Siegbert: “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, pág. 46). Se trata de evitar mediante las excepciones que menciona el Prof. RIPPE (ejusdem) la protección del titular de la marca anterior, excluyendo la confusión y el aprovechamiento del prestigio ajeno. Pero en la especie, no se estima de aplicación las excepciones referidas, porque se trata de productos absolutamente distintos, aunque se hallen incluidos en la misma clase Int. 1. Tampoco se ha alegado y probado la posibilidad de confusión en mérito a la existencia de una fama y notoriedad notable de la marca prerregistrada determinante de la oposición oficiosa, susceptible por ello de originar confusión respecto del origen de los productos o servicios. Por el contrario, la marca dubitada en la especie aparece registrada en diez (10) países (fs. 1, 3/3v. y 5 a 96, en rojo, Legajo “B” de A.A. cits.; y fs. 28/28v., y 17, Nral. 1º , de autos). Cuenta la empresa accionante, titular de esta marca, con distribuidores en alrededor de 44 Estados de la Unión (desde que se trata de una firma norteamericana) (fs. 17, No. 3; y 28v. de autos). Y los folletos explicativos, láminas descriptivas y etiquetas que figuran en el Legajo “ B” de A.A., ilustran sobre el prestigio de los productos que procura distinguir esta marca, su difusión, su composición (acrílico) y otras cualidades de los mismos. Si bien es cierto el Dr. Juan M. GUTIERREZ CARRAU señala que, sin perjuicio de la aplicación del principio de especialidad, “...se da la coexistencia pacífica en el registro y en el mercado de marcas idénticas o casi idénticas que son -cada cual- notoriamente conocidas, pero que cubren clases diferentes y pertenecen a titulares diferentes” (Manual Teórico Práctico de Marcas”, 1era. ed., pág. 25), ello no obsta a afirmar que el principio de especialidad multicitado, también puede operar en el supuesto de productos totalmente diferentes, aunque incluidos en la misma Clase Internacional. Tal la situación de las marcas “CANARIO” y “CANARIAS”, referidas a productos distintos; y a la misma conclusión arriba la Sala en sentencias 30/95 y 359/96. Por ende, no existe siquiera el riesgo de confusión INDIRECTA. Como señala el Prof. Manuel ARÉAN LALIN, el titular de la marca tiene el derecho de prohibir que otro sujeto haga uso de la misma. Este “ius prohibendi” no se ciñe exclusivamente a la forma o estructura del signo y a los productos o servicios que figuran en el registro. Antes al contrario, se entiende, por una parte, tanto a los signos iguales, como a los signos semejantes; y comprende por otra parte, tanto los productos o servicios idénticos, como similares. A diferencia de la patente y demás derechos sobre creaciones industriales, la marca no otorga normalmente un monopolio legal absoluto, sino circunscrito a un determinado sector económico, acotado por la universalmente aceptada regla de la especialidad. De esta manera y en contra de lo que durante bastante tiempo mantuvo la jurisprudencia española, es perfectamente posible que EL MISMO SIGNO DISTINTIVO SEA REGISTRADO COMO MARCA POR DOS O MÁS EMPRESARIOS PARA DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVICIOS NO SIMILARES. Y agrega que se presumirá que existe probabilidad de confusión marcaria siempre que se use signo idéntico para distinguir productos o servicios “también idénticos” (“Alcance de los Derechos Exclusivos de las Marcas”, en Rev. de la Propiedad Industrial, No. 4/996, págs. 53/54) (sentencia No. 299/98 citada, de 20/V/98). En igual posición se ubican las sentencias 186/99, al estimar que las marcas “LITHANE , “DITHANE” y “LETHANE” pueden coexistir dentro de la Clase Int. 5 en cuanto procuran tutelar productos DIFERENTES; y No. 536/99 , al postular también la posibilidad de convivencia pacífica de las marcas “ISCAR” Y “ESCAR” dentro de la misma Clase Internacional 7, toda vez que uno y otro signo distinguen productos distintos y claramente diferenciables. Porque el mencionado principio de especialidad también opera dentro de una misma clase de productos o servicios, porque existen clases que involucran artículos muy distintos que se venden en comercios distintos y están destinados a diferentes consumidores (GUTIERREZ CARRAU: Ob. cit., 1era. ed. pág. 25 cit.). Es de aplicación, entonces, la Tercera Regla de Apreciación que enuncia la doctrina (RIPPE, GUTIERREZ CARRAU, etc. ) en materia de confundibilidad: colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio (GUTIERREZ CARRAU: Ob. cit. pág. 95). Finalmente, debe precisarse que no se trata de productos de consumo masivo, supuesto en que el consumidor debe ser protegido especialmente, sino de productos muy específicos en que el comprador difícilmente pueda asociar los productos protegidos por una y otra marca, confundirse en cuanto al origen empresarial, respecto del fabricante y de los canales de comercialización de los artículos correspondientes. Y es sabido que fuera de los casos de productos de consumo masivo el adquirente es altamente exigente, por la propia sofisticación de aquéllos, y, de suyo, muy difícilmente puede ser inducido en error o incurrir en confusiones (comprador discriminador o “discriminating purchaser”) (GUTIERREZ CARRAU: Ob. cit., págs. 95/96). En suma: no se verifica ninguno de los supuestos de confundibilidad INDIRECTA que señala el autor argentino Jorge OTAMENDI y que reproduce el Dr. Mario Daniel LAMAS (“Derecho de Marcas en el Uruguay” Montevideo, 1999, págs. 217/218, num. 4.4). Como tampoco se perfila la llamada teoría de los “bienes relacionados” (“related goods”) (GUTIERREZ CARRAU: Ob. cit., págs. 96/97; LAMAS: Ob. cit., pág. 218). Es que, en definitiva, para determinar la existencia de concurrencia o vinculación entre productos o servicios, deberá apreciarse su naturaleza, sus propiedades, sus fines y, en especial, los canales de comercialización de los mismos. De ahí que se repute evidente que el riesgo de confusión será inobjetable cuando se pretenda registrar un signo marcario igual a otro preexistente, para proteger productos o servicios IDENTICOS (MERLINSKI, Ricardo, SALABERRY, Lucía: “Las Marcas en el Uruguay” Marco Normativo, Montevideo, 2000, pág. 42, núm. 10). Si la anulatoria parece indiscutible en cuanto al rechazo de la marca postulada para la Clase Internacional 1, por lo ya expuesto, mucho más clara es la situación de “ACRYLITE” para la Clase Int. 17; y ello, por la muy sencilla y definitoria circunstancia de que la marca determinante de la oposición implementada “ex officio” NO CUBRE ARTÍCULOS O PRODUCTOS DE ESTA CLASE INTERNACIONAL 17 , lo que torna más injustificable la desestimación de este signo para esta Clase Internacional. Por los fundamentos expuestos y no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, FALLA : Amparando la demanda, y en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 7.000 (pesos uruguayos siete mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Bermúdez (r.), Dr. Brito del Pino, Dr.Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada)