Sentencia Definitiva N° 893/2000

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 29 de noviembre de 2000. No. 893 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “GENERAL BISCUITS BELGIE con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 957/98). RESU LT ANDO : I) Que con fecha 11 de agosto de 1998, compareció Teodoro Poradosú, en representación de GENERAL BISCUITS BELGIE, entablando demanda de nulidad en tiempo y forma contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 2 de julio de 1997, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca “TUCAPEL” (Etiqueta) Acta No. 285.076, para individualizar productos de la clase Int. 30, a favor de ARROCERA TUCAPEL S.A.C.I.. La resolución en causa, fue publicada en el Diario Oficial de fecha 24/7/97, habiéndose interpuesto con fecha 4/8/97 recursos de revocación y jerárquico en subsidio (fs. 1 y siguientes de A.A.), desestimados por resolución denegatoria ficta configurada con fecha 8/6/98. La parte actora, se agravia por entender que la misma es contraria a derecho, ya que la marca registrada es confundible con la marca prerregistrada de su propiedad “TUC”, Reg. No. 246.440, para distinguir productos de las clases Internacionales 1, 3, 4, 29, 30, 31 y 32. Manifiesta que la similitud entre las dos marcas en cuestión, son tanto gráficas como fonéticas, máxime cuando ambas compiten en el mercado de alimentos, confundiendo al consumidor medio en el sentido de que ambas provengan de la misma empresa. II) Que a fs. 21, compareció el Ministerio de Industria, Energía y Minería, estableciendo que el tema que se procesa en autos está pendiente de resolución por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en virtud del recurso de revocación interpuesto oportunamente. III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 23, habiéndose producido la que obra certificada a fs. 49. IV) Que alegaron las partes por su orden a fs. 51 y 55, respectivamente. Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo quien, por Dictamen No. 1197/99 de fs. 58 a 58 vta., aconsejó amparar la demanda, anulando la resolución impugnada. V) Que citadas las partes para sentencia (fs. 60), se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron y dictaron en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) Que en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (Ley No. 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos esenciales habilitantes para el accionamiento en nulidad. II) Que la Corporación, por unanimidad y compartiendo la posición sustancialmente asumida por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, se pronunciará por el rechazo de la pretensión anulatoria actuada. Se cuestiona la Resolución dictada el 2/VII/97, por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en cuanto concede el registro de la marca “TUCAPEL” (ETIQ.), a favor de “ARROCERA TUCAPEL S.A.C.I.”, de CHILE, solicitada bajo Acta No. 285.076 para distinguir artículos de la Clase Int. 30 (fs. 13v. y 8/9 vta., en rojo A.A.). La firma mencionada formuló el 28/II/96 (fs. 9, 10v., 11 y 12 vta., A.A. cits.), solicitud de registro de la marca MIXTA “TUCAPEL” (fs. 8/9v., Ibid.), accediendo al registro la D.N.P.I. a través del acto en causa que agravia a la ahora accionante “GENERAL BISCUITS BELGIE”. Empero, corresponde rechazar la pretensión anulatoria deducida, por los fundamentos del dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, pieza que por “lapsus calami” sugiere “anular” cuando, en puridad, por su clara y compartible argumentación, ha querido expresar justamente lo contrario (confirmar). En primer lugar, se estima que entre las marcas en pugna -“TUC” y “TUCAPEL” (ETIQ.)- no existe semejanza alguna desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual o ideológico. Basta la mera apreciación visual o la pronunciación de una y otra denominación, para descartar cualquier riesgo de confusión. El hecho de que ambos signos tengan un mismo “radical” (“TUC”), carece de relevancia, toda vez que una y otra marca, ponderadas globalmente o en forma “compactada”, exhiben las “claras diferencias” que reclama la normativa ocurrente ( art. 33 Dec. Reglamentario de la Ley No. 9.956/1940, de 29/XI/940, en la redacción dada por el decreto de 6/VII/945; y, ahora, art. 6º, Ley 17.011, de 25/IX/98). Así lo ha señalado el Tribunal en Sentencia No. 420/97, de 5/V/97, al señalar que el hecho de que dos o más marcas tengan un mismo “radical”, no constituye obstáculo para admitir que todas ellas pueden coexistir pacíficamente si las desinencias y/u otras circunstancias permiten trazar claras diferencias entre todas las marcas, lo que determinó que se admitiera la “convivencia” de las marcas “MILKY-MIL”, “MILKYBAR” y “MILKYMAID BRAND”. Y, como fácil es advertir, el caso en examen es todavía más claro por la concurrencia de dos circunstancias trascendentes: a) la única marca “TUC” que puede fundar la oposición de la reclamante, es la registrada en virtud de Resolución de 14/Agosto/1981, bajo Acta No. 246.440 (fs. 42, 29/30, 32, etc., de autos), por cuanto “TUC” MIXTA, Acta No. 293.890 (fs. 33/34 de autos), fue registrada en virtud de la Resolución de 8/VII/1998 (fs. 42 vta. de autos), claramente POSTERIOR a la solicitud de “TUCAPEL”, evento éste operado el 28/II/96, como deliberadamente se puntualizó ab-initio. Por ende, siendo “TUC” No. 246.440, marca “DENOMINATIVA”, en tanto que “TUCAPEL” es “MIXTA” (ETIQUETA), las diferencias que resultan de las denominaciones que conforman uno y otro signo se ven acrecentadas por el elemento emblemático o figurativo de esta última, como surge de fs. 9 vta. de los A.A.; b) la marca dubitada reproduce parcialmente el “NOMBRE COMERCIAL” de la empresa titular de la misma, por cuya virtud se asiste a una legítima e indirecta protección del nombre comercial (arts. 24 y siguientes; Ley 9.956 cit.; y arts. 67 y siguientes, Ley 17.011 también citada). No se concurre en la especie, en conclusión, ninguno de los cuatro tipos de similitudes o semejanzas que enuncia la doctrina: ortográficas, gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan M.: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, 2da. ed. 1998, pág. 93 y cuadro de análisis de pág. 94; LAMAS Mario Daniel: “Derecho de Marcas en el Uruguay”, Montevideo, 1999, págs. 232/238, Nral. 8), lo que indica la claridad del caso en examen y la legitimidad del acto atacado. Por estos fundamentos y lo dictaminado sustancialmente por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal, FALLA : Rechazando la demanda y, en su mérito, confirmando el acto administrativo impugnado. Sin especial condenación procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr. Mercant, Dr. Baldi, Dr. Bermúdez (r.), Dr. Brito del Pino, Dr.Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada)