Sentencia Definitiva N° 187/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de abril de 2022 No. 187 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 820/2019). RESULTANDO : I) Surge de fs. 2 que el 29 de noviembre de 2019 la accionante dedujo demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 29 de marzo de 2019, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que en su numeral 2º desestimó el registro de la marca ANIMALE (mixta), solicitada bajo expediente Nº 450304, a favor de RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA de BRASIL para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 25 (fs. 86 vta. y 87 de los A.A.). Manifestó que el rechazo del registro solicitado se había fundado en la oposición de terceros deducida por ANIMALE GROUP S.A. en base al registro previo de la marca ANIMALE bajo acta Nº 453.046 para proteger los productos de las clases internacionales 14, 25 y 35, así como en la oposición deducida de oficio por la DNPI en base al registro previo de la marca ANIMALI bajo acta Nº 404.602 para proteger los productos de la clase internacional 25. Indicó que las marcas en pugna ANIMALE y ANIMALI poseían la suficiente singularidad exigida por la ley para el registro de los signos, siendo que la solicitada terminaba con la letra E y estaba compuesta por un estilo de letra propio. Señaló que ANIMALE estaba en el mercado desde hacía más de veinte años, contaba con más de sesenta tiendas y quinientos puntos de venta, y era considerada líder en el diseño y una de las cinco mayores empresas de moda de Brasil. Relevó la exitosa trayectoria de la marca de su propiedad, citó doctrina y jurisprudencia al respecto, y consideró que la armonización del art. 5 numeral 6 de la Ley N°17.011 y del artículo 6 bis del Convenio de París reconocían el principio de notoriedad restringida. Agregó que también el Convenio de París protegía a las marcas notorias y que, en el caso, era incuestionable la notoriedad de la marca, por lo que correspondía su registro. En suma, solicitó la anulación del acto impugnado. II) A fs. 18, el 20 de febrero de 2020 el representante del Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería contestó la demanda. Señaló que el acto impugnado había sido ajustado a derecho porque las similitudes de los signos en cuestión impedían su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado sin riesgo de confusión. Agregó que al cotejarse las marcas en su conjunto se apreciaba que eran confundibles gráfica, fonética y conceptualmente. Adujo que el signo vulneraría derechos de terceros y resultaría confundible con otra marca ya registrada, como la marca ANIMALI para la clase internacional 25. Solicitó se diera traslado de la demanda a ANIMALE GROUP S.A. en tanto la sentencia a recaer podría afectar derechos de terceros. En definitiva, solicitó se desestimara la pretensión anulatoria incoada. III) Con fecha 5 de marzo de 2020, a fs. 22, se dio noticia del pleito a la tercera denunciada ANIMALE GROUP S.A., que no compareció en autos. IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 35. V) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 38 y ss. y la demandada a fs. 43. VI) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 184/2021 que obra a fs. 46, aconsejando confirmar el acto en proceso. VII) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal. CONSIDERANDO : I) En la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley N° 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad. En efecto, s e demanda la nulidad de la Resolución de fecha 29 de marzo de 2019, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que en su numeral 2º desestimó el registro de la marca ANIMALE (mixta), solicitada bajo expediente Nº 450304, a favor de RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA de BRASIL para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 25 (fs. 86 vta. y 87 de los A.A.). Contra dicha decisión, notificada a la actora el 3 de abril de 2019, según afirmaciones no controvertidas, interpuso en tiempo y forma recursos de revocación y jerárquico (el 23 de los mismos mes y año - fs. 90 y vta. A.A.). Por Resolución de fecha 25 de setiembre de 2019, dictada por el Ministro de Industria, Energía y Minería en ejercicio de atribuciones delegadas, se desestimó el recurso jerárquico, (fs. 105 vta. y 106 A.A.), lo que se notificó el 7 de octubre del mismo año también según afirmación no controvertida. Finalmente, la demanda de nulidad de autos fue incoada en tiempo y forma (el 29 de noviembre de 2019, nota de cargo a fs. 7 de autos). II) El Tribunal, en decisión adoptada por unanimidad de sus integrantes y compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, acordó desestimar el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. III) Surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso que RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA presentó solicitud de registro de la marca de productos y servicios ANIMALE, Nº 450.304, para las clases internacionales 14, 25 y 35 (fs. 1 y 2 de los A.A.). Con fecha 28 de febrero de 2014 dedujo oposición ANIMALE GROUP S.A. (fs. 5 a 12 A.A.), alegando que la marca en cuestión se confundía con la marca ANIMALE, que había solicitado registrar en las clases internacionales 14, 25 y 35. Por Resolución de la Encargada del Área de Signos Distintivos de la DNPI de fecha 4 de mayo de 2015, se dedujo oposición de oficio en base al registro previo de la marca ANIMALI, expediente 404.602, según lo dispuesto en los artículos 6 y 22 de la Ley N°17.011 (fs. 78 A.A.). Se otorgó vista a la accionante, quien la evacuó en los términos de fs. 79 a 83 A.A. El 12 de marzo de 2019 se produjo informe, a cargo de la Dra. Blanca MUÑOZ y que obra de fs. 84 vta. a 85 A.A., en el que se consignó: “… no se ha logrado probar la hipótesis de reproducción o imitación de marca notoria y nombre comercial, ni la competencia desleal alegada por la opositora, dado que la mayor parte de la prueba no se encuentra presentada en forma. Solamente se toma en consideración la prueba aportada en idioma español en los países en que se encuentra registrada su marca ANIMALE...” (…) … en aplicación de las reglas que sobre confundibilidad ha elaborado la doctrina y jurisprudencia, y que son pacíficamente admitidas, la marca ANIMALI Nº 404602, citada de oficio, obsta al registro en la clase internacional 25 según detalle, obsta el registro de autos. En este sentido, la presente solicitud vulnera el artículo 6 de la ley de marcas, ya que en esa clase las marcas en pugna presentan riesgo cierto de confusión o asociación marcaria, por la similitud de los términos.”, y aconsejó “ no hacer lugar a la oposición de terceros, y conceder la solicitud de autos, para distinguir las clases internacionales 14 según detalle y 35 según detalle: mantener la oposición de oficio y desestimar el registro impetrado, para distinguir la clase internacional 25 según detalle”. Finalmente, fue emitido el acto impugnado, que desestimó el registro de la marca ANIMALE (mixta), solicitada bajo expediente Nº 450.304, a favor de RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA de BRASIL para distinguir los artículos comprendidos en la clase internacional 25 (fs. 86 vta. y 87 de los A.A.) IV) De lo que se viene de exponer resulta que la dilucidación del caso finca en determinar si entre las marcas ANIMALE y ANIMALI existen las “claras diferencias” exigidas por la normativa marcaria vigente (artículo 6° Ley N°17.011) a efectos de su pacífica coexistencia en el Registro. IV.1) Conforme sostiene inveterada jurisprudencia del Tribunal, recogiendo a su vez las enseñanzas de la doctrina especializada en la materia, a los efectos de proceder a un correcto cotejo marcario debe atenderse a la impresión de conjunto que estas marcas producen, esto es, que no cabe realizar el análisis por separado de los términos, sino que el cotejo debe ser en conjunto y sucesivo, no por partes. En este sentido, señala GUTIÉRREZ CARRAU que “(…) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; y quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio ” (cf. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual Teórico Práctico de Marcas, FCU, Montevideo, pág. 156; en jurisprudencia, por todas véase la Sentencia N° 271/2013). Vale revalidar enteramente, en la emergencia, lo que sostuviera a este respecto el Colegiado en su Sentencia N° 830/2012: “(…) como lo indica calificada doctrina, y ha seguido el Tribunal, las reglas de apreciación de las marcas en punto a su confundibilidad, pasan por considerar que: 1º) “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas”; 2º) “Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente”; 3º) “Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio”; 4º) “Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias”. Va de suyo que las marcas (o conjuntos marcarios) no pueden disociarse para su cotejo o comparación. Indica al respecto GUTIÉRREZ CARRAU, que al examinar la posibilidad de confusión entre dos signos no se puede tomar únicamente una parte o partes de los mismos, para su comparación. Se deben apreciar en su totalidad (“as a whole” dice la doctrina anglosajona) y así determinar si existe similitud capaz de inducir en error al consumidor (Juan Manuel GUTIÉRREZ CARRAU: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, pág. 87-88; sentencias 379/2008, 677/2011 entre muchas otras). O, en palabras de CHIJANE DAPKEVICIUS, la visión sintética a la que alude la primera regla, indica que el cotejo marcario debe realizarse “a golpe de ojo”, sin análisis pormenorizados, puesto que así es la percepción que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan (Cf. Diego CHIJANE DAPKEVICIUS: “Derecho de Marcas”, 2007, pág. 357- 358)”. Así pues, la indivisibilidad es la técnica correcta a efectos del análisis comparativo entre los términos empleados en los signos, tomándolos como unidad y ponderando principalmente las semejanzas, pero sin dejar de lado las diferencias. En esa línea, el Tribunal ha expresado en innumerables ocasiones que el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “ en su conjunto ” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “ en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas, sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión producida por una recuerda la impresión dejada por la otra), y “ pre-reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (cf. Sentencias Nos 211/2009, 513/2010 y 6/2011, entre muchas otras). Prestigiosa doctrina, recogida asimismo por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer exige, obviamente, un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (cf. RIPPE, Siegbert. La propiedad industrial en el Uruguay. págs. 313 y ss.; y Sentencias Nos 648/1996 y 255/2005, entre muchas otras). IV.2) Pues bien. Estima la Sede que el análisis de las marcas enfrentadas en autos, efectuado en concordancia con los criterios precedentemente expuestos, arroja como conclusión la existencia de confundibilidad entre las mismas, en virtud de las notorias semejanzas que entre ellas existen tanto en el plano gráfico como fonético, con especial énfasis en el tipo de consumidor que adquirirá los productos distinguidos por la marca en estudio. Es cierto que una de las reglas básicas de ponderación de las semejanzas o diferencias entre las marcas refiere a la necesidad de realizar un enfoque de los términos en forma indivisible, y que la comparación no se puede realizar por partes destacando solo las similitudes. No obstante, en el caso puede apreciarse que el elemento principal y saliente del conjunto marcario solicitado es el término “ANIMAL” distinguiéndose sólo por la letra final de cada término, esto es la letra “E” y la letra “I”. En estas circunstancias, es procedente recurrir a la teoría del “mot vedette”. Afirma en tal sentido OTAMENDI que “en muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio este que se ha aplicado en referencia a las llamadas “mot vedette” (…) es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento “decisivo”, que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos” (cf. OTAMENDI, Jorge (1989) Derecho de Marcas, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, pág. 175). En la especie, el elemento central en el signo solicitado “ANIMALE” resulta claramente confundible con la marca previamente registrada “ANIMALI”, siendo prácticamente idénticos los términos, y si bien el signo pre registrado es denominativo y el solicitado es de naturaleza mixta, no incorpora un logotipo distintivo u otras particularidades y resulta insuficiente para despejar toda posibilidad de confusión por parte del público consumidor. Por su parte, en el plano fonético, el parecido entre los signos en pugna es aún más evidente, puesto que en ambos casos el término utilizado suena prácticamente igual, por lo que podría hablarse de una cuasi identidad entre las marcas. Es de verse que, como lo resaltó la Asesora Letrada de la demandada, Dra. Andrea CAPANO, al pronunciarse sobre la impugnación movilizada: “Ambos signos evocan, de manera inequívoca, el mismo concepto; puesto que la marca pre-registrada comprende un único término: “ANIMALI” (“animales” en Rumano) y la recurrida también se conforma de una sola expresión: “ANIMALE” (animales” en italiano)”. (fs. 97 A.A.). En consecuencia, estima la Sala que la impresión de conjunto de las marcas enfrentadas determina la presencia de semejanzas muy fuertes entre ellas, circunstancia que imposibilita la coexistencia pacífica de ambas en el registro y en el mercado. Por otra parte, siguiendo a BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, si bien es exacto que la confrontación entre marcas debe hacerse sin desmembramientos, a veces ocurre que los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de concitar sobre el mismo toda la atención que debiera merecer el signo completo (cf. BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de Marcas Tomo II, 2ª Edición, págs. 46.). En el caso de marras, la Sala estima que “a golpe de vista” la marca cuyo registro pretendió la actora no era sustancialmente diferente a la marca pre-registrada desde una perspectiva gramatical o fonética. A su vez, no debe perderse de vista que ambas marcas son comercializadas por los mismos canales de ventas y apuntan a un consumidor poco atento que, expuesto ante ambas marcas, podría incurrir fácilmente en confusión o en asociación de la marca impugnada con la de la empresa titular del registro anterior, diluyendo así todo poder distintivo de las marcas. IV.3) Finalmente, el hecho que la marca se encuentre registrada en otros países o sea una marca notoria en el extranjero, no impide el rechazo del registro en nuestro país. En efecto, según lo establece el artículo 6 literal B del Convenio de París: “Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; 2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; 3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis (…)” (el destacado no luce en el original). La hipótesis descripta en el numeral primero de la norma citada es la que se configura en el caso de autos. Como acertadamente sostienen Merlinsky y Salaverry, “ el carácter distintivo de la marca al ser registrada “tal cual” debe considerarse a la luz de la situación existente en el país donde se intenta tal registro” (“Las Marcas en el Uruguay”, Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, año 2000, p. 160). Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en los artículos 309 de la Constitución Nacional y 23, 24 y 25 del Decreto-Ley N°15.524, el Tribunal FALLA: Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo (r.) Dr. Marquisio (Sec. Letrado)