Sentencia Definitiva N° 144/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 17 de marzo de 2022. No. 144 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “THE QUAKER OATS COMPANY con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 192/2020). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fs. 2 y siguientes, se dirige contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial - en adelante DNPI -, de fecha 17 de julio de 2019, por la que se desestimó el registro de la marca “BETA-Q”, solicitada bajo Acta No. 471780 por THE QUAKER OATS COMPANY, para proteger productos de las clases internacionales 29 y 30 (fs. 12 A.A.). Relató que el acto administrativo atacado desestimó el registro de la marca solicitada, en base a erróneos fundamentos manejados por la Sra. Examinadora de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que, de haber sido valorados en sus justos términos, evidentemente no hubieran desencadenado en el rechazo del mentado registro. Básicamente, se ha fundamentado la decisión en información obtenida de internet, que considera no correcta. El fundamento de la accionada radica en que la solicitud estaría comprendida en las nulidades absolutas previstas en el artículo 4 numerales 9, 10 y 11 de la Ley marcaria; por entender que de conformidad con publicaciones obtenidas de internet que cita: “(…) existe una vinculación estrecha entre la designación de la marca solicitada y los beta glucanos, por tanto, resulta claro que dicha expresión describe cualidades de los productos que pretende distinguir” (fs. 11 A.A.). De acuerdo con los informes de la asesora actuante (fs. 7 vto. y 10 vto. y 11 A.A.) de las búsquedas de internet citadas deduce que BETA Q es sinónimo de beta- glucano, elemento presente en algunas plantas, cereales, levaduras, hongos y bacterias; o como se expresa en el informe del asesor jurídico que precede a la resolución del recurso jerárquico: “El Beta Q es la designación precisa de un componente natural de la avena por lo que el registro que se analiza está prohibido por los numerales 9, 10 y 11de la Ley 17.011” (fs. 21 A.A.). Alegó también la falta de motivación del acto administrativo y la configuración de una presunción simple en su favor ante la falta de resolución de los recursos dentro de los plazos legalmente previstos. Así, consideró que la Resolución recurrida se funda en informes que a su vez basan su dictamen en unos pocos “links” de internet, sin la profundidad de análisis ni el rigor que el asunto amerita. Manifestó que existe una incorrecta asimilación del término “ Beta glucano” a la marca “BETA -Q”. Expuso que ningún proveedor de beta glucanos como materia prima, institución científica dedicada a la investigación de estos compuestos o industria manufacturera de productos conteniendo beta glucanos, ha relacionado la expresión "Beta - Q" como sinónimo de beta glucanos. Remarcó que de ningún modo puede entonces subsumirse el presente caso, en ninguna de las hipótesis recogidas en el artículo 4 de la Ley No. 17.011, de Marcas, en especial los numerales 9, 10 y 11, señalados en la especie por la DNPI como fundamento de su decisión. Así, postuló que, la marca "BETA-Q" de ningún modo puede considerarse una denominación técnica, comercial o vulgar, que se emplee para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios.; siendo, además, una denominación distintiva, caprichosa y arbitraria que pertenece al ingenio de la empresa actora, que la presencia de la letra “Q” responde al nombre comercial y marca madre de ésta, la renombrada y notoriamente conocida "QUAKER". Por último, sostuvo que es inevitable arribar a la conclusión de que a THE QUAKER OATS COMPANY se le ha denegado ilegítimamente el registro de la marca "BETA-Q", en tanto los consumidores jamás identificarían dicho signo distintivo con componente alguno de los productos que se pretende comercializar con la marca en cuestión. En suma, solicitó la anulación del acto resistido. II) Conferido el traslado correspondiente, el Dr. Milton Fuentes Riera -en nombre y representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- compareció a fojas 23 y 24, contestando la demanda. El accionado sostuvo que existe una vinculación estrecha entre la designación de la marca solicitada y los beta glucanos, y, por tanto, resulta claro que dicha expresión describe cualidades de los productos que pretende distinguir. Asimismo, que al tratarse de un signo denominativo, no se aprecian las características de especialidad, novedad y distintividad que exige la normativa aplicable para acceder al registro de la marca. En síntesis, arguyó que “BETA-Q” es la designación precisa de un componente natural de la avena por lo que el registro que se analiza está prohibido por los numerales 9, 10 y 11 del art. 4 de la Ley No. 17.011. En definitiva, abogó por la confirmación del acto impugnado. III) Abierto el juicio a prueba (fs. 26) se produjo la que luce certificada a fs. 40, correspondiendo a la parte actora la de fs. 32 a 35, y a la parte demandada la de fs. 36 a 39. IV) Las partes alegaron de bien probado por su orden, a fs. 43 a 48 y de fs. 54, respectivamente. V) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 316/2021, fs. 57) aconsejó rechazar la demanda y confirmar el acto en encausado. VI) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). El acto fue notificado el 22 de julio de 2019 (fs. 14 A.A.). Se interpusieron en tiempo y forma los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el 1º de agosto de 2019 (fs. 16 y 17 A.A.). Con fecha 17 de febrero de 2020, acaeció acto confirmatorio ficto. La demanda de nulidad impetrada fue interpuesta tempestivamente el 1º de junio de 2020, atento a la suspensión del plazo, en virtud de las ferias sanitarias implementadas por Acordadas Nos. 8, 9 y 10 del año 2020 (fs. 2 y siguientes). II) El Tribunal, por mayoría, no coincide con el pronunciamiento del Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y acogerá el planteo anulatorio impetrado, en mérito a los fundamentos que se desarrollan a continuación. En obrados, la cuestión a dilucidar refiere a la determinación de si la marca de la actora, objeto de cuestionamiento, cumple con los requisitos legales habilitantes para su registrabilidad o si, en cambio, resultan de recibo los fundamentos de la denegatoria formulada por la DNPI (art. 4, núm. 9, 10 y 11 de la Ley No. 17.011). Precisamente, finca la oposición a cargo de la Administración, como motivo para denegar la solicitud de registro formulada por la actora, en que la expresión “BETA-Q” es sinónimo de beta glucano, un componente natural presente en algunos alimentos. En la emergencia, no se comparte el argumento esgrimido por DNPI para denegar el registro que nos ocupa. En efecto, del detenido análisis de los antecedentes administrativos, así como de la prueba reunida en autos, emerge que el acto procesado incurre en un evidente error en sus motivos. Esta Corporación, en mayoría, estima que la conclusión a que arriba la Administración al considerar que Beta Q es un sinónimo de beta glucano y por tanto resulta descriptiva de los productos a distinguir, no resulta cierta, a partir de los elementos considerados por la propia Administración como fundamento. Siendo así, la solicitud no vulneraría el art. 4 numerales 9, 10, 11 de la Ley marcaria multicitada. Por el contrario, las únicas publicaciones de internet (https://www.naranxadul.com/consejos/beta-q-la-nueva-tendencia- alimenticia y, https://valentiabiologics.com/tienda/producto-para/defensas- resfriados-y-alergias/beta-q/;), de que hace caudal la Administración en su informe y sirven de sustento para la denegatoria (fs. 10 vto. AA) si bien señalan la expresión “Beta- Q®”, lo hacen en el contexto de promocionar una marca registrada, lo cual fluye claramente y sin discusión, de la lectura completa de las publicaciones en consideración. De tal modo, las mentadas publicaciones en modo alguno pueden erigirse como sustento de que el término objeto de la discordia (Beta Q) sea un sinónimo de beta-glucano, sino todo lo contrario. No es posible obviar el informe técnico de parte, emitido por la Química farmacéutica Patricia González Hernández, el cual coadyuva con este entendimiento, por el que se concluye que: “(…) no es posible concluir que la expresión “Beta -Q”, sea un sinónimo de “beta glucano” en la jerga científica “(fs. 3, Carpeta Documentación). Tal como indican los Dres. Merlinski y Salaberry, la Ley refiere a aquellos calificativos que guarden una relación necesaria con el producto a distinguir, que expresen una característica propia, inseparable o inherente al referido producto, tan inescindible del mismo que termine por asociarlo con éste (“Las Marcas en el Uruguay” Montevideo, Carlos Álvarez, 2000, pág. 18-19.). Tampoco es posible afirmar que la expresión en cuestión (BETA Q) constituya una denominación genérica de los productos de las clases Internacionales 29 y 30 (en especial, avena) ni que se traduzca en una designación usualmente empleada para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen (Num. 10). Menos aún se estima que ese término se haya vuelto la designación general, usual, de los productos llamados a distinguir o proteger (Num. 11). Las apreciaciones de la informante, a fs. 7 vto. y 10 vto. A.A., no constituyen opiniones técnicas ajenas al análisis del juzgador, por cuanto se limitan a replicar lo dicho por publicaciones de internet no científicas, de libre acceso y fácil comprensión. De su lectura, no consta que BETA Q sea sinónimo o forma alguna de referirse al elemento beta glucano. Ni en la página https://www.naranxadul.com/consejos/beta-q-la- nueva-tendencia-alimenticia ni en la página https://valentiabiologics.com/tienda/producto-para/defensas-resfriados-y- alergias/beta-q/; insumos citados por la informante a fs. 10 vto. y 11 A.A., consta que la referencia a “BETA Q” sea a marcas comerciales que contienen beta glucano. En el caso de la primera página citada, se alude a la firma Quaker, mientras que en la segunda se publicita un complemento alimenticio de marca “BETA Q”, de la firma Klaire Labs. La actora ofrece como prueba documental, la impresión de las referidas páginas de internet, así como también informe signado por la Química farmacéutica Patricia González Hernández. Este informe técnico de parte, no resulta a nuestro criterio, sucedáneo de prueba pericial; por cuanto como se vio, la conclusión de la informante de la Administración no fue técnica y no obran en la actuación administrativa juicios técnicos que den fundamento al acto. En cuanto a su valor probatorio para la causa, entendemos, refuerza los dichos del actor y en definitiva la conclusión que se extrae de la lectura de los documentos (informáticos) citados, relativa a que BETA Q no es la denominación para beta glucano; sino en todo caso, una marca comercial, que identifica productos que contienen beta glucano. Con respecto al numeral 11 art. 4 de la Ley No. 17.011, requisito cuya ausencia también determina la prohibición de registro, expresa Breuer Moreno, que es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativo. (“Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires, Editorial Robis, 1946, pág. 83). La denominación BETA Q cuestionada, debe reputarse en el caso de fantasía, desde que no es necesaria para indicar el género o la especie a que pertenecen los productos a proteger (numeral 10 del artículo 4) o descriptiva, entendido el concepto como la designación necesaria o usual para aquello que se describe. De tal modo, la fantasía involucra necesariamente a la originalidad de la marca, extremo que se deriva de su inexistencia anterior o por su ausencia de relación y por ende peculiar condición original, respecto del producto que se pretende proteger. Sobre la base de tal entendimiento, en el caso, sin hesitación de ningún tipo, solo cabe considerar que la marca en cuestión (BETA Q), resulta también de fantasía. III) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por mayoría de sus integrantes, FALLA : Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (d.), Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado) Dra. Selva Klett, DISCORDE: por cuanto entiendo que corresponde confirmar el acto administrativo impugnado. En autos, se acciona contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), de fecha 17 de julio de 2019, que denegó el registro de la marca “BETA Q” Nº471.780 solicitado por la empresa “THE QUAKER OATS COMPANY” para determinados productos de la clase internacional 29 y 30. Entendemos que la decisión de la Administración, de no acceder al registro solicitado, es acertada. Existe una estrecha vinculación entre la denominación de la marca y el componente beta-glucano presente en el producto que pretende identificar. Adicionándose al término “BETA” la letra “Q” aislada, por lo que, al tratarse de un signo denominativo, no se aprecian las características de especialidad, novedad y distintividad que exige la normativa marcaria para acceder a su registro, no advirtiéndose la creatividad distintiva que señala la parte actora. Vulnerándose así lo que dispone el numeral 9º) del art.4 de la Ley Nº17.011. Además, no podría pretender derechos privativos sobre dichos términos (art.7 Ley Nº17.011). Considero aplicable al caso la doctrina que el Tribunal recogió en Sentencia Nº694/2017: “Tal como expresan MERLINSKI y SALAVERRY, “la capacidad o fuerza distintiva es un requisito esencial de todo signo marcario, para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Especialmente, la ley prohíbe el registro de marcas compuestas por vocablos o expresiones genéricas y descriptivas; en particular, aquéllas específicamente contenidas en los numerales 9 a 12 del art. 4 de la Ley N° 17.011. Éstos, resultan ser casos en los cuales no se está ante denominaciones que se aplican a un producto en particular con la finalidad de distinguirlo de otros iguales o semejantes. Se está frente a vocablos o expresiones que pueden aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, es decir, que tenga la misma composición, finalidad, utilización y cualidades. Por ende, se asiste ante denominaciones que no tienen aptitud distintiva; que no permiten diferenciar el producto del fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante; y respecto de los cuales no puede pretenderse y, menos otorgarse un uso monopólico. Son denominaciones que, más que distinguir, describen un producto, explican sus características, su utilización o su finalidad. Y, su carácter descriptivo inhibe su susceptibilidad para ser objeto de un derecho de marca (Cfe. MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucía; “Las Marcas en el Uruguay”, pág. 37) Asimismo, también lo indicado en Sentencia Nº17/008: “En cuanto a las semejanzas y diferencias existentes entre los signos marcarios en pugna, no puede obviarse que en materia de productos medicinales es donde con mayor frecuencia se recurre a términos con raíces o desinencias comunes, puesto que designan o “ilustran” al consumidor acerca del producto que va a adquirir. Así sucede, por ejemplo, con las partículas “gastro”, “pneumo”, “lacta”, “fosfo”, “fungi”, “flex”, “pro”, etc., todas indicadoras del destino médico o composición química del fármaco. Es precisamente por dicha razón, que estas expresiones de uso común no pueden ser monopolizables”. Por lo expuesto, al igual que el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, entiendo que corresponde confirmar la Resolución impugnada.