Sentencia Definitiva N° 112/2022

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 8 de marzo de 2022 No. 112 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BERTAU, GASTON MARCELO con ESTADO, MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 528/2019). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo demanda anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 23 de noviembre de 2018, mediante la cual se dispuso: “DESESTÍMASE la solicitud de Registro de la Marca AIWA, presentada bajo expediente No. 472459 a favor de GASTÓN MARCELO BERTAU de ARGENTINA , para distinguir los productos comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 9.-” (fs. 220, en carpeta verde de 254 fojas, A.A.) (la negrilla coincide con el original). En necesaria síntesis, la actora esgrimió como casuales de ilegitimidad del acto las siguientes: i) apartamiento del debido proceso porque: a) el denominado “llamado de atención” que presentó la contraria no tienen acogimiento legal y no es más que una oposición presentada fuera del plazo legal para hacerlo. Los plazos legales para ejercitar las respectivas acciones no pueden soslayarse por la Administración; b) el denominado “pronto despacho” no tiene regulación legal y la DNPI no los admite; c) la Administración se apartó en este caso del principio de prioridad sin que exista una razón lógica para ello. Asimismo, se configuró otro apartamiento de su práctica porque, sin que haya sido requerido por las partes y siendo que se trata de clases diversas, mandó acordonar los expedientes; d) la Administración transgredió el principio de buena fe y la teoría de los actos propios; e) en el expediente se vulneró el principio de igualdad, el derecho de defensa, la imparcialidad y el debido proceso; ii) improcedencia de la oposición de oficio porque: a) sólo procede en defensa de los derechos del consumidor, los que en el caso no se ven afectados; b) por aplicación del principio de especialidad, no cabe esgrimir confusión. En el caso, estamos frente a una marca denominativa (la de la parte actora) y una marca mixta (la que se utiliza como base de la oposición de oficio). En este sentido, el propio examinador dio cuenta que el antecedente pre registrado “posee una identidad propia dada por una tipografía particular y un diseño específico”. Ante tan contundente afirmación no se explica que luego se confluya manifestando que existe riesgo de confusión para los consumidores; c) aplicación de la teoría de los actos propios. De acuerdo con el listado que se detalla, la posición constante y conforme de la DNPI ha sido que los signos -aun idénticos- pueden coexistir en el registro cuando cubren clases diversas. En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 2 a 23). II) Conferido el correspondiente traslado, compareció - en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr. Milton Fuentes, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación. El acto que se impugna fue ajustado a derecho porque entre los signos en análisis no se dan las claras diferencias exigidas por el artículo 6 de la Ley Nº 17.011. De hecho, el aspecto denominativo en ambos signos es idéntico. Además, los productos comprendidos en la clase internacional 9, son concurrentes con los servicios de la clase internacional 37. Así, se podría dar la confusa situación en que exista una empresa de reparaciones “AIWA”, pero que no reparara los aparatos “AIWA” fabricados por la impugnante. A su vez, el servicio de garantía y reparación de los aparatos “AIWA” no podría denominarse “AIWA” porque dicha denominación ya existe en la clase internacional 37. De esta manera, la concesión de la marca de autos aparece con un riesgo cierto de confusión para consumidores y empresarios. En este sentido, conviene remitirse a lo expresado en el dictamen del 23 de octubre de 2018. Los servicios de reparación, instalación y mantenimiento que protege la marca antecedente poseen vinculación con los productos comprendidos en la clase internacional 9. Por ello, el riesgo de confusión para el público consumidor se encuentra presente, ya que éste puede llegar a pensar que el signo solicitado al registro pertenece a la empresa titular de la marca antecedentes o que el solicitante comercializa en el mercado productos con respaldo de los servicios que la misma brinda. O incluso, que ambos titularse tienen cierta vinculación, ya se comercial como empresarial. En virtud de lo que antecede, los elementos comunes que presentan los signos en conflicto hacen imposible la coexistencia pacífica de los mismos en el registro y en el mercado. En suma, abogó por el rechazo de la demanda, a la vez que solicitó se noticiara del pleito a AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524 (fs. 32 a 33 vto.). III) Por decreto No. 8445/2019, se ordenó dar noticia del pleito al tercero (fs. 35). Una vez notificada AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. (fs. 35 vto.), se presentó a deducir tercería coadyuvante con la demandada. En resumidos términos, expresó que el renombre y notoriedad de la marca AIWA, deja en claro que el registro solicitado por Gastón Bertau configura un claro aprovechamiento de una marca notoria ajena. El primer registro de la marca AIWA en Uruguay data de 1979 y fue realizado por AIWA CO. LTD., bajo acta Nº 159376, en sendas clases internacionales. Sucesivamente y con la adquisición de AIWA por parte de SONY CORPORATION, se fueron realizando transferencias de aquella a favor de esta última (antes SONY KABUSHIKY KAISHA). Así fue como SONY CORPORATION fue registrando y renovando los signos ya existentes de AIWA, en una multiplicidad de clases internacionales. En el caso de la marca concedida para identificar productos en la clase internacional Nº 37, la misma fue renovada en la actualidad por AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., bajo acta Nº 479172. Resulta claro entonces, que la marca AIWA posee una vasta trayectoria en el mercado y data de muchos años en el registro. En cuanto a la marca AIWA, solicitada por Bertau en la clase internacional Nº 9, la misma estuvo registrada a nombre de SONY CORPORATION en la misma clase. Claramente el solicitante se quiso aprovechar de la falta de registros vigentes en dicha clase internacional a la fecha de su solicitud. El propio Bertau manifestó en el expediente de solicitud de registro de la marca denominativa AIWA que tramita ante el INPI de Argentina que la marca AIWA pertenece legítimamente a SONY y que es una marca notoria especialmente para los productos de la clase 9. Es claro, que este conocía perfectamente la marca AIWA al momento de solicitar su registro y sabe de su reconocimiento y renombre. Lo que buscó es aprovecharse del posicionamiento de la marca y esto generará confusión y engaño en el consumidor. Sin perjuicio que la marca AIWA fue solicitada por Bertau en la clase internacional 9, es indudable que entre esta última y la 37 existe una relación de concurrencia. Los productos comprendidos en la clase internacional 9 son reconocidos especialmente en el mercado. La estrecha vinculación que presentan los productos y servicios determina una confusión indirecta en el mercado y en el registro. La clase 37 comprende los servicios de instalación y reparación de los productos de la clase 9. El presente caso, configura una excepción a la aplicación del principio de especialidad en tanto no sólo estamos en presencia de una marca notoria, sino que se da la concurrencia entre clases. En cuanto a los extremos alegados por Gastón Bertau, no le asiste razón. La DNPI está plenamente legitimada a oponerse de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 22 y 6 de la Ley Marcaria. En el caso, se configuran los dos supuestos de excepción a la aplicación del principio de especialidad. En el escrito de llamado de atención se advirtió a la DNPI sobre determinados aspectos a tener en cuenta al momento de realizar el análisis de registrabilidad de la marca AIWA. Con respecto al mismo, la DNPI no se pronunció, sino que dio traslado de este. Y luego de realizar su análisis de forma y de fondo se opuso de oficio en base al antecedente registrado de la marca AIWA en la clase internacional Nº 37, concediendo la vista correspondiente al solicitante para que presentara su defensa. Por otra parte, atendiendo a la oposición presentada por Bertau a la marca solicitada por la tercerista en la clase internacional 9, se solicitó el acordonamiento de los expedientes en tanto evidentemente convenía dar un trámite conjunto a los mismos, teniendo en cuenta la existencia de un derecho anterior. Con respecto a la existencia de confundibilidad entre marcas, la contraria se limitó a expresar que las marcas no son confundibles en tanto protegen clases diferentes, siendo de aplicación el principio de especialidad. Y alegó que la marca citada por la DNPI como antecedente es mixta mientras que la solicitada era denominativa. Todo esto ya fue valorado y se concluyó que existía confundibilidad indirecta. Evidentemente la contraria no introdujo elementos nuevos a los ya planteados que meriten un nuevo análisis del asunto. En definitiva, concluyó que el acto impugnado debe ser confirmado (fs. 44 a 51). IV) Por decreto No. 9790/2019 (fs. 56), se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs. 104. V) Las partes y la tercerista alegaron por su orden (fs. 108 a 111 vto.; fs. 114; y fs. 117 a 122, respectivamente). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 142/2021 y aconsejó confirmar el acto en proceso (fs. 125 a 126 vto.). VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 128). CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal , procede relevar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987). La Resolución impugnada se emitió el 23 de noviembre de 2018 (fs. 220, A.A.) y se notificó a la actora el 26 de noviembre de 2018 (fs. 223, A.A.). El 6 de diciembre de 2018, interpuso los recursos de revocación y jerárquico (fs. 222 a 226, A.A.). El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria expresa, a través del dictado de la Resolución de 6 de junio de 2019, emitida por el Ministerio de Industria y Energía, en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo (fs. 247 a 248, A.A.), la que, según manifestaciones de la actora (fs. 2 vto.) no controvertidas por la demandada (fs. 32), se la notificó el 12 de junio de 2019. La demanda se presentó el 26 de agosto de 2019, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 24). II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa. El 10 de marzo de 2016, se presentó bajo acta Nº 472.459, la solicitud de registro de la marca denominativa AIWA, a favor de Gastón Marcelo Bertau, para distinguir productos de la clase internacional Nº 9 (fs. 1 a 7, A.A.). Ante dicha solicitud, no se dedujo oposición de terceros dentro del término legal. Con fecha 3 de febrero de 2017, se presentó AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., titular de la marca mixta AIWA Nº 479.172, en la clase internacional Nº 37, a presentar un “llamado de atención” a la DNPI en el que básicamente afirmó la existencia de un registro previo de la marca a su favor, detallando que la notoriedad de su marca a nivel mundial, que identifica productos electrónicos, equipos de audio y video, agregando que la compañía fue fundada en el año 1951, bajo el nombre de AIKO DENKI SANGYO CO. LTD., un fabricante de micrófonos, cambiando a su nombre definitivo AIWA CO. LTD en octubre de 1959. Detalló además que en 2002, la compañía fue adquirida por SONY CORPORATION, que la capitalizó e intentó reposicionarla luego que esta sufriera problemas económicos. Dicha compañía transfirió a AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. la totalidad de los derechos y la titularidad de las marcas AIWA registradas en sendos países entre los que se encuentra Uruguay. En virtud de la notoriedad de la marca, cualquiera la asociará e identificará con los productos de electrónica protegidos por la clase internacional 9. De ahí que la solicitud de registro de la marca denominativa AIWA por parte del Sr. Bertau no se debe a la pura inventiva del solicitante, sino a su pretensión de aprovecharse del renombre y prestigio de una marca ajena. De concederle la marca se estaría generando la falsa creencia en el consumidor que se está ante los legítimos productos AIWA. Por otro lado, la clase 37 comprende los servicios de instalación, reparación y construcciones de los productos de la clase 9. AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. posee mejor derecho sobre la marca AIWA en la clase 9, aun cuando las mismas no hayan sido renovadas en el registro. Diversas circunstancias impidieron renovar la marca en su oportunidad, pero ello, de ningún modo determina que cualquier persona pueda apropiarse y beneficiarse del nombre y prestigio ajeno. En definitiva, peticionó que se rechazara el registro de la marca solicitada por el Sr. Bertau (fs. 8 a 19, A.A.). Con posterioridad, el 12 de julio de 2017, volvió a comparecer AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. (fs. 30 a 32, A.A.) y solicitó se dispusiera “el acordonamiento y pronto despacho de las actuaciones” de “los expedientes de las marcas AIWA No. 480.950 de mi mandante y AIWA No. 472.459 solicitada por Gastón Bertau, en virtud de la vinculación que presentan los mismos” . En cuanto al “pronto despacho”, se fundamentó “en virtud de que en Uruguay, mi mandante se ha visto impedido de comercializar los legítimos productos de AIWA, en virtud de haber detectado el registro que en clase 9 solicitó Gastón Bertau, lo cual ha ocasionado la frustración de múltiples acuerdos comerciales” (fs. 30 a 31, A.A.) (la negrilla no está en el original). Asimismo, presentó carta de fecha 3 de mayo de 2017, traducida y apostillada de SONY CORPORATION de Japón, en su calidad de titular original de la marca AIWA en todo el mundo, en la cual se declaró expresamente que “no otorgó ninguna autorización ni tuvo ningún contacto ni llevó adelante ninguna negociación con el Sr. Bertau en relación con estas marcas y, por consiguiente, SONY no reconoce al Sr. Bertau como sucesor legítimo de los derechos de SONY en relación con las marcas AIWA” (fs. 38 a 46, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 31 de julio de 2017, se expidió la Encargada de la División Signos Distintivos (fs. 49 a 50, A.A.), la que luego de relacionar los trámites de los expedientes marcarios en pugna concluyó que: “en virtud de la petición en la cual se pone de manifiesto el conflicto de intereses entre los solicitantes de las marcas de referencia, y atento a la solicitud de acordonamiento. Es que la Directora de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ha resuelto el acordonamiento solicitado y el pase de estas actuaciones a la División Asesoría Jurídica” (fs. 50, A.A.). El 29 de setiembre de 2017, dictaminó el Dr. Néstor Méndez (fs. 55 a 58, A.A.), quien relevó que los antecedentes de la marca AIWA en la clase internacional Nº 9 habían caducado en su totalidad, sin que surgiera del sistema que se hubieran solicitado las renovaciones correspondientes, sin perjuicio de lo cual consideró que existían razones para oponerse. Así, tras hacer referencia a lo dispuesto por los artículos 11 y 6 de la Ley Nº 17.011, destacó: “Pues bien, el expediente acordonado 479.172 (renovación del expediente 370.389) protege servicios de la clase 37, específicamente “Instalación, reparación y mantenimiento de aparatos e instrumentos eléctricos, electrónicos, telecomunicaciones y médicos, sus accesorios y partes”. Por su parte, la clase 9 solicitada en obrados incluye, entre otros, “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales”. Con tales entendimientos (se genera) la relación entre la clase solicitada y los servicios protegidos por el antecedente prerregistrado (sic), que ampara los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de productos incluidos en la clase 9. (…) Ambas marcas coparticipan el mismo elemento denominativo, esto es, el término AIWA, y en el plano gráfico, si bien el antecedente prerregistrado (sic) posee una identidad propia dada por una tipografía particular y un diseño específico. Esto genera un riesgo de confusión para los consumidores, que pueden verse inducidos a considerar que el signo solicitado es propiedad de la misma empresa propietaria del antecedente, o que comercializa productos respaldados por sus servicios de mantenimiento, o como mínimo, que ambos proveedores están vinculados comercial o empresarialmente. Estas circunstancias impiden la coexistencia en el mercado. (…) En consecuencia, se sugiere deducir oposición a la presente solicitud en base a su confundibilidad con el antecedente “AIWA” (mixta) (…) en tanto ambos signos no poseen las claras diferencias requeridas por el artículo 6 de la ley 17.011 ” (fs. 57 a 58, A.A.) (la negrilla no está en el original). El 11 de octubre de 2017, la Encargada del Área de Asuntos Jurídicos, en ejercicio de atribuciones delegadas, dispuso deducir oposición de oficio y conferir vista al solicitante por el término de treinta días corridos y perentorios (fs. 59, A.A.). Conferida vista a la parte solicitante, se presentó el 23 de noviembre de 2017 y esgrimió defensas de análogo tenor a las que dedujo en la demanda de autos (fs. 60 a 105, A.A.). El 15 de febrero de 2018, el Área de Asuntos Jurídicos dictaminó que previo a informar correspondería disponer la apertura a prueba de las actuaciones por el plazo de sesenta días corridos (fs. 106, A.A.). Tras diligenciarse los escritos y probanzas del caso, la parte solicitante formuló su alegación final (fs. 210 a 214, A.A.). El 23 de octubre de 2018, se pronunció nuevamente el Área de Asuntos Jurídicos y dictaminó la Dra. Andrea Capano (fs. 215 a 218, A.A.), quien entendió que: “Entre los signos en pugna existe confundibilidad ortográfica, y por lo tanto fonética y auditiva, ya que las marcas al ser pronunciadas son percibidas en igual forma al oído humano (se pronuncian de igual manera). El hecho de que la marca pre - registrada sea de tipo mixto, no impide concluir lo ya expresado, ya que seguramente el consumidor incurra en confusión o al menos crea que se trata de un producto procedente del mismo titular. (…) Si bien la marca solicitada pretende proteger la totalidad de los productos comprendidos en la clase internacional 9 (entre los que se encuentran, a vía de ejemplo: “bobinas, baterías, resistencias, eléctricas; acumuladores, dispositivos de encendido, transformadores, bornes, condensadores, conductores, conductos, contactos, convertidores, cables, empalmes, hilos, pilas, fundas para cables eléctricos; aparatos eléctricos de medición; emisores y transmisores (telecomunicación); agendas electrónicas; etc.”) y la marca pre - registrada comprende “Instalación, reparación y mantenimiento de aparatos e instrumentos eléctricos, electrónicos, telecomunicaciones y médicos, sus accesorios y partes”, de la clase internacional 37, en opinión de la dicente, en el caso a estudio, se configura lo que se denomina “confundibilidad indirecta”, ya que el consumidor seguramente relacionará los productos con el servicio y pensará que tienen un origen o fabricante común; por lo que no sería de aplicación el “principio de especialidad” previsto artículo 11 de la Ley 17.011.- Como podemos observar los servicios de reparación, instalación y mantenimiento que protege la marca antecedente, poseen vinculación con los productos comprendidos en la clase internacional 9.- En definitiva, el riesgo de confusión para el público consumidor se encuentra presente, ya que éste puede llegar a pensar que el signo solicitado a registro pertenece a la empresa titular de la marca antecedente o que el solicitante comercializa en el mercado productos con el respaldo de los servicios que la misma brinda; o incluso que ambos titulares tienen cierta vinculación ya sea comercial, como empresarial.- En virtud de lo que antecede, los elementos que presentan los signos en conflicto, hacen imposible la coexistencia pacífica de los mismos en el registro y en el mercado ; ya que no surge de ellos la clara diferenciación exigida por la Ley de Marcas y el consumidor, seguramente incurrirá en confusión o al menos creerá que los productos ofrecidos pertenecen al mismo grupo empresarial “Riesgo de asociación” (fs. 216 a 218, A.A.) (la negrilla no está en el original). Finalmente, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial emitió el acto que se enjuicia en los presentes obrados (fs. 220, A.A.). III) El Tribunal, por unanimidad, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 125 a 126 vto.) y dispondrá la confirmación del acto, por las razones que se explicitarán. En esencia, el actor formuló los siguientes agravios: 1º) Apartamiento del debido proceso porque: a) El denominado “llamado de atención” que presentó la contraria no tienen acogimiento legal y no es más que una oposición presentada fuera del plazo legal para hacerlo. Los plazos legales para ejercitar las respectivas acciones no pueden soslayarse por la Administración. b) El denominado “pronto despacho” no tiene regulación legal y la DNPI no los admite. c) La Administración se apartó en este caso del principio de prioridad, sin que exista una razón lógica para ello. Asimismo, se configuró otro apartamiento de su práctica porque, sin que haya sido requerido por las partes y siendo que se trata de clases diversas, mandó acordonar los expedientes. d) La Administración transgredió el principio de buena fe y la teoría de los actos propios. e) En el expediente se vulneró el principio de igualdad, el derecho de defensa, la imparcialidad y el debido proceso. 2º) Improcedencia de la oposición de oficio porque: a) Sólo procede en defensa de los derechos del consumidor , los que en el caso no se ven afectados. b) Por aplicación del principio de especialidad , no cabe esgrimir confusión. En el caso estamos frente a una marca denominativa (la de la parte actora) y una marca mixta (la que se utiliza como base de la oposición de oficio). En este sentido, el propio examinador dio cuenta que el antecedente pre registrado “posee una identidad propia dada por una tipografía particular y un diseño específico”. Ante tan contundente afirmación, no se explica que luego se confluya manifestando que existe riesgo de confusión para los consumidores. c) Aplicación de la teoría de los actos propios. De acuerdo con el listado que se detalla, la posición constante y conforme de la DNPI ha sido que los signos -aun idénticos- pueden coexistir en el registro cuando cubren clases diversas. A continuación, se procederá al examen de los agravios, por su orden. IV) Comenzando por el estudio de los agravios de orden formal, el Tribunal no advierte que se haya configurado ningún apartamiento del debido proceso que resulte susceptible de irrogar de nulidad al acto encausado. En lo que concierne al “llamado de atención” que presentó la contraria, si bien, es cierto que no tiene una regulación específica, no es menos cierto que, tal como lo reconoce el agente marcario y abogado de la parte actora, en sendas ocasiones apeló -sin éxito- a dicho mecanismo (véase fojas 114 a 130, A.A.). Por otro lado, cabe tener presente que el plazo de treinta días para deducir oposición por un tercero previsto por el artículo 23 de la Ley de Marcas no obsta a que la Administración pueda, de oficio, deducir su propia oposición en el decurso del procedimiento y en ejercicio de los poderes-deberes que le encomienda el legislador en el artículo 22 de dicho plexo normativo. En este sentido, el ordenamiento jurídico no prohíbe que un tercero advierta o ponga en conocimiento de la DNPI de una situación que podría encuadrar en un supuesto de oposición de oficio. No hay que olvidar, que la DNPI puede y debe intervenir toda vez que se le presenten solicitudes de registro de marcas que vulneren lo previsto en el artículo 6º de la Ley de Marcas, en defensa de los derechos del consumidor. De modo que aquí ya no está en juego el mero interés de un tercero, sino de los consumidores que podrían ver vulnerados sus derechos si la Administración Marcaria no interviniera deduciendo oposición de oficio. La parte actora pretende aplicar una solución basada pura y exclusivamente en la defensa de los intereses de los particulares propietarios de una marca y, ante la preclusión del plazo perentorio previsto por el artículo 23 de la Ley de Marcas, impedir que la Administración intervenga y se oponga de oficio ante la denuncia o advertencia del tercero. Desde otro ángulo, hay que tener presente además que, de no ser así, igualmente el propietario de una marca podría gestionar la anulación de la marca ya inscripta, porque, como lo advierte Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “nadie puede tener la absoluta y plena certeza sobre su registro de marca. Porque alguien puede plantear en cualquier tiempo su anulación, diciendo que le pertenece, porque tiene una marca igual o muy similar anterior, porque dice que el signo es genérico o de uso común, o porque su nombre comercial anterior es igual, etc., y así se anulan en la práctica muchas marcas que han estado registradas por varios años” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, capítulo I, p. 17) (la negrilla no está en el original). Pero la Administración no puede, ni debe quedar encorsetada por el hecho que haya vencido el plazo para que un tercero deduzca oposición (artículo 23 de la Ley Nº 17.011) siempre que esté en juego la defensa de los derechos del consumidor. En cuanto al “pronto despacho” que peticionó la tercerista coadyuvante, es claro que no tiene una regulación legal (como sucede, por ejemplo, en la República Argentina), más nada impide que, ante un planteo fundado de una determinada situación de urgencia como la que formuló AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. la Administración actúe con prontitud y se aparte del criterio del orden cronológico basado en la secuencia de inicio de los trámites (véase en este sentido el escrito obrante de fs. 33 a 37, la documentación adjunta de fs. 38 a 47 y los informes de la División Signos Distintivos y del Área de Asuntos Jurídicos, de fs. 49 a 50 y 55 a 58, A.A.). De lo que viene de señalarse se desprende que existieron razones lógicas para apartarse del denominado “principio de prioridad” y proceder, con cierta urgencia, a disponer el tratamiento de asuntos marcarios en forma conjunta, en atención a su evidente conexión subjetiva y objetiva. Ante tales circunstancias, el solo hecho que se tratara de trámites marcarios de distintas clases internacionales no enervaba la potestad que tenía la Administración de disponer el acordonamiento de los expedientes. Y obviamente, no hay en ello ninguna transgresión al principio de buena fe, ni ningún supuesto de aplicación de la teoría de los actos propios. Como tampoco se produjo una vulneración al principio de igualdad, al derecho de defensa, a la imparcialidad con que debe proceder el examinador, ni al principio del debido proceso. En definitiva, se comparte el dictamen del Señor Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo en cuanto examina: “en primer lugar, debe señalarse que, si bien es cierto que inicialmente no se dedujo oposición al registro presentado , advertida la Administración de la posible confundibilidad marcaria en virtud del “llamado de atención” supra referido , actúa de oficio , en defensa de los derechos del consumidor, lo que a juicio de esta Procuraduría constituye una conducta acorde a derecho. Como reiteradamente ha sostenido ese Tribunal en posición conteste con esta oficina, las formas están al servicio de lo sustancial, y si al apartarse de las mismas no se violentan las garantías del administrado, ninguna ilegitimidad pasible de anulación puede invocarse. No puede soslayarse además que , luego de deducida dicha oposición de oficio , la actora participó en el procedimiento administrativo, como surge de estos antecedentes, por lo que se descarta ese agravio.” (fs. 125 vto., infolios) (la negrilla y el subrayado no están en el original). V) En cuanto al fondo del asunto, los principales ejes del debate se centran en determinar la procedencia o no de las excepciones del principio de especialidad y si existe o no confundibilidad marcaria entre, la marca denominativa AIWA, solicitada por el actor para proteger productos de la clase internacional Nº 9 y la marca mixta AIWA, de propiedad de AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. para proteger servicios de la clase internacional Nº 37. Sobre el primer aspecto , se ha señalado que de acuerdo con el principio de especialidad “(…) la propiedad de la marca se adquirirá - entonces- solamente para los productos o servicios para los que se solicite y no para otros . Por tanto, los derechos que emergen de la marca (y en especial el jus prohibendi), quedarán limitados a tales productos o servicios” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2009, p. 24.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En esta línea de razonamiento, el Tribunal ha expresado que “(…) La especialidad, es la que quiere que la marca otorgue derechos sólo con relación a los bienes designados en la solicitud de registro , o sea que la marca no puede registrarse para proteger, indiscriminadamente, cualquier mercadería: la marca sólo protege los artículos para los cuales ha sido registrada (Cf. BREUER MORENO: “Tratado de Marcas” pág. 55). En otras palabras y, como certeramente lo consignan BERTONE y CABANELLAS de las CUEVAS, el principio es claro: los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada , y el titular no puede , en principio oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos. Sin duda tampoco puede desconocerse, que este principio tiene una importante y justificada excepción , en tanto resulta inaplicable cuando concurren circunstancias que demuestren la posibilidad de confusión de unos productos (o servicios) con los otros , ya que es normal que en la práctica se advierte la posibilidad cierta de confundir productos ubicados en clases diferentes. De cualquier manera, la posibilidad de oponerse al registro y uso de marca idéntica o similar en otras clases es una excepción al principio de especialidad, y para que ello ocurra deben jugar circunstancias especialísimas, juzgadas a partir de un criterio restrictivo, limitándose a aquellos productos o servicios sobre los cuales sea posible la confusión (Cf. Luis Eduardo BERTONE - Guillermo CABANELLAS de las CUEVAS: “Derecho de Marcas/2” pág. 97 y ss.)” (sentencias Nº 477/2006, 483/2011, 872/2011 y 557/2019, entre otras ) (la negrilla y el subrayado no están en el original). De manera, pues, que, de regla, el principio de especialidad determina que puedan coexistir dos marcas con idéntica denominación en distintas clases internacionales, porque los derechos exclusivos sólo se adquieren respecto de los productos o servicios para los cuales se registró cada marca. Esta solución de principio tiene dos excepciones básicas que se han dado a menudo en la práctica y que han sido estudiadas por la doctrina especializada: “1º) Cuando se pretende inscribir una marca igual o similar para proteger productos o servicios similares, pero incluidos en clases distintas; similitud de productos que puede provocar confusión sobre su origen o procedencia en cuanto el consumidor puede atribuirlos a un mismo comerciante o industrial, confusión que se quiere evitar”; y 2º) Cuando se trata de registrar una marca notoriamente conocida , esto es, marcas conocidas para distinguir productos o servicios determinados, muy difundidos y publicitados, de gran reputación, por quien no es su legítimo propietario; se trata de evitar el aprovechamiento de una reputación ajena ” (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, FCU, 1992, p. 46, citado por Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit. p. 25) (sentencias Nº 596/1999, 872/2011 y 557/2019, entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Doctrina y la jurisprudencia han hecho caudal de juzgar las excepciones al principio de especialidad con un criterio restrictivo (Cf. Luis Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, 1989, p. 97 siguientes; Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry, “Las Marcas en el Uruguay”, Editorial Carlos Álvarez, 2000, p. 45; y Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas” , Cuarta edición actualizada y ampliada, Editorial Lexis-Nexis, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 175-176) (sentencias Nº 477/2006, 483/2011, 872/2011, 347/2012 y 557/2019, entre otras). En este contexto, advierte Otamendi que “Es lógico que quien pretenda la aplicación de una doctrina de excepción pruebe acabadamente de qué forma se produce la confusión y de qué forma se da la llamada “superposición de productos”. La carga de probar la superposición, “…incluye el deber de mencionar específicamente cuáles son los artículos o servicios concretos entre los que puede producirse la confusión…” (Cf. Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, op. cit., p. 175 a 176) (sentencia Nº 347/2012) (la negrilla no está en el original). Pero, como observa Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “No se trata de que quien tenga una marca registrada en una clase, cubra -sin obtener el registro- otras adicionales gratuitamente . Pero lo que se trata de evitar en casos claros , es que un comerciante abuse de los derechos de otro , intentando registrar la misma marca o alguna muy similar , en una clase directamente relacionada que aquel no cubrió , creando confusión en su provecho (…) En las dos excepciones mencionadas , la ley protege al titular de la marca anterior, evitando la confusión y el aprovechamiento del prestigio ajeno” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit. p. 25 a 26) (la negrilla y el subrayado no están en el original). V) De conformidad con las pautas legales, doctrinales y jurisprudenciales que se vienen de reseñar, el Tribunal considera que surge suficientemente acreditada la estrecha conexión que existe entre los productos a identificar con la marca denominativa AIWA, en la clase internacional Nº 9, y los servicios identificados con la marca mixta AIWA, de propiedad de AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., lo que determina la procedencia de una hipótesis de excepción a la aplicación del principio de especialidad marcario. En efecto, de acuerdo con la Clasificación de Niza, 11ª edición, la clase internacional Nº 9 comprende: “Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos , imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.” (la negrilla no está en el original). En tanto, según la nota explicativa de la Clasificación de Niza, 11ª edición, la clase internacional Nº 37 “comprende principalmente los servicios en el ámbito de la construcción, así como los servicios que implican restaurar el estado original de objetos o conservarlos, sin alterar sus propiedades físicas o químicas. ” (la negrilla no está en el original). Así las cosas, el Tribunal coincide con el análisis realizado por el Área de Asuntos Jurídicos en sus informes de 29 de setiembre de 2017 (fs. 55 a 58, A.A.) y de 23 de octubre de 2018 (fs. 215 a 218, A.A.). En el primer informe , que dio mérito a la oposición de oficio, el dictaminante advirtió sobre “la relación entre la clase solicitada y los servicios protegidos por el antecedente prerregistrado (sic), que ampara los servicios de reparación, instalación y mantenimiento de productos incluidos en la clase 9.” y previno que “Esto genera un riesgo de confusión para los consumidores , que pueden verse inducidos a considerar que el signo solicitado es propiedad de la misma empresa propietaria del antecedente , o que comercializa productos respaldados por sus servicios de mantenimiento , o como mínimo , que ambos proveedores están vinculados comercial o empresarialmente . Estas circunstancias impiden la coexistencia en el mercado.” (fs. 57 a 58, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En tanto en el segundo informe, que dio cima a la denegatoria impugnada, la informante señaló: “Entre los signos en pugna existe confundibilidad ortográfica, y por lo tanto fonética y auditiva , ya que las marcas al ser pronunciadas son percibidas en igual forma al oído humano (se pronuncian de igual manera). El hecho de que la marca pre - registrada sea de tipo mixto , no impide concluir lo ya expresado, ya que seguramente el consumidor incurra en confusión o al menos crea que se trata de un producto procedente del mismo titular. (…) Si bien la marca solicitada pretende proteger la totalidad de los productos comprendidos en la clase internacional 9 (entre los que se encuentran, a vía de ejemplo: “bobinas, baterías, resistencias, eléctricas; acumuladores, dispositivos de encendido, transformadores, bornes, condensadores, conductores, conductos, contactos, convertidores, cables, empalmes, hilos, pilas, fundas para cables eléctricos; aparatos eléctricos de medición; emisores y transmisores (telecomunicación); agendas electrónicas; etc.”) y la marca pre - registrada comprende “Instalación, reparación y mantenimiento de aparatos e instrumentos eléctricos, electrónicos, telecomunicaciones y médicos, sus accesorios y partes” , de la clase internacional 37 , en opinión de la dicente , en el caso a estudio , se configura lo que se denomina “confundibilidad indirecta” , ya que el consumidor seguramente relacionará los productos con el servicio y pensará que tienen un origen o fabricante común ; por lo que no sería de aplicación el “principio de especialidad” previsto artículo 11 de la Ley 17.011.- Como podemos observar los servicios de reparación, instalación y mantenimiento que protege la marca antecedente , poseen vinculación con los productos comprendidos en la clase internacional 9.- En definitiva, el riesgo de confusión para el público consumidor se encuentra presente, ya que éste puede llegar a pensar que el signo solicitado a registro pertenece a la empresa titular de la marca antecedente o que el solicitante comercializa en el mercado productos con el respaldo de los servicios que la misma brinda ; o incluso que ambos titulares tienen cierta vinculación ya sea comercial como empresarial. En virtud de lo que antecede, los elementos que presentan los signos en conflicto, hacen imposible la coexistencia pacífica de los mismos en el registro y en el mercado ; ya que no surge de ellos la clara diferenciación exigida por la Ley de Marcas y el consumidor , seguramente incurrirá en confusión o al menos creerá que los productos ofrecidos pertenecen al mismo grupo empresarial “Riesgo de asociación” (fs. 216 a 217, A.A.) (la negrilla no está en el original). Sobre el particular, la Sala considera del caso recordar que: “El principio de especialidad, brinda protección a aquel titular del signo registrado en determinada clase; dicho amparo podrá extenderse en hipótesis de productos o servicios concurrentes, cuando el riesgo de confusión, pudiere existir en el consumidor medio . Y ello se produce en aquellos casos en los cuales, éste no esté en condiciones de deslindar los servicios comprendidos en una y otra clase internacional ” (sentencia Nº 872/2011) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En este contexto, cabe tener presente que, como lo destaca Chijane: “(…) la nomenclatura internacional no traza límites infranqueables que por sí solos puedan servir para deslindar categóricamente los productos incluidos en cada clase , pues, como se advierte en la realidad , es factible la probabilidad de confusión de productos ubicados en diversas clases o la inconfundibilidad de artículos de una misma clase. ” (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de Marcas”, Editorial Reus - B de F, 2007, p. 415) (sentencia Nº 347/2012) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En lo que respecta específicamente al planteo del actor, que hace caudal en la existencia de elementos gráficos de la tipografía particular y el diseño específico de la marca mixta AIWA , es menester advertir que “Cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en términos generales , a la parte nominativa , ya que ésta es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará necesaria para requerir el correspondiente producto ” (Cf. Diego Chijane, “Derecho de Marcas”, op. cit., p. 393) ( sentencias Nº 459/2015, 719/2015, 39/2016, 57/2016, 142/2016, 15/2017, 457/2018, 336/2020, 734/2020 y 74/2021 , entre otras) (la negrilla y el subrayado no están en el original). A su vez, tampoco se observa que “El elemento figurativo puede llegar a predominar cuando posea suficiente fuerza de penetración en el público consumidor , por sus especiales características , tamaño, color o ubicación, personalizando así a la marca y relativizando el poder de sus componentes denominativos” (Cf. Diego Chijane, “Derecho de Marcas” , Editorial B de F, Montevideo - Buenos Aires 2007, p. 393 y “Principales y tradicionales reglas de confundibilidad.” , en “Revista de la Propiedad Industrial”, abril de 2003, Nº 8, segunda época, p. 60) (sentencia Nº 734/2020) (la negrilla y el subrayado no están en el original). Por otro lado, resulta evidente la posibilidad de asociación del público consumidor con relación al origen comercial de los productos de la clase internacional Nº 9 con los de clase internacional Nº 37. En suma, la coincidencia en la denominación de ambas marcas , aunada a la superposición en el espectro de productos protegidos, no permite sortear la prohibición prevista en el artículo 6º de la Ley Marcaria desde que la marca solicitada por el actor no resulta claramente distinguible de la pre- registrada por AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. VI) De todo cuanto viene de señalarse, cabe descartar que la DNPI no haya procedido en defensa de los derechos del consumidor , el que ciertamente se vería sometido a una situación de riesgo de confusión y de asociación de haberse accedido a la solicitud de registro de la marca denominativa AIWA en la clase internacional Nº 9. Del mismo modo, tampoco procede la aplicación de la teoría de los actos propios y los casos que se citan por el actor no resultan parangonables. Como es sabido, la confusión entre marcas, es uno de los aspectos más difíciles de determinar, resultando por ello una cuestión de hecho y opinable. De ahí que, como lo destaca Juan Manuel Gutiérrez Carrau: “(…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física) el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no . Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…)”: Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 155) (la negrilla y el subrayado no están en el original). En definitiva, en el caso concreto el Tribunal coincide con los fundamentos que esgrimió la Administración Marcaria, todo lo cual conduce al rechazo de la demanda anulatoria y a la confirmación del acto impugnado. Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímase la demanda anulatoria entablada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dra. Salvo Dr. Marquisio (Sec. Letrado)