Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Definitiva N° 10/2022
3 de febrero de 2022
- Ficha (IUE)
- 744/2017
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 3 de febrero de 2022.
No. 10
VISTOS :
Para sentencia definitiva, estos autos caratulados:
“FISCHER PLATO, JUAN EINAR FEDERICO con ESTADO.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 744/2017) y su acumulado: “FISCHER, GUSTAVO Y OTRA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 48/2018).
RESULTANDO :
Ficha No. 744-2017
I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 26 de octubre de 2016, por la cual se dispuso lo siguiente: “CONCÉDESE el Registro de la Marca FISCHER ABOGADOS , por el conjunto y sin derechos privativos sobre “ABOGADOS” , de acuerdo al artículo 7 de la Ley No. 17011 de 25/9/998, solicitado bajo expediente No. 407231 a favor de GUSTAVO FISCHER de URUGUAY y MARÍA DE LAS MERCEDES CASTELLS de URUGUAY , para distinguir los servicios comprendidos en la Clase internacional 45” (fs. 277, en carpeta verde de 307 fojas, A.A.) (la negrilla no está en el original).
En su demanda, manifestó que, junto con su socio, Dr. CARLOS ENRIQUE SCHICKENDANTZ BECCO, solicitaron el registro de las siguientes marcas: ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ Nº 407649 en clase 35, ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ Nº 407650 en clase 45, FISCHER & SCHICKENDANTZ Nº 407651 en clase 35 y FISCHER & SCHICKENDATNZ nº 407652 en clase 45.
Agregó que las referidas solicitudes recibieron oposición de los titulares de las solicitudes FISCHER ABOGADOS, en las que invocaron reproducción de marca notoria, uso anterior y confundibilidad.
Asimismo, precisó que por su parte dedujo oposición a las solicitudes de FISCHER ABOGADOS, pero en base a una argumentación diferente.
Como fundamento de su pretensión adujo que el acto resistido no toma en cuenta el numeral 4º del artículo 5 de la Ley No. 17.011, que prevé que, a los efectos de la Ley, no serán considerados como marcas y por lo tanto irrogarán nulidad relativa el solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad competente, por lo que entiende que dicho acto, formalmente, se encuentra viciado y debe anularse.
Lo que se cuestiona es el intento de apropiación monopolista, con un claro perjuicio al ejercicio de la libertad de trabajo. En los servicios profesionales, resulta esencial e inherente a la personalidad del individuo identificarse con el propio nombre o apellido.
Resulta absolutamente imposible escindir al individuo persona física del profesional que desarrolla la actividad. De este modo, el apellido FISCHER resulta directamente vinculado a su persona y al ejercicio de su actividad como abogado.
El registro de la marca FISCHER ABOGADOS persigue una finalidad obstruccionista, en contra del principio de libertad constitucional de trabajo e industria.
Y ello ha quedado demostrado por el hecho que al momento de presentar las cuatro solicitudes de registro por su parte se dedujo oposición contra todas.
A esta altura, tanto las dos solicitudes ingresadas por el Dr.
GUSTAVO FISCHER, como las cuatro solicitudes del actor, han sido concedidas por la Administración.
Ello implica que la DNPI entiende que pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Y, de hecho, lo vienen haciendo desde hace años, sin que se haya podido probar que se hubiera producido algún perjuicio a cualesquiera de los titulares de las marcas, por una eventual confesión.
El objeto de la presente demanda es salvaguardar sus derechos en cuanto a que es claro que, si las seis marcas en pugna han sido concedidas ante la DNPI, una vez que se pronuncie el Alto Cuerpo sobre la primera demanda de nulidad instaurada, evidentemente la solución deberá ser la misma para los restantes expedientes.
Si la concesión de la marca que impugna le impide el registro y la utilización de su apellido como parte del nombre de su estudio jurídico, se hará evidente que tiene fundadas razones para deducir la pretensión de nulidad que plantea al tenor del numeral 4º del artículo 5 de la Ley Marcaria.
En suma, solicitó la anulación del acto (fs. 2 a 6).
II) Conferido el correspondiente traslado compareció -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr.
CARLOS ROSELLÓ, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación.
El artículo 5, numeral 4º, de la Ley Marcaria establece que constituye una nulidad relativa el solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa.
Según lo establece la Ley, la oposición de quienes llevan el apellido debe ser fundada a juicio de la Administración. En este caso en particular, la oposición no resultó fundada pues como surge del informe de la División Legal, Área Asuntos Jurídicos de 25 de octubre de 2016, “No surge elemento que contradiga la afirmación de los solicitantes de que han estado utilizando la expresión solicitada en forma pública, continua e ininterrumpida, y que la reputación adquirida es el resultado de su propio esfuerzo (…) En materia marcaria quien solicita primero el registro goza de la relación correspondiente, que en el presente caso está respaldada por el uso previo, mientras que el opositor recién en el año 2010 comenzó a utilizar el apellido para conformar FISCHER & SCHJCKENDANTZ.
Como también se remarcaba en los informes previos (…) se está ante servicios específicos, con consumidores calificados y por ende menos propensos a incurrir en confusión (…)”.
En puridad, habiendo acreditado los propietarios de FISCHER ABOGADOS que son quienes principiaron en vincular el apellido a la actividad, mientras que el actor lo hizo años más tarde, cae el fundamento de la oposición.
De más está decir que la concesión de la marca de ninguna manera vulnera el derecho al trabajo, pues, como bien lo dice la actora, no está en discusión el uso del apellido FISCHER.
En definitiva, abogó por la confirmación del acto y solicitó se notificara del pleito a GUSTAVO FISCHER y MARÍA DE LAS MERCEDES CASTELLS, de conformidad con lo establecido por el artículo 55 del Decreto - Ley No. 15.524 (fs. 10 a 12).
III) Noticiados del pleito Gustavo FISCHER y MARÍA DE LAS MERCEDES CASTELLS (fs. 14 vto.), comparecieron a deducir tercería coadyuvante con la demandada.
En lo medular, expresaron que el acto resistido por el cual se concedió el registro de la marca FISCHER ABOGADOS, a su favor, es ajustado a Derecho y debe ser mantenido en todos sus términos.
En primer lugar, aclararon que no cuestionan el derecho del profesional que porta el apellido homónimo de poder utilizar su propio nombre y apellido.
No obstante, y aunque se trate de dos apellidos iguales, la normativa marcaria exige el cumplimiento y respeto de principios y reglas inherentes a los signos marcarios.
Estos requisitos resultan de plena aplicación y vigencia en estos obrados y consisten en:
- adoptar un signo distintivo que sea claramente diferente a los preexistentes para los mismos servicios o servicios concurrentes;
- no reproducir, en forma total o parcial, una marca preexistente o utilizada con anterioridad, aplicándose mayor rigurosidad en caso de que el signo preexistente sea notoriamente conocido;
- adoptar -en el caso de una actividad ya explotada por otra persona- una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sean visiblemente distintos al preexistente.
La razón de estas disposiciones es clara. Con ellas se busca proteger el crédito, prestigio y poder de asociación logrado por el signo en cuestión a través de su utilización y difusión en el mercado, y evitar la posibilidad de que se produzca confusión entre servicios de la misma naturaleza o servicios concurrentes.
Nadie niega que el Sr. JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO pueda usar su apellido como marca. Sin embargo, puede usar su apellido como marca en tanto no afecte derechos prioritarios de terceros.
Derechos prioritarios como los de los comparecientes sobre su marca y nombre comercial notorios “FISCHER ABOGADOS”, que a su vez tiene uso anterior.
La marca “FISCHER ABOGADOS” es usada por los comparecientes desde, por lo menos, mayo de 1998, fecha de fundación del Estudio Jurídico. Este uso anterior encuadra perfectamente en la hipótesis del artículo 24 de la Ley Marcaria, para el cual se le requiere al solicitante acreditar que ese uso ha sido anterior, pacífico, público, ininterrumpido e incontestado largamente mayor al año requerido. Todo lo cual ha sido probado en el expediente administrativo y nunca fue objetado por el actor.
En otro orden, sostuvieron que “FISCHER ABOGADOS” constituye una marca y nombre comercial notorios y por ello la Asesoría Letrada de la DNPI aconsejó su registro.
Por último, aludieron a los registros marcarios solicitados por el actor, los que se enmarcan en forma posterior a los registros de las terceristas.
En tal sentido, señalaron que ya existía el estudio “FISCHER ABOGADOS” y que el actor no ejercía la profesión de manera independiente en ese momento, sino dentro de otros despachos legales.
Agregaron que el actor nunca objetó la pacífica y notoria utilización de su signo distintivo e identificador “FISCHER ABOGADOS”, hallándose en pleno conocimiento de su preexistencia.
En suma, solicitaron que se mantenga el acto impugnado, rechazándose la demanda de nulidad interpuesta (fs. 16 a 28).
Ficha No. 48-2018
IV) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el 9 de febrero de 2017, por la cual se dispuso lo siguiente:
“CONCÉDESE el Registro de la Marca ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ, por el conjunto y sin derechos privativos sobre “ESTUDIO”, de acuerdo al artículo 7 de la Ley No. 17.011 , solicitado bajo expediente No. 407649 a favor de JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO de URUGUAY y CARLOS ENRIQUE SCHICKENDANTZ BECCO de URUGUAY, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase internacional 35” (fs. 416, pieza 2, en carpeta verde de 459 fojas, A.A.).
En su demanda, expresaron que son titulares del nombre comercial y de las marcas “FISCHER ABOGADOS” (etiqueta) y “FISCHER ABOGADOS” (denominativa), que protegen la totalidad de los servicios comprendidos en la clase internacional 45.
Como fundamento de su pretensión, señalaron que la marca impugnada no resulta “claramente diferente” a las pre registradas de su propiedad, conforme lo establece el artículo 6º de la Ley No. 17.011.
Existe un claro y real riesgo de confusión y asociación, resultando un hecho notorio que la mayoría de los estudios jurídicos que presentan nombres compuestos tienden a ser identificados por su primer nombre.
Los comparecientes poseen mejor Derecho y clara prelación respecto de los titulares de la marca impugnada en cuanto a su nombre civil; en su condición de abogados y en cuanto al prestigio y notoriedad, tanto en Uruguay como en el exterior.
Resaltaron que la posterior solicitud de cuatro marcas más por parte JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO conjuntamente con CARLOS ENRIQUE SCHICKENDANTZ BECCO, todas ellas con el nombre “FISCHER” en primer término, y utilizando los mismos colores y emblemas identificatorios que usan los accionantes, revela la pretensión de ingresar al mercado de servicios profesionales de la abogacía con un nuevo despacho, que se pretende identificar con el mismo nombre que el de su propiedad, de renombre nacional e internacional desde hace muchísimos años.
No se cuestiona en absoluto el derecho del profesional que porta un apellido homónimo de utilizar su propio nombre y apellido; pero ello no implica el incumplimiento de los principios y reglas que rigen en materia marcaria, entre las cuales destaca: que los signos sean “claramente diferentes” y que no presenten “riesgo de asociación” con la marca o los servicios de un titular anterior; no reproducir en forma total o parcial una marca preexistente, correspondiendo aplicar mayor rigurosidad en caso de que el preexistente sea notoriamente conocido; adoptar -si la actividad ya es explotada por otro titular- una modificación clara que haga que ese nombre sea visiblemente distinto al preexistente.
Invocaron, en apoyo de su posición, el artículo 5º, numeral 4º y artículo 68 de la Ley de Marcas y entendieron que entre las marcas en pugna se verifica una colisión indirecta en la clase internacional 35 y directa en la clase internacional 45.
La clase internacional 35 refiere eminentemente a la consultoría, asesoramiento y asistencia en la dirección de negocios y de empresas industriales y comerciales, y resulta palmaria la inescindible vinculación entre el asesoramiento profesional jurídico en las áreas del derecho de la empresa y la consultoría, asesoramiento y asistencia en la gestión y dirección de empresas comerciales o industriales.
En definitiva, solicitaron el amparo de la demanda (fs. 22 a 38).
V) Conferido el correspondiente traslado compareció - en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr.
MILTON FUENTES, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación.
El registro cuestionado no vulnera ninguno de los preceptos de la Ley No. 17.011 ni de la Ley No. 17.052. Lo relevantes es verificar si se da el supuesto de confundibilidad que se alega y en el presente caso la misma es inexistente.
Las denominaciones en pugna son diferentes. El accionante solo toma en cuenta la expresión FISCHER a los efectos de la comparación, pero deja de lado la denominación global del registro, realizando un desmembramiento que no corresponde.
Si bien los registros tienen en común el apellido FISCHER, ello no diluye la existencia de suficientes diferencias que el cotejo sucesivo del conjunto refleja.
Por otra parte, el cliente que requiere servicios jurídicos es totalmente selectivo. El contrato de arrendamiento de servicios jurídicos es “intuitu personae” con relación al profesional abogado. Su consideración personal es el elemento que determina la estipulación del negocio.
En este tipo de marcas, que contienen apellidos, el cotejo entre dos marcas que tienen por objeto un nombre propio pone en juego la facultad de ejercer industria lícita designándola con el propio nombre. Se aplica la regla general de que el cotejo debe ser efectuado entre los conjuntos, sin discutir el valor que separadamente puedan tener sus vocablos integrantes.
Se debe tener en cuenta además lo informado por la DNPI en los antecedentes, en cuanto pone de manifiesto que el hecho que las marcas enfrentadas contengan el apellido FISCHER no implica necesariamente confundibilidad desde el momento que coexisten marcas que comparten un mismo apellido en las clases internacionales protegidas.
En efecto, coexisten en el Registro las marcas “BACOT & BACOT”, de OSCAR TULIO BACOT SILVEIRA con “MONICA BACOT & ASOCIADOS PROPIEDAD INTELECTUAL”, de MONICA BACOT SILVEIRA. Además, conviven en el Registro las marcas “FERRERE ABOGADOS”, de RCE LTDA. y “C. FERRERE & ASOCIADOS”, de
CECILIA FERRERE TURCATTI.
En otro orden, debe de observarse que “FISCHER ABOGADOS” se caracteriza por ser una firma legal enfocada al ámbito de la Propiedad Intelectual, Derecho Tecnológico y Derecho de la Competencia, mientras que el “FISCHER & SCHICKENDANTZ” se dedica a asesorar a inversores extranjeros en la compra de inmuebles, privatizaciones, constitución de empresas y asuntos financieros. Se reafirma lo dicho en el hecho de estar registradas para diferentes categorías internacionales.
En suma, abogó por la confirmación del acto y solicitó se notificara del pleito a JUAN EINAR FISCHER PLATO, de conformidad con lo establecido por el artículo 55 del Decreto - Ley No. 15.524 (fs. 45 a 48).
VI) Se le dio noticia del pleito al tercero denunciado JUAN EINAR FISCHER PLATO (fs. 50 vto.), quien compareció a deducir tercería coadyuvante con la demandada.
Señaló que es titular del derecho conferido respecto de la marca denominativa “ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ”, para cubrir los servicios de la clase internacional 35 y que ha quedado probado en el expediente administrativo que no se configura confundibilidad con la marca “FISCHER ABOGADOS”, concedida para proteger los servicios de la clase internacional 45.
Asimismo, hizo referencia a dos demandas de nulidad que promovió ante este Tribunal (Fichas Nº 728/2015 y 744/2017) contra las marcas “FISCHER ABOGADOS” concedidas con los números de acta 407230 y 407231 e indicó que la primera se encontraba a estudio del Señor Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y la segunda había sido abierta a prueba recientemente.
En tal sentido, afirmó que el motivo de su oposición apuntó a la finalidad obstruccionista de la marca “FISCHER ABOGADOS”, la cual se intentaría utilizar para evitar que el compareciente pudiera usar la marca
“ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ”.
Así, sostuvo que dada la evidente relación entre dichos expedientes se los debería acumular, o por lo menos en el caso del de autos y la Ficha Nº 744/2017, si se quisiera excluir la Ficha Nº 728/2015, por encontrarse ya a estudio del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo.
En cuanto al fondo del asunto, destacó que se probó en etapa administrativa el efectivo uso de la marca cuya concesión hoy se impugna, al igual que las restantes marcas que se le han concedido.
Añadió que todos los signos, no son más que apellidos de profesionales abogados y escribanos que son reconocidos en el mercado como tales por su prestigio y renombre, por lo que no puede obstaculizarse el uso del apellido, máxime cuando ha quedado probado en vía administrativa que las materias a las que se dedican cada uno de los Estudios, son absolutamente diversas.
Descartó la posibilidad de producirse confundibilidad entre las marcas, habida cuenta de los servicios protegidos por las solicitudes en cuestión. En ese sentido, esgrimió que el consumidor de estos servicios no es el común que va a un supermercado y puede ser confundido por una similitud manifiesta entre marcas. El consumidor de los servicios de la clase 35 y específicamente el de la clase 45 lo hace en base a recomendaciones, o a un conocimiento previo que tenga del profesional al que consulta. Está en juego un tema de conocimiento personal del profesional, por lo que es imposible que se produzca la confundibilidad entre uno y otro profesional.
En definitiva, afirmó que nada cabe reprochar a la decisión adoptada por la Administración, por lo que solicitó, se desestime la demanda y se acumulen estos autos al expediente Ficha Nº 744/2017 (fs. 56 a 61 vto.).
VII) Sustanciada la acumulación de autos, se resolvió por sentencia interlocutoria No. 231, de 25 de abril de 2019 la acumulación de los expedientes Fichas Nº 744/2017 y 48/2018, continuando el trámite en el más antiguo (fs. 82 a 84 vto. en Ficha 48/2018).
VIII) Abiertos a prueba los juicios autos Fichas Nos.
744/2017 y 48/2018 (decreto No. 1569/2018 y 3422/2018, de fojas treinta y cuatro y cincuenta y cuatro, respectivamente), se diligenció en el cúmulo la que luce agregada y certificada a fs. 87.
XI) En etapa de alegatos, la parte actora en la Ficha No.
744/2017 -y tercerista en la Ficha No. 48/2018- fue acusada (fs. 90) y declarada en rebeldía (fs. 92).
A su vez, la parte actora en la Ficha No. 48/2018 -y tercerista en la Ficha No. 744/2017- y la parte demandada en ambas causas alegaron de bien probado en tiempo y forma (fs. 109 a 126 y fs. 129, respectivamente).
X) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 95/2021 y aconsejó la confirmación de los actos encausados (fs. 135 a 136).
XI) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 138).
CONSIDERANDO :
I) En el aspecto formal , procede relevar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987).
Ficha No. 744-2017 En esta causa la acción de nulidad se dirigió contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 26 de octubre de 2016 (fs. 277, en carpeta verde de 307 fojas, A.A.), notificada a la actora el 25 de enero de 2017 (fs. 281, ibidem, A.A.).
El 10 de febrero de 2017, se interpusieron en forma conjunta y subsidiaria los recursos de revocación y jerárquico (fs. 279 a 282, A.A.).
El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria ficta , la que se configuró a los doscientos días sin que la Administración haya resuelto el último de los recursos, el 5 de setiembre de
2017.
La demanda se presentó el 30 de octubre de 2017, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 7).
Ficha No. 48-2018 En esta causa la acción de nulidad se dirigió contra la Resolución dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 9 de febrero de 2017 (fs. 416, pieza 2, en carpeta verde de 459 fojas, A.A.), notificada a la actora el 22 de febrero de 2017 (fs. 2531, pieza 10, en carpeta verde de 4773 fojas, A.A.).
El 3 de febrero de 2017, se interpusieron en forma conjunta y subsidiaria los recursos de revocación y jerárquico (fs. 420 a 422, pieza 2, en carpeta verde de 459 fojas, A.A.).
El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria expresa, a través del dictado de la Resolución Nº 179/2017, de 28 de setiembre de 2017, mediante la cual el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, desestimó el recurso jerárquico (fs. 452 a 453, pieza 2, A.A.).
Según manifestaciones de la actora (fs. 22 vto., infolios) no controvertidas por la demandada (fs. 45, infolios), dicha Resolución se le notificó el 10 de noviembre de 2017.
La demanda se presentó el 16 de febrero de 2018, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 39).
II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa.
Ficha No. 744-2017.
El 10 de noviembre de 2009, los comparecientes GUSTAVO FISCHER y MARÍA DE LAS MERCEDES CASTELLS solicitaron bajo acta Nº 407231 el registro de la marca denominativa “FISCHER ABOGADOS”, para proteger todos los servicios de la clase internacional 45 (fs. 1 a 2 vto., en carpeta verde de 207 fojas, A.A.).
A dicha solicitud se opuso el Dr. JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO, expresando en resumidos términos que se intenta registrar “el solo apellido FISCHER” para proteger todos los servicios de la clase 45 y que la solicitud no puede ser concedida en función de lo dispuesto por el numeral 2º) del artículo 11 de la Ley No. 17.011. Su otorgamiento se convertiría en un obstáculo para que otros profesionales con el mismo apellido FISCHER pudieran utilizarlo como elemento distintivo de sus estudios o actividades (fs. 9 a 16, A.A.).
De la oposición deducida, se confirió vista a la parte solicitante, la que la evacuó en tiempo y forma.
Sustanciado el procedimiento, se expidió un profesional del Área de Asuntos Jurídicos (fs. 272 a 275, A.A.), quien advirtió la similitud del caso con la solicitud del registro de la marca mixta “FISCHER ABOGADOS” para la clase internacional 45, concedida el 20 de febrero de 2014, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “ABOGADOS” (fs.
273, A.A.).
Así, luego de reseñar las consideraciones vertidas en informes de la Asesoría Técnica, las compartió, destacando que: “Si bien se tiene por acreditada la antigüedad profesional del Dr. Juan Federico Fischer , que se ve incluso reflejada p. ej. A través de su figuración en el Directorio Internacional Martindale - Hubbel, pero como integrante de otros estudios jurídicos (Muxi & Asociados, LVM Consultores), y recién a partir del 2010 conforma su estudio denominado FISCHER &
SCHICKENDANTZ.
2.6. En función de lo anterior, y como ya se expresaba en el informe final del registro mixto FISCHER ABOGADOS, No. 407230, se está ante una expresión que ha estado en uso desde 1999.
No surge elemento alguno que contradiga la afirmación de los solicitantes de que han estado utilizando la expresión solicitada en forma pública, continua e ininterrumpida, y que la reputación adquirida es el resultado de su propio esfuerzo.
(…) En materia marcaria quien solicita primero el registro goza de la prelación correspondiente, que en el presente caso está respaldada por el uso previo, mientras el opositor, recién en el año 2010 comenzó a utilizar su apellido para conformar FISCHER & SCHCKENDANTZ.
Como también se remarcaba en los informes previos, el suscrito comparte que se está ante servicios específicos, con consumidores calificados y por ende menos propensos a incurrir en confusión.
2.7. Para finalizar debe hacerse la salvedad respecto al término Abogados. Dados los servicios incluidos en la clase en cuestión, se trata de un término que no resulta apropiable en exclusiva y debe quedar disponible para su utilización por terceros, de manera análoga a lo resuelto en el antecedente inmediato (…)” (fs. 274, A.A.) (la negrilla no está en el original).
Dicho informe fue compartido por la Encargada del Área Asuntos Jurídicos (fs. 276, A.A.).
Finalmente, el 26 de octubre de 2016, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió el acto encausado (fs. 277, A.A.).
Ficha No. 48-2018.
El 25 de noviembre de 2009, los comparecientes JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO y CARLOS ENRIQUE SCHICKENDANTZ BECCO, solicitaron bajo acta Nº 407649, el registro de la marca denominativa “ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDATZ”, para proteger los servicios de la clase internacional 35 (fs. 1 a 5, pieza 1, en carpeta verde de 459 fojas, A.A.).
A dicha solicitud se opusieron los Dres. GUSTAVO FISCHER y MARÍA DE LAS MERCEDES CASTELLS, expresando en lo medular de su planteo que el signo solicitado vulnera claros derechos adquiridos de su parte y no cumple con la carga de ser “claramente diferente” del signo distintivo e identificador “FISCHER ABOGADOS” adoptado y utilizado por los opositores, con anterioridad (fs. 13 a 33, pieza 1, A.A.).
De la oposición deducida, se confirió vista a la parte solicitante, la que la evacuó en tiempo y forma (fs. 39 a 40 y 43 a 66, pieza 1, A.A.).
Sustanciado el procedimiento, se expidió un profesional del Área de Asuntos Jurídicos (fs. 410 a 414, pieza 2, A.A.), el cual reparó en las semejanzas del caso con el de la solicitud del registro de la marca mixta “FISCHER ABOGADOS” para la clase internacional 45 (fs. 412, A.A.).
Asimismo, se refirió también a la concesión de la marca denominativa “FISCHER ABOGADOS” para la clase internacional 45, en la que también se dictaminó (fs. 412, A.A.).
Seguidamente, el dictaminante examinó: “2.8. Llegado este punto cabe analizar si entre los signos en pugna FISCHER ABOGADOS - ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ, se cumplen las diferencias requeridas legalmente, y si el registro solicitado encuadra en las causales de nulidad contempladas en el artículo 5 numerales 4 y 6 de la ley marcaria.
(…) A la luz de la prueba agregada, no se advierte que el signo solicitado se haya adoptado como imitación o reproducción de FISCHER ABOGADOS, estando conformada a partir de los apellidos de los dos profesionales solicitantes, habiendo comenzado a utilizarse en el año 2010, y a la luz de la prueba testimonial goza de cierta reputación, que es resultado de su propio esfuerzo.
(…) En los antecedentes concedidos a los opositores, esta Dirección tuvo por reconocida la prelación en el uso del signo FISCHER
ABOGADOS.
Como establece el artículo 6 de la Ley 17011, “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro…” Por lo tanto, a los solicitantes incumbía adoptar un signo que, valorado en su conjunto, resultara claramente diferente a los solicitados previamente, lo cual a juicio del suscrito se cumple en el presente caso.
Debe tenerse presente que no hay superposición entre los servicios a distinguir por el signo solicitado y los registros de los opositores, que refieren a clases diferentes.
No se comparten las afirmaciones de los opositores de que el primer apellido sea el individualizante, y usado habitualmente para referirse al emprendimiento; y de admitirse esa lógica, resultaría prácticamente un monopolio del apellido Fischer.
Más allá de que se esté ante signos que contienen apellidos, las marcas deben valorarse atendiendo a los conjuntos, tal como fueron solicitados, sin que sea válido descomponerlas, siguiendo las cuatro reglas establecidas en su momento por el Prof. S. Rippe, atender a la impresión de conjunto, realizar un examen sucesivo y no simultáneo, apreciar el parecido colocándose en el lugar del comprador presunto, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias.
Resulta sí compartible lo alegado por los solicitantes en cuanto los consumidores de servicios jurídicos suelen ser más calificados y por tanto menos propensos a incurrir en confusión.
Asimismo, un indicador relevante en materia de confusión es apreciar si los signos han estado coexistiendo efectivamente en uso, y la ausencia de confusión efectiva. Si bien se acreditó que se entregó erróneamente una correspondencia, un error -para el cual no parece haber mayor justificación a la luz de los datos del destinatario- en un período relativamente extenso parece indicar que la confusión es altamente improbable.
(…)
2.9.) Para finalizar debe hacerse la salvedad respecto al término Estudio. Estándose ante servicios jurídicos, así como los servicios comprendidos en la clase en cuestión, se trata de un término que no resulta apropiable en exclusiva y debe quedar disponible para su utilización por terceros” (fs. 412 a 413, pieza 2, A.A.) (la negrilla no está en el original).
Dicho informe fue compartido por la Encargada del Área Asuntos Jurídicos (fs. 415, pieza 2, A.A.).
Finalmente, el 9 de febrero de 2017, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió el acto encausado (fs. 416, pieza 2, A.A.).
III) El Tribunal, en mayoría habrá de compartir la solución propuesta por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 135 a 136) y dispondrá la confirmación de los actos enjuiciados.
En lo inicial, corresponde poner de manifiesto que el Colegiado ya ha tenido oportunidad de pronunciarse ante dos casos análogos a los que se dirimen en estas actuaciones.
A saber, dichas causas son:
a) “FISCHER PLATO, JUAN EINAR FEDERICO con ESTADO, MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA. Acción de Nulidad”, Ficha No. 728/2015 , en la que se procesó la Resolución de la DNPI de 20 de febrero de 2014, por la que se concedió el registro de la marca mixta “FISCHER ABOGADOS” , por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “ABOGADOS”, a favor de GUSTAVO FISCHER y MARÍA DE LAS MERCEDES CASTELLS de Uruguay, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 45, en donde recayó la sentencia confirmatoria No. 101, de 7 de marzo de 2019.
b) “FISCHER, GUSTAVO Y OTRA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA. Acción de Nulidad” , Ficha No.
252/2018, en la que se procesó la Resolución de la DNPI de 12 de mayo de 2017, por la que se concedió el registro de la marca denominativa “ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ” , por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “ESTUDIO”, a favor de JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO de Uruguay y CARLOS ENRIQUE SCHICKENDANTZ BECCO de Uruguay, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 45 , en donde recayó la sentencia confirmatoria No. 425, de 14 de setiembre de 2021.
En esta oportunidad, se procesan:
1º) La demanda de nulidad promovida por JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO contra la Resolución de la DNPI de 26 de octubre de 2016, en la Ficha No. 744/2017, por la cual se otorgó el registro de la marca denominativa “FISCHER ABOGADOS”, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “ABOGADOS”, a favor de GUSTAVO FISCHER y MARÍA DE LAS MERCEDES CASTELLS de URUGUAY, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 45 (fs. 277, en carpeta verde de 307 fojas, A.A.).
2º) La demanda de nulidad promovida por GUSTAVO FISCHER y MARÍA DE LAS MERCEDES CASTELLS contra la Resolución de la DNPI de 9 de febrero de 2017, en la Ficha No. 48/2018 , por la cual se otorgó el registro de la marca denominativa “ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ”, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “ESTUDIO”, a favor de JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO y CARLOS ENRIQUE SCHICKENDANTZ BECCO de Uruguay, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 35 (fs.
416, pieza 2, A.A.).
En el caso de la pretensión anulatoria formulada por el Dr. JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO contra la concesión de la marca denominativa “FISCHER ABOGADOS” para distinguir servicios dentro de la clase internacional Nº 45 , resultan trasladables las consideraciones vertidas por el Tribunal al desestimar el intento anulatorio dirigido contra la homónima de carácter mixta , a través de la sentencia No. 101, de 7 de marzo de 2019.
En tanto, en la hipótesis de la pretensión anulatoria incoada por los Dres. GUSTAVO FISCHER y MARÍA DE LAS MERCEDES CASTELLS contra el otorgamiento de la marca denominativa “ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ” para distinguir servicios dentro de la clase internacional Nº 35 , resultan extensibles las consideraciones vertidas por el Colegiado al desestimar el intento anulatorio dirigido contra la homónima de carácter denominativo , concedida para distinguir servicios dentro de la clase internacional Nº 45 , mediante la sentencia No. 425, de 14 de setiembre de 2021.
IV) Análisis de la cuestión planteada en la Ficha No.
744/2017.
Comenzando por el examen de la pretensión anulatoria deducida contra la Resolución de 26 de octubre de 2016, por la cual se otorgó el registro de la marca denominativa “FISCHER ABOGADOS”, por el conjunto y sin derechos privativos sobre el término “ABOGADOS”, a favor de GUSTAVO FISCHER y MARÍA DE LAS MERCEDES CASTELLS de URUGUAY, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 45 ( Ficha No. 744/2017), la totalidad de los Ministros es conteste en que procede la confirmación del acto encausado , resultando de aplicación la fundamentación planteada al emitirse la sentencia No. 101/2019.
Al respecto, conviene precisar que la única diferencia entre la causa allí dirimida y la presente radica en que en estos autos se impugnó la marca denominativa “FISCHER ABOGADOS” mientras que en aquella se procesó la marca mixta “FISCHER ABOGADOS” , otorgadas ambas para identificar servicios de la clase internacional Nº 45.
Así, en oportunidad de fallar se entendió que para la solicitud de GUSTAVO FISCHER y MARÍA DE LAS MERCEDES CASTELLS (del 10 de noviembre de 2009), anterior a la de JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO y CARLOS ENRIQUE SCHICKENDANTZ BECCO (del 25 de noviembre de 2009), no existía precedente obstativo para el registro.
Asimismo, resultó probado que no existía un uso marcario anterior de FISCHER & SCHICKENDANTZ, o bien del actor FISCHER PLATO, puesto que inició su actividad identificada con dicho signo a fines de 2010, mientras que FISCHER ABOGADOS lo hacía desde sus inicios, en 1998, en forma ininterrumpida.
En lo medular de la sentencia No. 101/2019, la Corporación analizó:
“(…) la situación de autos se enmarca en un supuesto de nulidad relativa del registro solicitado, según lo establecido por la Ley Nº 17.011 en su artículo 5º, numeral 4º.
Tal previsión normativa edita que no podrán ser registrados como marcas, irrogando nulidad relativa:
4º) El solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa”.
(…) BUGALLO, analizando esta norma, expresa que a pesar de la redacción por la negativa que realiza la Ley Nº 17.011, el principio en el derecho uruguayo es admitir el registro de apellidos, mientras no aludan a personas notorias y cuando no haya posibilidad de confusión o perjuicio para otras personas que llevan igual apellido. (Cf. BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, FCU, 2006, p. 108).
Señala la autora: “También esta norma trata el caso de colisión de los derechos a la personalidad y de propiedad industrial. En este caso, puntualmente, se hace referencia al apellido que pueden tener varias personas en común. Pueden ser registrados como marca, sujetos a todas las reglas correspondientes a las marcas, incluso la vulgarización. No se puede admitir el registro marcario de un apellido cuando alguna otra persona que utilice el mismo, a los meros efectos de identidad personal civil, se opone fundadamente a su utilización marcaria. Esta causal de oposición o nulidad opera cuando la generalidad del público de los consumidores identifica a determinada persona con el apellido que integra la marca cuyo registro se solicita. Pero no se agota a este caso, sino que también puede funcionar cuando quienes llevan tal apellido pueden explicar otros tipos de fundamentos”.
Y agrega que es posible la superposición de los derechos de la personalidad y los derechos del titular de la marca. “Es de lógica, y tiene apoyatura constitucional, que cualquier persona tenga libertad para realizar la actividad industrial que quiera. De manera que el titular de una marca “Pérez” para servicios de computación, no podrá impedir que otra gente Pérez se destaque profesionalmente distinguiéndose con su apellido en la prestación de servicios de computación. Nadie, por más que no tenga registrado el nombre Pérez, podrá ser impedido de firmar con su apellido. Lo que no podrá hacer será utilizarlo como signo distintivo, pero nunca podrá ser impedido de individualizarse con su apellido.” (Ob. cit., ps. 109- 110).
En virtud de lo anterior, se desprende que el apellido puede ser marca, sujeto a las reglas correspondientes a cualquier registro marcario y que no existe impedimento para que el actor se identifique con su apellido, civilmente y también, comercialmente, en su actividad de abogado. Por lo demás, la decisión respecto del fundamento de la oposición se encuentra a cargo de la autoridad administrativa marcaria.
(Cf. Autor. y ob. cit., p. 109).
VI) En relación con el mejor derecho y prelación en la adopción de la denominación de la marca solicitada, los terceristas aducen que el signo es usado por ellos desde por lo menos el mes de mayo de 1998, hipótesis que encuadra con el artículo 24 de la Ley Marcaria, para el cual se requiere que el solicitante acredite que ese uso ha sido anterior, pacífico, público, ininterrumpido e incontestado largamente mayor al año requerido, lo que nunca fue objetado por el actor . Y agregan que la marca FISCHER ABOGADOS constituye una marca y nombre comercial notorios y por ello la Asesoría Letrada de la DNPI aconsejó su registro.
A juicio del Tribunal, les asiste razón en su planteo.
Consta de los AA agregados y de infolios que el registro dubitado es usado por los terceristas desde mayo de 1998, fecha en que se fundó el Estudio Jurídico. Surge, además, que desde sus inicios y hasta el presente, de manera ininterrumpida, presta servicios legales con especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho de la Tecnología y Derecho de la Concurrencia, con servicios legales también en el área del Derecho Administrativo y Comercial, Corporativo y Empresarial, participando activamente de publicaciones, foros, congresos, charlas, tanto nacionales como internacionales y aparición como firma líder en guías internacionales (fs. 104 a 296, AA, Pieza 1 en 1070 fs.; fs. 303 a 340 AA, Pieza 2; fs. 785 a 796 AA, Pieza 3; fs. 783 a 976 y fs. 979 a 1001 AA Pieza 4; fs. 1 a 46 de carpeta de documentación en 46 fs.; y fs. 123 y 124 del expediente principal).
Por su parte, surge probado que el actor presta servicios profesionales identificados con su apellido desde el año 2010; que egresó de la Universidad Católica del Uruguay como abogado, en el año 1995 (fs.
725 AA, pieza 3, en 1070 fs.); y que, según deponen los testigos ofrecidos a su solicitud, se desempeñó como abogado en varias firmas (Durán & Muxi en el año 1998, en el estudio Muxi & Asociados, en los años 2000- 2003 y en el estudio Abogados & Consultores LVM, en los años 2008- 2009), fundando luego su estudio bajo el nombre “FISCHER & SCHICKENDANTZ” a fines del año 2009 (fs. 351 a 369 AA Pieza 2, en 1070 fojas). Ello también aparece recogido en el Dictamen de la Asesoría Técnica de la DNPI (fs. 351 AA en 368 fs. y fs. 8 infolios).
Asimismo, emerge que el actor, junto con su socio, Sr. Carlos Enrique SCHICKENDANTZ, solicitaron el registro de sus marcas el 25 de noviembre de 2009, es decir, con posterioridad a la solicitud de la marca cuya registración se objeta, la que se verificó el 10 de noviembre de 2009.
VII) En definitiva, el actor no ha tenido un uso anterior, ni prelación en el apellido como marca distintiva, frente a la marca FISCHER ABOGADOS. Y tampoco consta que haya contestado u objetado la utilización del signo FISCHER ABOGADOS, hasta el momento de la solicitud de su registración, hallándose en pleno conocimiento de su preexistencia, lo que deviene en una pacífica y notoria utilización del signo identificatorio cuestionado.
En consecuencia, nada cabe objetar a la decisión impugnada (…)” (la negrilla no pertenece al texto original).
Pues bien, el examen precedentemente reseñado resulta plenamente trasladable al caso de la pretensión anulatoria deducida por JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO en la Ficha No. 744/2017.
Así las cosas, y por las mismas razones, la unanimidad de los Ministros considera que procede confirmar la Resolución de la DNPI de 26 de octubre de 2016.
V) Análisis de la cuestión planteada en la Ficha No.
48/2018.
A diferencia de lo que ocurre con la pretensión anulatoria de la Ficha No. 744/2017, el posicionamiento de los Sres. Ministros no resulta unánime, siguiéndose por cada uno de ellos las posiciones mayoritaria y minoritaria oportunamente explicitadas al emitirse la sentencia No.
425/2021.
En cualquier caso, es claro que lo expresado en uno u otro sentido resulta trasladable al sub - examine.
En efecto, la única diferencia entre el acto respecto del cual la Corporación se pronunció y el encausado radica en que en aquel se impugnó la Resolución de la DNPI de 20 de febrero de 2014, que concedió la marca denominativa “ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ” para distinguir servicios dentro de la clase internacional Nº 45, en tanto en estas actuaciones se impugna la Resolución de la DNPI de 9 de febrero de 2017, que otorgó el registro de la homónima, para identificar servicios dentro de la clase internacional Nº 35.
En este sentido , cabe recordar que la mayoría compuesta por los Sres. Ministros, Dres. Salvo, Vázquez, Klett y Simón consideró que la marca denominativa “ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ” había sido legítimamente concedida puesto que resultaba claramente diferenciable de la marca denominativa “FISCHER ABOGADOS”, particularmente si se tenía presente el tipo de consumidor de la clase de servicios identificados por las respectivas marcas.
En esencia, la postura de la mayoría se explicitó así: “IV) Los accionantes, en su libelo no cuestionan el uso del apellido FISCHER, sino que hacen caudal de su mejor derecho y prelación respecto de su solicitud de registro como marca ante la DNPI, a la vez que señalan que el signo concedido no es claramente diferente al de los accionantes, todo lo cual denota el propósito del tercerista, de pretender ingresar al mercado de servicios profesionales con un nuevo despacho al cual pretende identificar con el mismo signo de renombre nacional e internacional, perteneciente a los comparecientes.
El Tribunal, en mayoría, no comparte tal postura.
V) En materia marcaria, “el principio en el derecho uruguayo es admitir el registro de apellidos, mientras no aludan a personas notorias y cuando no haya posibilidad de confusión o perjuicio para otras personas que llevan igual apellido ”. (Cf. BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, FCU, 2006, p. 108).
Así, nadie podrá ser impedido de firmar con su apellido. Pero, para utilizarlo como una marca, se requiere el cumplimiento de las reglas correspondientes a cualquier registro marcario.
En el presente caso, el término “FISCHER” no es la “mot vedette” del signo , como parece entender la parte actora, sino que la marca se conforma de dos vocablos, constituidos por los dos apellidos de los solicitantes, socios “FISCHER SCHICKENDANTZ”, por lo que en el examen de confundibilidad, ambos términos deben apreciarse en su conjunto, y no en forma aislada o desmembrada.
Como enseña RIPPE, en conceptos que resultan trasladables sub especie: “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas (…)”. (Cf. RIPPE, Siegbert, “El problema de la confundibilidad en materia de marcas de fábrica” en “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, ps. 319-320).
(…) También se ha expuesto en múltiples fallos, que el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas, sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión producida por una recuerda la impresión dejada por la otra), y “pre- reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (Sentencias Nos. 254/2019, 458/2018, 442/2018, 747/2016, 261/2016, 613/2015, por citar algunas).
Bajo las precitadas coordenadas, a juicio del Tribunal, en mayoría, las marcas cuestionadas, más allá de tener identidad en uno de sus términos, apreciadas en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva, no resultan confundibles (…) Consecuentemente, tampoco se observa que exista un propósito de apropiarse del prestigio ajeno, como alegan los impugnantes.
VI) El artículo 68 de la Ley Nº 17.011 estatuye, que si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente.
De conformidad con tal previsión, el Tribunal, en la sentencia Nº 101/2019, de 7 de marzo de 2019, en autos caratulados “FISCHER PLATO, Juan Einar con Estado. Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ficha Nº 728/2015”, donde se cuestionó el registro marcario de los aquí pretensores “FISCHER ABOGADOS”, hizo suyos los argumentos desplegados por la Asesoría Letrada de la DNPI y expresó:
“En efecto, es indiscutible que quien primero efectúe el registro tendrá un mejor derecho, sin embargo, el posterior en el tiempo podrá efectivamente registrar el suyo, siempre y cuando adopte una modificación clara que haga que ese nombre o designación sea visiblemente distinto al preexistente”.
Es decir, aun cuando la Sede reconoció en la sentencia citada, un mejor derecho de FISCHER ABOGADOS, también estableció que ello no impedía que el posterior en el tiempo, pudiera registrar el apellido FISCHER, siempre que fuera visiblemente distinto al preexistente.
Y ello fue precisamente lo que hicieron los socios FISCHER SCHICKENDATZ, registrando la marca denominativa que se procesa en autos.
VII) Por lo demás, debe de verse que en atención a los servicios que se intentan proteger, no estamos ante un “consumidor standard”, sino ante un consumidor más que atento y selectivo (discriminating purchaser), lo que añade un ingrediente más para aventar cualquier riesgo de confusión.
En efecto, no pude desconocerse que, por la naturaleza de los servicios prestados por la marca cuya titularidad ostentan los actores, tales servicios, están dirigidas a un consumidor específico, calificado, con aptitud para percibir las pequeñas diferencias, quien, por tal motivo, es esperable que efectúe un mayor examen de las marcas, aminorándose, por tanto, la probabilidad de confusión y/o asociación.
(…)
VIII) Finalmente, como aditamento de lo anterior, no puede perderse de vista, un indicador relevante a la hora de analizar el riesgo de confusión, cual es la circunstancia, de que tanto los actores como el tercerista se desempeñan en el mercado local, desde larga data, con el uso de sus apellidos para identificar sus Estudios: “ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ” y “FISCHER ABOGADOS”, coexistiendo pacíficamente en el mercado, todo lo cual despeja dudas respecto a la alegada confusión” (sentencia No. 425/2021) (la negrilla no está en el original).
Del mismo modo, y por idénticos fundamentos, la mayoría aquí conformada por los Sres. Ministros, Dres. Salvo, Klett, Simón y este redactor entiende pertinente confirmar la Resolución de la DNPI de 9 de febrero de 2017.
Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, en mayoría
FALLA :
Desestímanse las demandas incoadas; y en su mérito, confírmanse los actos administrativos impugnados.
Sin sanción procesal específica.
A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $43.000 (pesos uruguayos cuarenta y tres mil), cada uno.
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.
Dr. Simón, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo (d.), Dra. Klett, Dra. Salvo.
Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).
Dr. Corujo DISCORDE en relación a la Ficha 48/2018:
Entiendo que corresponde anular el acto impugnado por los mismos fundamentos expresados en mi discordia a la Sentencia No. 425/2021 , en caso análogo al presente, por tratarse de clases concurrentes.
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).