Sentencia Definitiva N° 602/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 9 de diciembre de 2021. No. 602 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “FISCHER, GUSTAVO Y OTRA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 239/2018). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, sin numerar, de 19 de junio de 2017, cuyo dispositivo estableció: “Concédase el Registro de l a Marca FISCHER & SHICKENDANTZ (mixta), por el conjunto y sin derechos privativos sobre “&”, de acuerdo al artículo 7 de la ley Nº 17.011 de 25 de setiembre de 1998, solicitado bajo el expediente Nº 407651 a favor de JUAN EINER FEDERICO FISCHER PLATO de URUGUAY y CARLOS ENRIQUE SHICKENDANTZ BECCO de URUGUAY, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 35” (fs. 8). En necesaria síntesis de los fundamentos de su pretensión refirió que la marca, cuyo registro impugna, se confunde c on la marca de su propiedad: “FISCHER ABOGADOS”, cuya titularidad ostenta desde hace 20 años, lo cual supone prelación a efectos de la utilización de la marca. En su mérito, requirió la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Adminis tración (fs. 31), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. Así, en breve resumen, descartó la confusión entre los signos marcarios en pugna, a cuyos efectos reivindicó el análisis global de la marca, la selectividad de los clientes de servicios jurídicos (lo que evita la confusión) y la circunstancia de que los titulares de la marca cuestionada llevan los apellidos que conforman el signo marcario. En suma, requirió la confirmación del acto impugnado y la citación como terceros coadyuvantes con la Administración de los Sres. Juan Einar Federico Fischer Plato y Carlos Enrique Shickendantz Becco. III) Debidamente citados los Sres. Juan Einar Federico Fischer Plato y Carlos Enrique Shickendantz Becco (fs. 37 vto.), comparecieron y dedujeron tercería coadyuvante con la Administración, la cual fue admitida por la Corporación (D ecreto Nº 5.383 de 24 de julio de 2018, fs. 51). IV) Abierta la c ausa a prueba (D ecreto Nº 6.939 de 10 de setiembre de 2018, fs. 59), fue diligenci ada la prueba propuesta por las partes y el tercerista, que fue debidamente agregada y certificada (fs. 99) V) La parte actora alegó de bien probado (fs. 117 a 139), mientras que la demandada y el tercerista fueron correctamente acusados de rebeldía (fs. 147). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante D ictamen Nº 99/2021 de 23 de febrero de 2021 (fs. 148 a 148 vto.) se pronunció por la solución confirmatoria. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por mayoría, compartiendo lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) En lo que refiere a los agravios esgrimidos por la actora y su refutación por la Administración y el tercerista, importa señalar que la Corporación en reciente pronunciamientos (sentencias Nº 425/202 1 y Nº 546) ha analizado casos análogos al presente. Así, la referida sentencia Nº 425/2021 desestimó la demanda promovida por los actores en obrados respecto de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que concedió el registro de la marca “ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ” (clase 45). Por su parte, la sentencia No. 546 desestimó el planteo de los actores respecto a la concesión de la marca mixta “FISCHER & SCHICKENDANTZ” para la clase internacional Nº 35. En consecuencia, más allá de la d iversidad objetiva, se acude a identidad causal respecto de las sentencias que vienen de invocarse. Por lo tanto, resulta de íntegra aplicación en la especie, a efectos de la solución desestimatoria de la demanda, lo sostenido en la citada sentencia Nº 4 25/2021, en cuanto indicó que: “En materia marcaria, “el principio en el derecho uruguayo es admitir el registro de apellidos, mientras no aludan a personas notorias y cuando no haya posibilidad de confusión o perjuicio para otras personas que llevan igual apellido”. (Cf. BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, FCU, 2006, p. 108). Así, nadie podrá ser impedido de firmar con su apellido. Pero, para utilizarlo como una marca, se requiere el cumplimiento de las reglas correspondientes a cualquier registro marcario. En el presente caso, el término “FISCHER” no es la “mot vedette” del signo, como parece entender la parte actora, sino que la marca se conforma de dos vocablos, constituidos por los dos apellidos de los solicitantes, socios “FISCHER SC HICKENDANTZ”, por lo que en el examen de confundibilidad, ambos términos deben apreciarse en su conjunto, y no en forma aislada o desmembrada. Como enseña RIPPE, en conceptos que resultan trasladables sub especie: “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas (…)”. (Cf. RIPPE, Siegbert, “El problema de la confundibilidad en materia de marcas de fábrica” en “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, ps. 319-320). En igual línea conceptual, BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, sostienen que el primero de los elementos comparativos implica que: “Los signos deben con siderarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”, pág. 46, Tomo II. 2ª Edición. Bs. As. 2003). También se ha expuesto en múltipl es fallos, que el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas, sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión producida por una recuerda la impresión dejada por la otra), y “pre - reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (Cf. Sentencias Nos. 254/2019, 458/2018, 442/2018, 747/2016 , 261/2016, 613/2015, por citar algunas). Bajo las precitadas coordenadas, a juicio del Tribunal, en mayoría, las marcas cuestionadas, más allá de tener identidad en uno de sus términos, apreciadas en su conjunto, en forma sucesiva y pre -reflexiva, no resultan confundibles, al existir disimilitudes en el plano gráfico, visual y fonético. Consecuentemente, tampoco se observa que exista un propósito de apropiarse del prestigio ajeno, como alegan los impugnantes. VI) El artículo 68 de la Ley Nº 17.011 es tatuye que, si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente. De conformidad con tal previsión, el Tribunal, en la sentencia Nº 101/2012, de 7 de marzo de 2019, en autos caratulados “FISCHER PLATO, Juan Einar con Estado. Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ficha Nº 728/2015”, donde se cuestionó el registro marcario de los aquí pretensores “FISCHER ABOGADOS”, hizo suyos los argumentos desplegados por la Asesoría Letrada de la DNPI y expresó: “En efecto, es indiscutible que quien primero efectúe el registro tendrá un mejor derecho, sin embargo, el posterior en el tiempo podrá efectivamente registrar el suyo, siempre y cuando adopte una modificación clara que haga que ese nombre o designación sea visiblemente distinto al preexistente”. Es decir, au n cuando la Sede reconoció en la sentencia citada, un mejor derecho de FISCHER ABOGADOS, también estableció que ello no impedía que el posterior en el tiempo, pudiera registrar el apellido FISCHER, siempre que fuera visiblemente distinto al preexistente. Y ello fue precisamente lo que hicieron los socios FISCHER SCHICKENDATZ, registrando la marca denominativa que se procesa en autos. VII) Por lo demás, debe verse que en atención a los servicios que se intentan proteger, no estamos ante un “consumidor st andard”, sino ante un consumidor más que atento y selectivo (discriminating purchaser), lo que añade un ingrediente más para aventar cualquier riesgo confusorio. En efecto, no pude desconocerse que, por la naturaleza de los servicios prestados por la ma rca cuya titularidad ostentan los actores, tales servicios, están dirigidas a un consumidor específico, calificado, con aptitud para percibir las pequeñas diferencias, quien, por tal motivo, es esperable que efectúe un mayor examen de las marcas, aminoránd ose, por tanto, la probabilidad de confusión y/o asociación. Al decir de GUTIERREZ CARRAU, se trata, en el caso, de un “consumidor comprador que realiza una verdadera “discriminación” al seleccionar las marcas. Su análisis o juicio se hace sofisticado y exigente, con lo cual casi desaparecen los riesgos de confusión”. (Cf. GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, “Manual Teórico -Práctico de Marcas”, FCU, 2ª Edición, Montevideo, 1998, p. 89). VIII) Finalmente, como aditamento de lo anterior, no puede perderse de vista un indicador relevante a la hora de analizar el riesgo confusorio, cual es la circunstancia de que tanto los actores como el tercerista se desempeñan en el mercado local, desde larga data, con el uso de sus apellidos para identificar sus Estudios: “E STUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ” y “FISCHER ABOGADOS”, coexistiendo pacíficamente en el mercado, todo lo cual despeja dudas respecto a la alegada confusión. En definitiva, la actuación de la Administración en la especie, ha sido plenamente legítima, razó n por la cual, corresponde el rechazo de la pretensión incoada, y la consecuente confirmación del acto encausado”. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por mayoría, FALLA : Desestímase la pretensión anul atoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin especial condena procesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios profesionales de los abogados de la parte actora y tercerista en la suma de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), a cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (d.), Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio (Sec. Letrado). Dr. Corujo DISCORDE: Entiendo que corresponde anular el acto impugnado por los mismos fundamentos expresados en mi discordia a la Sentencia No. 425/2021 , en caso análogo al presente , por tratarse de clases concurrentes.