Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Definitiva N° 595/2021
9 de diciembre de 2021
- Ficha (IUE)
- 639/2017
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Hace lugar o condena
- Fallo: anula
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 9 de diciembre de 2021.
No. 595
VISTOS :
Para sentencia definitiva, estos autos caratulados:
“INNOVATIVE COSMETIC CONCEPTS, LLC con ESTADO, MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 639/2017).
RESULTANDO :
I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria contra la Resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de 17 de junio de 2016, mediante la cual se dispuso: “DESESTÍMASE la solicitud de Registro de (la) Marca INCOCO, presentada bajo expediente No.
452690 a nombre de INNOVATIVE COSMETIC CONCEPTS, LLC de E.U. DE NORTEAMERICA, para distinguir los productos/servicios comprendidos en la/s Clase/s internacional/es 3 (Esmaltes de uñas, a saber, bandas de esmaltes que se adhieren a las uñas de las manos y de los pies; gel de endurecimiento de uñas para aplicar a las uñas de las manos y de los pies; quitaesmalte; cosméticos, productos de belleza, a saber, cosméticos para el cuidado corporal y cosméticos de belleza.)” (fs.
22, en carpeta verde de 107 fojas, A.A.) (la negrilla coincide con el original).
En necesaria síntesis, la actora se agravia en que no se tomó debidamente en cuenta quién es el solicitante, INNOV ATIVE COSMETIC CONCEPTS LLC -o INCOCO- cuáles son sus productos, ni su destacada trayectoria.
INNOV ATIVE COSMETIC CONCEPTS, LLC, con sede en Clifton, New Jersey, Estado Unidos, es la primera fabricante mundial de esmaltes secos que se aplican a las uñas mediante adhesivos. La compañía opera a través de franquicias, en varios países, incluyendo Latinoamérica.
El nombre “INCOCO” corresponde al acrónimo de la razón social de la compañía: INNOV ATIVE COSMETIC CONCEPTS. Con más de veinte años de actuación en el mercado mundial, “INCOCO” utiliza una tecnología revolucionaria en apliques para uñas, que se encuentra patentada, tal como se indica en su página web.
Bajo su marca y nombre comercial “INCOCO” identifica una línea de productos específicos, que son los apliques adhesivos de esmalte seco, los cuales son utilizados por celebridades tales como Jennifer López y Shakira.
Además, la accionante posee registrada su marca “INCOCO” en las más importantes jurisdicciones de América y Europa, incluyendo su país de origen, Estados Unidos.
Esta cuenta con un vasto portafolio internacional de registros de la marca “INCOCO”, tanto en su país de origen como en varios otros tales como Australia, Corea, Singapur, Hong Kong, la Unión Europea, China, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Filipinas, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Malasia y Paraguay.
En Uruguay, INNOV ATIVE CONCEPTS LLC posee registrada la marca denominativa COCONUTS NAILS, que cubre la clase internacional
Nº 3.
En muchas de estas jurisdicciones, los registros de la marca accionantes conviven con los de la opositora, CHANEL SARL, lo que evidencia la ausencia de confusión entre ambos signos, pudiendo coexistir.
Al adoptar la denominación “INCOCO” la actora adoptó un término de fantasía, sin significado específico en nuestro idioma, el cual corresponde a las iniciales de su titular INNOV ATIVE COSMETIC CONCEPTS LLC - INCOCO. Además, se trata del nombre comercial del accionante. Esta denominación nada tiene que ver con la de la opositora, CHANEL STARL , que hace referencia a un diseñador francés.
No existe riesgo de confusión. Las marcas en examen, analizadas en su conjunto, presentan suficientes diferencias como para coexistir en el Registro, a la luz de las reglas para analizar la confundibilidad.
El simple hecho que la marca de la actora incluya el término “COCO” no determina automáticamente que ambos conjuntos sean confundibles cuando se pueden apreciar claras diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas.
Se obvió que la marca INCOCO presente el prefijo “IN”, que la distingue de la opositora, que ambas marcas se pronuncian en forma diferente, y que su significado es, completamente distinto.
A su vez, tampoco se consideró que la coexistencia de las marcas “INCOCO” y “COCO” es una realidad en los registros de marcas del país de origen de la actora, como en otras jurisdicciones. Debido a ello, el registro de marca uruguayo debe ser concedido por la DNPI en aplicación de la cláusula “tal cual es” del artículo 6 quinquies del Convenio de París.
Por otro lado, no se tomó en cuenta que, dada la naturaleza de los productos que identifican ambas marcas, no existe posibilidad de confusión en los consumidores.
Mientras que la marca “INCOCO” se utiliza para identificar esmaltes para uñas, la de CHANEL SARL se utiliza para productos de diseño y de alta costura.
En otro orden, sostuvo que se son productos que tienen diversos canales de comercialización y están dirigidos a un público consumidor discriminador, atento, que sabe muy bien el producto que desea adquirir y no se confunde fácilmente. Máxime cuando los productos que identifica la marca opositora son en general de alto valor económico.
En definitiva, solicitó el amparo de la demanda (fs. 12 a 30 vto.).
II) Conferido el correspondiente traslado, compareció - en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- el Dr.
Washington Sebastián López, quien se opuso al accionamiento en base a la siguiente fundamentación.
El requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca es la distintividad, que es la aptitud para distinguir los productos o servicios de su titular de aquellos proveniente de otros. Este atributo permite a los consumidores identificar los productos o servicios que desea adquirir sin incurrir en equívocos respecto al origen empresarial de los mismos.
En el caso de estudio, de la impresión de conjunto saltan a la vista las semejanzas entre COCO – INCOCO, más aún cuando se está ante signos denominativos y por ende carentes de otros elementos que los diferencien.
Además, hay superposición entre los productos a distinguir por uno y otro, como se aprecia en los detalles correspondientes a cada marca.
Todo lo cual, permite establecer, que no es posible la coexistencia pacífica de los signos en pugna, ni en el mercado; ya que no surge de ellos la diferenciación exigida por la Ley de Marcas y el consumidor, seguramente incurrirá en confusión o al menos creerá que los productos ofrecidos en la clase internacional Nº 3 pertenecen al mismo grupo empresarial (“Riesgo de asociación”).
Por otro lado, no se tiene el honor de compartir las argumentaciones del actor, de que la marca ya cuenta con registros efectuados en el exterior, debido a que de acuerdo con el principio de territorialidad marcaria los efectos jurídicos que emanan de una marca se circunscriben a un territorio determinado.
En suma, abogó por el rechazo de la demanda, a la vez que solicitó se noticiara del pleito a CHANEL SARL, con arreglo a lo previsto por el artículo 55 del Decreto - Ley Nº 15.524 (fs. 60 a 62 vto.).
III) Por decreto No. 73/2018, se ordenó dar noticia del pleito al tercero (fs. 64). Una vez notificada CHANEL SARL (fs. 64 vto.), se presentó a deducir tercería coadyuvante con la demandada.
En resumidos términos, expresó que Gabrielle Bonheur Chanel, conocida con el sobrenombre de “COCO”, fue una pionera en el mundo de la moda que revolucionó las tendencias de vestir y de accesorios.
El prestigio y calidad de los signos “COCO” y “CHANEL”, como del monograma “CC”, han pasado a identificar todas las líneas de la moda y de las vinculadas a ella. La línea de perfumería, vestimenta y accesorios con el nombre y marca “COCO” son muy prestigiosos y renombrados.
Celebridades en todos los ámbitos han usado y usan artículos de CHANEL, como por ejemplo el famoso perfume “COCO”. También son famosos sus diseños de ropa femenina. Tanto es así, que provocan una asociación con la casa CHANEL y con la legendaria Coco Chanel.
La marca “COCO” está registrada en el mundo desde 1954 y en Uruguay desde 1978. Los productos COCO de CHANEL se encuentran a la venta en numerosísimas perfumerías del Uruguay, y en los principales puntos de venta.
El criterio de comparación utilizado por la DNPI ha sido el legalmente adecuado. Existe coincidencia en casi la totalidad de la marca.
La marca famosa está reproducida íntegramente en la marca solicitada:
INCOCO – COCO. No hay dudas que, desde el punto de vista visual, ortográfico y fonético la cercanía a la identidad hace pensar en una segura confusión. Quien ve el signo INCOCO, seguramente lo tomará como la marca COCO.
El trazo de las dos líneas iniciales no tiene relevancia. Tampoco es una diferencia suficiente desde el punto de vista fonético. Los fonemas repetidos “CO-CO” son los más destacados en el conjunto y los que tienen mayor poder recordatorio en el público.
En cuanto al aspecto conceptual, la palabra COCO se repite en ambas, y se agrega además que el sobrenombre de la diseñadora Coco Chanel es conocido por el público y al recibir un cosmético, perfume o artículo de tocador denominado INCOCO el consumidor inmediatamente verá en él al nombre de la famosa diseñadora cuyos productos conoce, regala y usa.
En sede de marcas renombradas, el examinador debe ser más riguroso en la comparación, debido a que la probabilidad de error por parte del consumidor es mucho mayor. El público ya conoce a la marca COCO, y la aparición de INCOCO sólo puede producir confusión: el tomar una marca por otra.
En definitiva, concluyó que al existir en el registro y en el marcado la renombrada marca “COCO”, el registro de la similar “INCOCO” no puede prosperar (fs. 72 a 77).
IV) Por decreto No. 1479/2018 (fs. 70), se dispuso la apertura a prueba, diligenciándose la que luce agregada y certificada a fs.
109.
V) Las partes alegaron por su orden (fs. 140 - 161 vto. y fs. 167) en tanto la tercerista fue acusada (fs. 170) y declarada en rebeldía (fs. 172).
VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo se pronunció mediante dictamen No. 67/2021 y aconsejó anular el acto en proceso (fs. 173 a 174 vto.).
VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma (fs. 176).
CONSIDERANDO :
I) En el aspecto formal, procede relevar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y normas concordantes para entablar la acción de nulidad (artículos 317 y 319 de la Constitución de la República y artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869, de 22 de junio de 1987).
La Resolución impugnada se emitió el 17 de junio de 2016 (fs. 22, A.A.) y se notificó a la actora el 21 de julio de 2016 (fs. 25, A.A.).
El 29 de julio de 2016, se interpuso en forma conjunta y subsidiaria los recursos de revocación y jerárquico (fs. 27 a 29, A.A.).
El acto conclusivo de la vía administrativa se produjo mediante denegatoria expresa, a través del dictado de la Resolución de 16 de mayo de 2017, emitida por el Ministerio de Industria y Energía, en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo (fs. 97 a 100, A.A.), la que, según manifestaciones de la actora (fs. 12 vto., infolios) no controvertidas por la demandada (fs. 60 a 62 vto., infolios), se notificó el 4 de julio de
2017.
La demanda se presentó el 13 de setiembre de 2017, dentro del término legal (nota de cargo, fs. 31).
II) A fin de efectuar un correcto abordaje de la situación planteada corresponde realizar una reseña de los antecedentes relevantes para la resolución de la causa.
El origen de estas actuaciones se remonta a la solicitud de registro de la marca denominativa INCOCO, presentada por INNOVATIVE COSMETIC CONCEPTS, LLC para distinguir los siguientes productos dentro de la clase internacional Nº 3: “Esmaltes de uñas, a saber, bandas de esmaltes que se adhieren a las uñas de las manos y de los pies; gel de endurecimiento de uñas para aplicar a las uñas de las manos y de los pies; quitaesmalte; cosméticos, productos de belleza, a saber, cosméticos para el cuidado corporal y cosméticos de belleza. ” (fs. 1 a 3, A.A.) (la negrilla no está en el original).
Ante dicha solicitud, dedujo oposición CHANEL SARL, titular de la marca denominativa “COCO”, concedida para distinguir los siguientes productos de la clase internacional Nº 3: “Solamente jabones perfumados, perfumería, productos de tocador, brillantina, cremas o pasta para afeitar, cisnes, cold cream, cremas o blanquetas, pomadas para el cabello o el cutis, talco perfumado, tinturas para el cabello, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, polvos dentífricos, con excepción de jabón de coco y aceite de coco ” (fs. 4 a 17, A.A.) (la negrilla no está en el original).
Notificada INNOVATIVE COSMETIC CONCEPTS LLC de la oposición evacuó la vista abogando por la registrabilidad de su marca.
El 14 de junio de 2016, se expidió el Área de Asuntos Jurídicos de la DNPI (fs. 19 a 20, A.A.), la que, tras reseñar las argumentaciones esgrimidas por las partes concluyó que: “(…) aun teniendo en cuenta los argumentos de una y otra parte , estamos ante un caso de confundibilidad marcaria, por lo que resulta improcedente acceder a la apertura a prueba, planteada por la solicitante.
En cuanto al fondo del asunto, la suscrita considera que, en aplicación de las reglas precedentemente mencionadas, los signos en pugna no presentan las claras diferencias que exige el artículo 6 de la ley 17011, lo que impide su coexistencia pacífica en el registro y en el mercado. Incluso, la confusión de los signos y coincidencia en las clases mencionadas pueden llevar al consumidor a la conexión de un mismo origen empresarial.
En consecuencia, se aconseja hacer lugar a la oposición deducida por la firma CHANEL SARL y desestimar la solicitud de registro de la marca “INCOCO”, para proteger la clase int. 3 según detalle ” (fs. 20, A.A.) (la negrilla no está en el original).
Finalmente, el 17 de junio de 2016, se dictó el acto encausado (fs.
22, A.A.).
III) El Tribunal, por unanimidad, habrá de compartir el dictamen del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (fs. 173 a 174 vto.) y dispondrá la anulación del acto, por las razones que se explicitarán.
El punto central para dilucidar apunta a determinar si existe confundibilidad entre la marca denominativa pre - registrada, “COCO”, concedida a CHANEL SARL, para identificar determinados productos de la clase internacional Nº 3, y la denominativa “INCOCO”, solicitada por INNOTATIVE COSMETIC CONCEPTS LLC, también para distinguir ciertos productos de la clase internacional Nº 3, la cual resultó denegada mediante el acto impugnado.
Prestigiosa doctrina, recogida por la jurisprudencia de la Corporación, ha establecido que su noción debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, elemento sobre el cual el juicio que haya de recaer exige, obviamente, un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (Cf. Siegbert Rippe, “La propiedad industrial en el Uruguay”, FCU, 1992, p. 313 y ss.) ( sentencias No. 648/1996, 255/2005, 686/2017, 182/2019, 558/2019 y 2/2020, entre otras).
La Ley de Marcas, pretende evitar la confusión prohibiendo la coexistencia de marcas iguales o semejantes , pertenecientes a distintos titulares, protegiendo los derechos e intereses de los propietarios de las marcas y de los consumidores que adquieren los productos (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, Tercera Edición, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, 2009, capítulo IX, p. 155).
La confusión entre marcas es uno de los aspectos más difíciles de determinar, resultando por ello una cuestión de hecho y opinable . Así lo destaca Juan Manuel Gutiérrez Carrau, en cuanto advierte: “(…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física) el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…)”: Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas” , op. cit., p. 155) (la negrilla y el subrayado no están en el original).
En aras de alcanzar una conclusión más objetiva, doctrina y jurisprudencia han elaborado determinadas reglas y métodos de apreciación, que son las siguientes:
“1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente.
3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio.
4) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas” , op. cit. p. 156, quien sigue el planteo formulado por Siegbert Rippe, en “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, op. cit., p. 313) (la negrilla no está en el original).
Respecto a la primera regla, las marcas deben ser examinadas en su conjunto y no pueden disociarse en partes para su comparación.
En cuanto a la segunda regla, las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva , teniendo en cuenta que la impresión que le provoca una puede evocar la impresión de la otra, generándole confusión.
Con relación a la tercera regla, cabe preguntarse cuál es el comprador presunto . La regla general, para los productos de consumo masivo (alimentos, vestimenta, artículos de limpieza, etc.), es que el comprador presunto sea calificado como “consumidor medio o poco atento”, que resulta más proclive a la confusión. Por el contrario, si se trata de productos o servicios más específicos (automóviles, alhajas, electrodomésticos de alto valor, servicios bancarios), el consumidor será más atento y existirá mucho menor riesgo de confusión.
Finalmente, según la cuarta regla, deben apreciarse las semejanzas y no las diferencias , pero no se trata de un examen exhaustivo de los signos. Deben considerarse las semejanzas apreciables de un vistazo, al golpe de vista ( “in ictu oculi” ), que son las que se graban en la memoria del consumidor. Dichas similitudes pueden ser de cuatro tipos: ortográficas, gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit., p. 156 a 164).
Dicho de otra manera, el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “ en su conjunto ” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y, preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra), y “ pre - reflexiva ” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos ), atendiendo más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle, evaluando las similitudes en los planos fonético, gráfico e ideológico, tomando en cuenta la naturaleza del producto y el “consumidor medio relevante” (Cf.
Luis Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, tomo 2, op. cit., p. 41) (sentencias N° 351/1988, 522/1990, 211/2009, 513/2010, 6/2011, 687/2017, 558/2019 y 2/2020, entre otras).
IV) Por otro lado, también debe tenerse presente la noción y características de las marcas notorias.
Siguiendo a Bugallo Montaño, cabe recordar que “Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso . En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro.
La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca.
Se define a la marca notoria como marca usada , aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante , sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (…) Antes, la notoriedad se fundaba necesariamente en la calidad del producto o servicio, mientras que actualmente es el fruto de una técnica de lanzamiento. (…) El alto poder distintivo de esta marca determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los textos jurídicos internacionales, que trasciende la aplicación del principio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva), y que, además, trasciende el principio de especialidad (su protección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada).
La doctrina, en general es partidaria de la desaparición de la aplicación del principio de especialidad pues el empleo de una marca notoria en sector distinto de aquél en el cual se ha registrado responde a una voluntad parasitaria de quien lo realiza y puede llevar a la vulgarización, en perjuicio de la propia marca notoria.
El fundamento se encuentra en diversos argumentos, entre los que destacamos:
a. impedir el aprovechamiento abusivo, mediante ventajas desleales, del trabajo y la inversión ajenas;
b. evitar que la mala utilización de un tercero de una marca posterior, perjudique a la anterior; (…) El derecho uruguayo vigente, siguiendo la tendencia mundial, atribuye a la marca notoriamente conocida un tratamiento jurídico privilegiado.
En primer lugar, y como nota más destacada, no limita el ejercicio del derecho de exclusiva al territorio del Estado extranjero concedente el registro. Es decir que la calificación de notoriedad para una marca significa que su titular podrá ejercer acciones marcarias en defensa de su signo, en nuestro país, aún en ausencia de registro nacional.
En segundo lugar, el derecho de exclusiva trasciende los productos o servicios en los cuales efectivamente se aplica. La fuerza distintiva del signo es tal, en el caso de la marca notoriamente conocida, que tolerar que un tercero se apropie del signo para productos o servicios diversos de los que utiliza el titular, aun cuando no fueran concurrentes, sería desconocer la inversión y desarrollo de la marca en cuestión.
En tercer lugar, el texto actual que estamos analizando implica la extensión de la protección de la marca notoriamente conocida al registro de la imitación y traducción total o parcial de la marca protegida.
La notoriedad debe ser apreciada en el territorio cuya protección se reclama, no requiriéndose que lo sea para el público en general” (Cf.
Beatriz Bugallo, “Propiedad Intelectual”, ob. cit. p. 111 a 114) (sentencias Nº 391/2016, 588/2019, 712/2019, 298/2020, 661/2020, 671/2020, 673/2020, 737/2020, 26/2021 y 252/2021 , entre otras) (la negrilla no está en el original).
V) En cuanto a la cuestión de la notoriedad de la marca denominativa “COCO” , aspecto que no fue particularmente considerado por la Administración, es menester señalar que lo que se observa a partir de los elementos aportados por la tercerista es una utilización de la marca “COCO”, de manera indisolublemente ligada a la marca notoria “CHANEL” (fs. 6, A.A.; fs. 74, infolios).
En este sentido, no se aprecia que surja específicamente la notoriedad de la marca denominativa “COCO”, que emerge empleada como parte de un conjunto marcario del que el término “CHANEL” constituye su elemento distintivo por excelencia.
Despejado este aspecto, e ingresando al examen de la confundibilidad marcaria, el Tribunal estima que el análisis de las marcas enfrentadas en autos ( COCO - INCOCO ), efectuado en concordancia con los criterios de cotejo marcario precedentemente expuestos, arroja como conclusión que se verifican las diferencias que la Ley Marcaria exige para proceder al registro de la marca solicitada y permitir su coexistencia pacífica en el mercado (artículo 6º de la Ley Nº 17.011).
Como se mencionó al inicio del Considerando III) ut supra, la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate.
En este sentido, cobra especial relevancia para la elucidación de la contienda la aplicación de la tercera regla del cotejo marcario, centrada en el consumidor presunto y la naturaleza de los productos.
En el casus, nos encontramos ante posible “consumidor discriminador”, esto es, un comprador selectivo que difícilmente puede incurrir en error al adquirir el producto por más que existan semejanzas en el nombre de los productos comparables.
En este sentido, la propia tercerista coadyuvante hizo referencia al prestigio de la Casa Chanel y de su famoso perfume “COCO”. Se trata de un producto que no es económico y que -de acuerdo con la publicidad realizada- intenta tener cierta exclusividad.
De esta forma, el probable comprador de este producto no es un comprador desatento y seguramente no los confunda con los productos de esmaltes secos que se aplican a las uñas mediante adhesivos identificados con la marca “INCOCO”.
En segundo lugar, cabe recordar que, por aplicación de la primera regla del cotejo de signos, no procede el enfoque que divide los signos marcarios por partes.
Como señala Chijane, debe buscarse “(…) una visión en conjunto , sintética, sin descomposiciones, prevaleciendo el todo sobre los componentes individuales , ya que tal composición global conforma la percepción inescindible que tiene el consumidor de las marcas que se le ofertan. (…)” (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de Marcas” , Editorial B de F, 2007, p. 357-366) (la negrilla y el subrayado no están en el original).
Así las cosas, el mero empleo de un elemento común que estaría dado por el término “COCO”, no alcanza para concluir en la existencia de confundibilidad marcaria.
En efecto, como lo explica Rippe: “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada , ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud , la que provoca confusión ; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas (…)” (Cf. Siegbert Rippe, “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, op. cit., p. 319).
Y la impresión de conjunto que generan los productos identificados con la marca “COCO”, de CHANEL SARL y los identificados con la marca “INCOCO”, de INNOVATIVE COSMETIC CONCEPTS, no resulta susceptible de provocar un fenómeno de confundibilidad en el consumidor presunto.
Por otra parte, si bien ambas marcas contienen la expresión “COCO” y por lo tanto tienen una semejanza nominativa que habilita el presente contradictorio, tiene relevancia recordar que en la publicidad del perfume “COCO” dicha marca está asociada indisolublemente y en forma sucesiva a “CHANEL”.
Asimismo, de la publicidad incorporada por la accionante, se desprende que el producto principal de la empresa es un esmalte de uñas cuya propaganda dista de poder ser confundida con una publicidad de la marca “CHANEL”.
Por lo dicho, cabe descartar la existencia de confundibilidad por aplicación de la segunda regla, porque de una comparación “ en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente) se concluye que la impresión producida por la marca “INCOCO” ciertamente no le va a recordar al consumidor la impresión dejada por la marca “COCO” de la Casa Chanel ni viceversa.
Por último, tampoco se observa que, por aplicación de la cuarta regla, que apunta a las semejanzas apreciables al golpe de vista (“in ictu oculi”) o a una aprehensión espontánea, se pueda generar confusión en el consumidor de las marcas en pugna.
Si bien existen semejanzas ortográficas y gráficas en el empleo del término común “COCO”, igualmente existen diferencias fonéticas, conceptuales e ideológicas que permiten distinguir a la marca “COCO” de CHANEL SARL de la marca “ INCOCO” de INNOVATIVE COSMETIC
CONCEPTS LLC.
Del punto de vista fonético, la marca asociada a la Casa Chanel es de origen francés, con lo cual el sonido será con un acento al final ( COCÓ), mientras que la marca de INNOVATIVE COSMETIC CONCEPTS, de origen norteamericano, no tendrá esa terminación acentuada al final, sino en al medio (IN CÓCO). Y aún en el idioma español, es harto difícil que el consumidor de los conocidos esmaltes lo asocie a la terminación francesa, propia de los productos de la Casa Chanel.
Pero más importante aún es el aspecto conceptual o ideológico , que tiene que ver con el origen de la marca “INCOCO”, que como surge de la carpeta de prueba rosada aportada por la actora, refiere a las iniciales del nombre comercial de la empresa INNOVATIVE COSMETIC
CONCEPTS.
Como se da cuenta en la documentación aportada por la accionante, “Después de años de trabajo duro y determinación, el Sr. Park lanzó Incoco, abreviatura de Innovative Cosmetics Concepts, la primera empresa de cosméticos para fabricar y producir tiras de esmalte de uñas ” (fs. 4, en carpeta rosada de 33 fojas, A.A.) (la negrilla y el subrayado no están en el original), todo lo cual descarta además una hipotética intencionalidad de la marca pretendida y denegada de aprovecharse del renombre y el prestigio de la marca opositora.
En definitiva, la clase de comprador de este tipo de productos tiene la característica de conocer el mercado relevante; se trata de un comprador que puede conocer la diferencia “a golpe de vista” entre un producto vinculado a la Casa Chanel y un producto de otra empresa, a pesar de que el nombre de los productos contenga el conjunto de letras “COCO”.
Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en atención a lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución, por unanimidad de sus integrantes,
FALLA :
Ampárase la pretensión anulatoria y, en su mérito, declárase la nulidad del acto administrativo impugnado.
Sin sanción procesal específica.
A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados de la parte actora y tercerista en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil) cada uno.
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.
Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz (r.), Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón.
Dr. Marquisio (Sec. Letrado)
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).