Sentencia Definitiva N° 641/2000

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 23 de agosto de 2000. No. 641 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DEL CASTILLO TRANSPORTES LTDA. (NUVO) con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (No. 1362/98). RESULTANDO : I) La actora, promueve demanda de nulidad contra las resoluciones de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de fecha 18/9/1996, por la cual se concedió el registro de la marca “FAMILY”, en la clase internacional 3, a favor de Intercom del Uruguay Ltda., y contra la Resolución de fecha 25/6/1998, que al resolver el recurso de revocación interpuesto contra la anterior, en el numeral 1º , revoca parcialmente la resolución de fecha 7/4/1995, que había otorgado el registro de la marca “NUVO FAMILY”, en la clase internacional 3, a favor de la firma “DEL CASTILLO TRANSPORTES LTDA.”, concediéndose la misma por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “FAMILY”. En su demanda afirma que existieron irregularidades formales, ya que no se le confirió vista previa al dictado de la resolución revocatoria de 25/6/1998, no habiéndose tampoco notificado la misma. Agrega que la revocación dispuesta, no fue por la existencia de oposición, por lo que no correspondía que el acto se dictara en ejercicio de atribuciones delegadas del Ministerio. En cuanto al fondo, dice que la marca “NUVO FAMILY”, le fue concedida por resolución de 7/4/1995, como marca denominativa, sin limitaciones de ninguna especie. Sostiene que el término “FAMILY”, es un término con la fantasía suficiente para constituirse en marca, siendo distintivo y registrable. Agrega que en todo caso podría sostenerse que “FAMILY”, es un término evocativo, cuyo registro y protección no están vedados por la ley, y es así que existen innumerables marcas evocativas registradas. Concluye que si el término “FAMILY” es registrable como marca, la consecuencia natural es que no pueden coexistir dos marcas “FAMILY” en el registro y en el comercio. Señala por último, la existencia de concurrencia desleal por parte de INTERCOM DEL URUGUAY, al elegir la misma marca, para el mismo tipo de productos. II) La demandada en su contestación, expresa que por resolución de 18/9/1996, se concedió con la limitación del art. 28 del decreto de 29/11/1940, la marca “FAMILY” (mixta), para la clase internacional 3, y concomitantemente y por virtud de dichas actuaciones, ajustando su conducta a derecho, por resolución de 25/6/1998, se revocó la resolución de 7/4/1995 que concedió el registro de la marca “NUVO FAMILY”, a fin de aplicar la limitación del citado art. 28 del decreto de 29/11/1940. Sostiene que ambos signos en pugna, son registrables únicamente con la limitación del precitado art. 28 del decreto de 29/11/1940, sobre la expresión “Family”, en atención a que ella es indudablemente genérica. Concluye en cuanto al deber de la Administración, de acuerdo a la doctrina mayoritaria, de revocar sus actos ilegítimos o ilegales. III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 38, y alegaron las partes por su orden (fs. 40-42 y fs. 45). Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 1320/99), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron y dictaron sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa, y la pretensión anulatoria ha sido introducida dentro del plazo legal (Ley 15.869), por lo que procede, entonces, ingresar al análisis del aspecto sustancial de la cuestión planteada. II) Que en autos se impugnan: a) La resolución dictada el 18/IX/96 por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial, en ejercicio de atribuciones delegadas, que concede el registro de la marca “FAMILY”, etiqueta sin derechos privativos sobre el término “Family” ( art. 28 del Dec. Reglamentario), a favor de la firma “Intercom del Uruguay Ltda.” de Uruguay, solicitada bajo acta No. 285.795 para distinguir los artículos comprendidos en la Clase Int. 3 (fs. 32/32 vta. en rojo Legajo “A” de A.A.). b) La resolución dictada el 25/VI/98 por la Directora Técnica de la Propiedad Industrial, también en ejercicio de atribuciones delegadas, que revocó por contrario imperio la Resolución de 7/4/95, y en su mérito, concedió el registro de la marca “NUVO FAMILY” por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “Family” (art. 28 Dec. Reglamentario), para proteger la clase internacional 3 (fs. 194, nral. 1), a su vez mantuvo la resolución de 18/IX/96, según surge de lo arriba expuesto (fs. 194 de A.A.). El Ministerio de Industria, Energía y Minería, confirmó en vía jerárquica la Resolución de 25/VI/98, y mantuvo la Resolución de 18/IX/96 de la D.N.P.I.. La solicitud de “INTERCOM DEL URUGUAY LTDA.” refiere a la marca Mixta (Etiqueta) “Family” para la clase in. 3, Acta 285.795 y fue presentada el 27/3/96 (fs. 1/2 vta. y 7/7 vta. de Legajo “A”). Ello determinó la oposición de la ahora accionante, fundándose en la titularidad del Registro “NUVO FAMILY”, denominativo, concedido, como ya se vio, por Resolución de 7/4/95 para la clase Int. 3 (fs. 11, 12/13, 15 y 22 Ibid). Por lo que viene de verse, la concesión de “Family” a Intercom, implicó desestimar la referida oposición, pero además de ello, estimó conveniente y congruente con la concesión de dicha marca, y con esa modalidad, revocar por contrario imperio la resolución de 1995, estableciendo la limitación ya señalada. II) El Tribunal, aunque por mayoría, procederá a anular los dos actos que se impugnan. En efecto, y en lo que tiene relación con la defensa de ausencia de vista previa, y sin dejar de reconocer las dudas que puedan caber sobre el punto, quienes conforman la mayoría, desestimarán la misma, no obstante advertir que no se trata de la ausencia de vista previa al dictado del acto parcialmente revocatorio, sino de la falta de garantía respecto de una resolución que habría eventualmente de dictar la D.N.P.I.. Se estima que en el caso, dicha omisión no resulta esencial y determinante, en el sentido de privar al interesado de los medios normales de defensa creando, a su respecto un estado de indefensión, sino que éste por una vía u otra, hizo conocer su punto de vista y esgrimió sus defensas, las que fueron de conocimiento de la administración. Se estima descartable también, la presunta nulidad referida al hecho de que la D.N.P.I. haya invocado atribuciones delegadas en lugar de actuar en ejercicio de atribuciones propias (fs. 7 num. 9 de autos), en tanto que tal extremo no genera por sí solo nulidad, y por otra parte, no resulta claro que esto haya sido así, dado que la invocación sobre el uso “de atribuciones delegadas...”, pudo referirse a lo que en el mismo acto se decidió sobre el recurso de revocación o sea el Num. 2º. Pero además de ello, si bien es cierto que en el trámite original de la marca “NUVO FAMILY” no había existido oposición, y por lo tanto había sido concedida en uso de atribuciones propias (art. 18 de la ley 9.956), el reexamen de aquella concesión por la propia D.N.P.I., opera como una suerte de oposición implementada de oficio, y que imponía que se actuara en uso de facultades delegadas ( inc. 2do. del citado artículo). III) En cuanto al fondo de la cuestión, estima el Tribunal en mayoría, que la concesión del registro “Family” no fue correcta, al margen de la limitación establecida (sin derecho privativos), toda vez que preexistía la marca “Nuvo Family”, cuya titularidad ostentaba desde el año 1995, quien aquí acciona. Parece obvio que entre “Family” y “Nuvo Family”, existen grandes similitudes, gráficas, fonéticas, conceptuales, ideológicas, en tanto que en la segunda marca, el elemento esencialmente resaltable del conjunto marcario, para alguno de los productos, es justamente la expresión “Family” (ver Legajo “B” especialmente fs. 126, 173, 192, 193 vta.). Ello marca claramente un supuesto de confundibilidad (art. 2 num. 12, ley 9.956/1940), y aún de concurrencia desleal (art. 2 num. 13 Ley 9.956; art. 6 bis y 10 bis Convenio de París; y art. 226 Ley 16.320), en tanto que Intercom no podía desconocer al promover su solicitud el 27/3/96, que el 7/IV/95 se había concedido el registro “Nuvo Family” a la aquí accionante, para productos de la misma clase internacional No. 3. Estiman quienes conforman la mayoría del Tribunal, que la defensa esgrimida por la parte demandada, de que el signo carece de fantasía por su condición de determinación “genérica”, no es de recibo. Y no lo es, porque la expresión en cuestión, “Family”, aplicada a productos de la clase internacional 3 como los “shampoos”, tiene el atributo de “novedad” y “especialidad” que permiten convertirlo en un signo de “Fantasía”. Términos genéricos, según han señalado jurisprudencia y doctrina nacional, son aquéllos que están prohibidos por los Numerales 4, 5 y 6 del art. 2º de la Ley 9.956 (art. 4º nrales. 9, 10, 11 y 12 de la Ley 17.011), interpretación concordante con el art. 9 nral. 1 del Protocolo de Armonización de Normas en materia de Propiedad Intelectual en el MERCOSUR ( Ley 17052). MERSLINSKY y SALABERRY en su libro “Las marcas en el Uruguay” Ed. Carlos Alvarez, pág. 20, señalan que: “denominación genérica” “....es aquel vocablo imprescindible para indicar o denominar a determinado producto o servicio en general. Es decir, es la designación única y necesaria del mismo. Si la relación entre el signo y el producto que va a distinguir es de esa naturaleza, ese signo no será pasible de registro como marca...”. FISHER Y GUTIÉRREZ CARRAU, coinciden en que son términos “genéricos” los que definen una “categoría” o tipo al cual pertenecen determinados bienes o servicios, o que “definen un producto o servicio” (FISHER, Gustavo en “Signos registrables como marca, términos genéricos y reglas para el examen de distintividad” en A.D.A. tomo IV, pág. 306; GUTIÉRREZ CARRAU, Juan M. “Manual Teórico Práctico de Marcas” 2da. ed. F.C.U. 1998, pág. 35). Y BREUER MORENO, dice que es signo de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativo, porque la fantasía puede consistir hasta en la deformación arbitraria, que se haga de una denominación precisa o necesaria (Tratado de marcas de Fábrica y de Comercio, pág. 83). Por consiguiente, cualquier signo o vocablo que no sea el nombre necesario y único de un producto o servicio, es de fantasía, aún cuando pueda evocarlos. Dado lo antes expuesto, si “Family” no es un término genérico – como se estima que no lo es- puesto que el mismo (en su traducción del ingles como “Familia” o “Familiar”), nada indica respecto de la naturaleza de los productos que la marca procura distinguir. En el caso concreto y referido a un “shampoo” resulta de fantasía y por consiguiente pasible de ser registrado. Ello permite a criterio de la Sala en mayoría, concluir en que la marca fue correctamente concedida en su forma original y el posterior acto revocatorio, que determinó su concesión en forma limitada, no resulta arreglado a derecho. En definitiva considera que, al estimar que “Family” no es un término genérico y sí en la especie un “signo de fantasía”, devienen ilegales las dos resoluciones impugnadas. Una, en cuanto admite un signo que implica aceptar el riesgo de confusión, y otra, en la medida que impone limitaciones a una marca concedida correctamente, sin ninguna acotación en cuanto a su uso. Por estos fundamentos y no obstante, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal por mayoría, FALLA : Haciendo lugar a la demanda, y en su mérito, anulando el acto impugnado. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la suma de $ 8.000 ( pesos uruguayos ocho mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados, y archívese. Dr.Mercant (r.), Dr.Baldi (d), Dr. Bermúdez, Dr. Brito del Pino, Dr.Borges. Dra. Petraglia (Sec. Letrada) Discordia del Dr. Baldi: Discorde parcialmente, en cuanto respecto de la cuestión de fondo, a juicio del suscrito, el comportamiento de la Administración se ajusta a derecho, al sostener que ambos signos en pugna son registrables únicamente con la limitación del art. 28 del decreto de 29/11/940 sobre la expresión “family”, en atención a que ella es indudablemente genérica. En su virtud, se prohibe la registración de marcas que refieran a “términos o locuciones que hayan pasado al uso general y los signos que no sean de fantasía, es decir que no presenten características de novedad y especialidad. Se coincide con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo cuando afirma que no se comparte el criterio de que la denominación “FAMILY” o sea FAMILIA, sea un término de fantasía o que suponga algún grado de creación u originalidad por el que se tenga derecho a una protección con carácter exclusivo y excluyente. Por tanto, como bien sostiene dicho Magistrado: “De lo expuesto se deduce que cuando se admitió el registro de la marca “NUVO FAMILY” debió establecerse que no existen derechos exclusivos respecto de la denominación FAMILY lo que no se hizo y por ello la revocación del acto administrativo originario lo que hizo fue enmendar un error, razón por la cual se entiende que se actuó conforme a derecho” (fs. 49 de autos).