Sentencia Definitiva N° 594/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 9 de diciembre de 2021. No. 594 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “NOVARTIS AG, con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 536/2018). RESULTANDO : I) La parte actora dedujo pretensión anulatoria en contra de la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial sin numerar, de 28 de julio de 2015, mediante la cual se concedió el registro de la marca VOTRYNIB, solicitada bajo el expediente Nº 465665, a favor de Laboratorio LKM S.A. de Argentina, para distinguir los productos comprendidos en la clase internacional Nº 5 (fs. 48 de los antecedentes administrativos). En lo que refiere a las causales de ilegitimidad del acto resistido, la accionante señaló que es titular de la marca: “VOTRIENT”, registro que le fue concedido seis años antes de que fuera solicitado el registro de “VOTRYNIB”. Atento a ello, oportunamente formuló oposición al registro de “VOTRYNIB”, debido a la confundibilidad directa existente entre ambos registros o, subsidiariamente, el riesgo de asociación entre registros. Así, sostuvo que existe en el caso similitud fonética entre ambos registros, a la vez que identifican productos y servicios comprendidos en la clase internacional Nº 5, lo cual contraviene lo dispuesto por el art. 6º de la Ley No. 17.011 de 25 de setiembre de 1998. Los signos a cotejar, VOTRIENT y VOTRYNIB, generan una impresión visual y fonética de absoluta identidad. Presentan similitud gráfica (igual número de letras, ambas poseen la letra “N” al final, coincidencia de la porción denominativa “VOTRI”). En cuanto a la fonética, las marcas se corresponden en los fonemas “VOTRI” dado que la quinta letra de cada denominación - “I” e “Y” -, no importa variación relevante desde el punto de vista fonético. Desde la semántica cabe señalar que ambas marcas carecen de un contenido conceptual específico, por lo que no existe ningún significado que pueda generar un reenvío semántico capaz de generar disimilitud. Por otra parte, se indicó que existen diversos criterios a la hora de evaluar la confusión en marcas farmacéuticas, a saber: flexible, riguroso o circunstancial. En el caso, las marcas comparadas distinguen productos que tienden a desacelerar el crecimiento de tumoraciones malignas, por lo que no existen consideraciones especiales que exijan atemperar el rigor comparativo; al contrario, debe decidirse con máxima rigurosidad porque convergen las más variadas situaciones en las que puede correr riesgo la salud humana. La realidad determina que la confusión por marcas farmacéuticas conlleva a infinidad de supuestos de errores de medicación, en muchos casos con consecuencias fatales. En subsidio postuló que, si a pesar de todos los argumentos de convicción expuestos se reputara que entre VOTRIENT y VOTRYNIB no existe riesgo de confusión, la identidad de tales signos es susceptible de generar riesgo de asociación. La figura del riesgo de asociación aparece expresamente recogida en el numeral 4 del art. 9 y art. 11 del PANPIM (Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen del MERCOSUR, ratificado en nuestro país por la Ley No. 17.052 de 14 de diciembre del 1998). El PANPIM ha pretendido impedir expresamente los supuestos en que se genere la apariencia de que el titular de una marca prioritaria está vinculado a la producción de los productos de un tercero, o que dicha producción u oferta son objeto de su licencia o patrocinio. Por último, la demanda invocó sendos antecedentes jurisprudenciales de este Tribunal que se expiden sobre supuestos de confundibilidad marcaria y presentan relevantes analogías con el conflicto ventilado en autos. En suma, requirió la anulación del acto impugnado. II) Emplazada en forma la Administración (fs. 22), contestó de modo contradictorio, bregando por la solución confirmatoria. En ajustada síntesis de su defensa, señaló que los argumentos aportados por la actora no logran conmover las conclusiones a las que se arribara en la tramitación administrativa, habiendo actuado el Estado conforme a Derecho. No se comparte la postura de la actora en el sentido de que no existan entre “VOTRIENT” y “VOTRYNIB” las diferencias gráficas que exige la ley para una pacífica convivencia en el mercado marcario. Así, consideró que, analizando el signo cuestionado en forma sucesiva, y no simultánea, desde el punto de vista del consumidor, las marcas presentan claras diferencias que les permiten coexistir sin riesgo de confusión. Al pronunciar ambas marcas, VOTRYNIB y VOTRIENT, surge que éstas no presentan confundibilidad gráfica, ni fonética. Por lo tanto, las marcas enfrentadas ostentan las diferencias exigidas por la normativa que regula la materia, a cuyos efectos citó jurisprudencia. En suma, requirió la confirmación del acto impugnado y la citación como tercero coadyuvante con la Administración del LABORATORIO LKM S.A. III) Debidamente citado, el LABORATORIO LKM S.A., compareció y dedujo tercería coadyuvante con la Administración, la cual fue admitida por la Corporación (decreto Nº 67/2019 de 1º de febrero de 2019, fs. 43). El tercerista abogó por el rechazo de la demanda, a cuyos efectos indicó la inexistencia de confundibilidad directa entre las marcas “VOTRYNIB” y “VOTRIENT”, especialmente teniendo en cuenta el público consumidor de las marcas farmacéuticas y la práctica del sector. En tal sentido, alegó que las marcas en pugna han coexistido pacíficamente, tanto en el mercado nacional como en el internacional, sin que existan antecedentes de confundibilidad. En su mérito, adhirió a la postura de la Administración y bregó por la solución confirmatoria. IV) Abierta la causa a prueba (decreto Nº 889/2019 de 25 de febrero de 2019, fs. 57), fue diligenciada la prueba propuesta por la parte demandada y el tercerista coadyuvante, que fue debidamente agregada y certificada (fs. 105) V) Las partes y el tercerista alegaron de bien probado por su orden (fs. 117 a 121 vto., alegatos de la actora; fs. 130, alegatos de la demandada y fs. 124 a 127, alegatos del tercerista coadyuvante con la Administración). VI) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante dictamen Nº 75/2021 de 12 de febrero de 2021 (fs. 133 a 134 vto.) se pronunció por la solución anulatoria. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pase a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) En el aspecto formal, se han cumplido las exigencias que, según la normativa vigente (Constitución, artículos 317 y 319 y Ley No. 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 4 y 9), habilitan el examen de la pretensión anulatoria. II) El Tribunal, por unanimidad, apartándose de lo aconsejado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda por los fundamentos que a continuación se explicitarán. III) La dilucidación del caso finca en determinar si entre las marcas “VOTRYNIB” (denominativa) y “VOTRIENT” (denominativa), existen las “ claras diferencias” exigidas por la normativa marcaria vigente (art. 6° de la citada Ley 17.011) a efectos de su pacífica coexistencia en el registro. El riesgo de confusión invocado por la actora, corolario de la confundibilidad alegada, es aquel que, en grado relevante, aparece como idóneo para presentar distorsiones de los actos de consumo, dado que ese es el ámbito donde se centra y define la tutela del signo marcario en su función distintiva. En tal sentido, expresa BUGALLO: “Las marcas que se quieren registrar deberán cumplir con lo dispuesto en el art. 6 de la ley de Marcas, en cuanto “deberán ser claramente diferentes a las que se hallan inscriptas o en trámite de registro”. La finalidad de dicha exigencia se encuentra establecida a continuación por la misma norma: Evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios o respecto de productos o servicios concurrentes. (…) Mediante la determinación de las claras diferencias entre los signos marcarios se pretende evitar la confusión entre los productos y servicios que se puede generar en el consumidor. Es decir, que la apreciación de las diferencias tiene una finalidad específica: que no exista riesgo de confusión; tal como se denomina en otros derechos, en base a los signos registrados o que estén en trámite de registro. Esta finalidad justifica la actuación de la autoridad administrativa en cuanto se busca proteger al consumidor respecto de los signos que en el mercado buscan captar la demanda de productos y servicios” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, Montevideo, 2006, ps. 73-74). Prestigiosa doctrina, recogida por la jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que la noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de que se trate, lo cual exige, evidentemente, un margen de flexibilidad racional acorde a las circunstancias de cada caso (Cfme. RIPPE, Siegbert, La propiedad industrial en el Uruguay, ps. 313 y ss.; en la jurisprudencia del Tribunal, véase, entre otras, las sentencias No. 648/1996 y 255/2005). Al respecto, y dado que citado el art. 6º de la Ley No. 17.011 no establece pautas para efectuar el cotejo entre dos marcas en disputa, resulta preciso, a la hora de analizar el concepto de confundibilidad, seguir los criterios brindados por la doctrina y la jurisprudencia. De acuerdo con los mismos, cabe atender a la impresión de conjunto generada por las marcas; éstas deben ser analizadas en forma sucesiva y no simultánea; se deben cotejar las mismas desde la óptica del consumidor presunto y en atención a la naturaleza del producto que distinguen; y se debe atender más a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (Cfme. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual teórico-práctico de marcas, ps. 87 y ss.). Interesa destacar, especialmente, el tercer requisito señalado por la doctrina, según el cual, quien efectúa el cotejo debe colocarse en el lugar del presunto adquirente de los productos o servicios en cuestión. De este modo, deberá determinarse si, en virtud de la naturaleza de los artículos a ser consumidos, de las vías o medios por los cuales se adquieren, de su importancia económica, o de otros factores, el consumidor será más o menos cuidadoso a la hora de elegir la marca del producto que adquirirá o del servicio que contratará. Señala CHIJANE, refiriéndose a la figura del consumidor, que se espera un mayor grado de atención en los compradores o usuarios de productos y servicios eminentemente selectivos, quienes tendrán una mayor sensibilidad para diferenciar los signos marcarios, a diferencia de lo que ocurre con quienes compran productos o contratan servicios de adquisición masiva, los cuales pondrán menos atención a la hora de seleccionar los mismos. Agrega el autor, asimismo, que el bajo o elevado precio del producto o servicio también incidirá en la postura y percepción de quien realiza el acto de consumo (Cfme. CHIJANE, Diego. Derecho de Marcas, 2007, ps. 362 y ss.). En similar sentido, destaca OTAMENDI: “Dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión, es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que “a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto (…) Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas y viceversa. El juez protege así los intereses del público, en la medida que éste las requiera” (Cfme. OTAMENDI, Jorge, Derecho de marcas, LEXIS NEXIS Abeledo – Perrot, 4ta. Edición, Buenos. Aires, 2002, p. 184). IV) Desde las perspectivas dogmáticas y jurisprudenciales que vienen de analizarse, importa destacar, e n relación a la clase internacional Nº 5, comprensiva de los productos farmacéuticos, que la óptica del consumidor en principio no refiere al standard medio, sino que, por el contrario, éste aparece como profesional y selectivo (médicos o técnicos en farmacia), o bien, de concebirse como aquél que ingiere el producto, igualmente es especialmente cuidadoso en tanto está en juego su salud, debiendo considerarse que son productos que habitualmente se expiden bajo receta médica (Cfme. Sentencia No. 271/2013). En tal sentido, en lo que refiere al cotejo de marcas relativas a productos farmacéuticos, se han distinguido , por parte de la doctrina , tres posibles criterios o tendencias: a) un criterio riguroso o severo, en razón de que dichos productos pueden afectar la salud y poner en peligro la vida humana; b) un criterio benévolo, basado en que el riesgo de confusión se diluye por el hecho de tratarse de productos que se venden por prescripción médica y bajo receta profesional; y porque, por su tipicidad, el consumidor presta cuidadosa atención al adquirirlos; c) un criterio que el Tribunal categoriza como “intermedio” o “ecléctico” desde que combina o dosifica los dos anteriores según cada caso, por lo que se aplicará un criterio benévolo si se pretende distinguir productos cuya venta sólo es posible bajo receta, y un criterio riguroso en caso contrario (Cfme. RIPPE, Siegbert, La Propiedad Industrial en el Uruguay, p. 322, citado por GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, ob. cit., ps. 91 y 92). El tercer criterio es el utilizado normalmente por el Tribunal, que en la sentencia No. 93/1999 ha sostenido que, cuando se trata de productos farmacéuticos o químicos de la clase internacional Nº 5, el hecho de que los mismos se expendan bajo receta médica torna muy difícil la confundibilidad. En dicha línea, ha indicado la Corporación que el criterio riguroso merma cuando se trata de artículos que requieran una orden médica o sean adquiridos únicamente a través de un profesional idóneo en farmacia: “En estos casos el conocimiento del profesional permite distinguir las más sutiles diferencias entre las marcas y darle al consumidor el producto que está buscando” (Cfme. sentencia N o. 315/2012; en igual sentido: sentencias No. 836/2015 y 608/2016, entre otras). En el caso ocurrente, luce a fs. 101 infolios, el certificado de registro y autorización de venta de especialidad farmacéutica, expedido por el Ministerio de Salud Pública, del medicamento VOTRYNIB, donde consta que su venta al público está condicionada a la presentación de receta profesional que indique su uso. Por lo tanto, se impone analizar la confundibilidad de los registros en cuestión, a la luz del aludido “criterio benévolo”, que contempla que la posibilidad de confusión se reduce considerablemente cuando los medicamentos requieren, para su venta, receta médica. En concordancia con el criterio precedentemente expuesto, si bien la cuestión a elucidar aparece como compleja, y ciertamente opinable (como suele ocurrir en materia de confundibilidad marcaria), se verifican en el caso las diferencias exigidas por la legislación para proceder al registro de la marca solicitada, a fin de evitar la confusión entre los signos en pugna y permitir su coexistencia pacífica en el mercado y en el registro. En su totalidad (“as a whole”), sin disociarse para su cotejo, VOTRYNIB y VOTRIENT impresionan diferente, máxime si se las analiza en forma sucesiva y no simultánea, como indica la doctrina citada precedentemente. A nivel gráfico, “in ictu oculi” o “a golpe de ojo”, también se presentan diferencias: las marcas tienen cuatro letras iguales, pero cuatro (la misma cantidad), diferentes. En lo sonoro, por otra parte, la terminación “NIB” es apreciablemente distinguible de la terminación “ENT”. Estas consideraciones se refuerzan al introducir el dato de que el consumidor al que apuntan los productos es un consumidor que “afina su control”. Viene al caso enfatizar aquí lo dicho por la Corporación en múltiples oportunidades análogas al caso de marras: “Es pertinente considerar, como criterio de apreciación del riesgo confusorio, la naturaleza farmacéutica de los productos protegidos, en orden al “consumidor relevante”, en la medida que la posibilidad de confusión en el momento de la compra -que es el que marcariamente interesa-, se ve atenuada por determinados factores de innegable trascendencia. Primero, porque se trata de productos de ordinaria expedición en farmacias con la consiguiente intervención de personal calificado y, por un público consumidor, que tratándose de medicamentos normalmente afina su control en la materia ” (Sentencias 499/2010, 554/2010, 677/2011 y 467/2012, entre otras). Es así que “coadyuva a decidir lo planteado las características del público consumidor, puesto que es razonable considerar que los productos de la clase int. Nº 5 los adquiere “un consumidor más prolijo”, más exigente, minucioso en el examen de lo que compra, máxime, cuando se trata de productos que se expenden en comercios especializados, por personal autorizado (Cf. Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, op. cit., p. 191 y siguientes)” (Sentencias No. 129/2010 y 747/2011). Por lo tanto , de la comparación entre las marcas denominativas “VOTRYNIB” (solicitada) y “VOTRIENT” (prerregistrada), surge que se distinguen en grado suficiente considerando que el consumidor no puede adquirir el producto de la marca cuyo registro se resiste, sin que un profesional, entendido y calificado en la temática involucrada, se lo indique con un alto grado de especificidad y cuidado. Por último, no se advierte , ni surge demostrada , la existencia de riesgo de asociación en el consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos comercializados con uno y otro signo. V) En definitiva, la actuación de la accionada, en el caso, ha sido plenamente legítima, razón por la cual corresponde el rechazo de la demanda impetrada, y la consecuente confirmación del acto enjuiciado. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la pretensión anulatoria y, en su mérito, confírmase el acto administrativo impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $ 39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), cada uno. Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).