Tribunal de lo Contencioso Administrativo · Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Sentencia Definitiva N° 546/2021
11 de noviembre de 2021
- Ficha (IUE)
- 340/2018
- Procedimiento
- Acción de nulidad
- Materia
- Derecho administrativo
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
- Fallo: confirma
Texto de la sentencia
DECRETERO DE SENTENCIAS
//tevideo, 11 de noviembre de 2021.
No. 546
VISTOS :
Para sentencia definitiva estos autos caratulados:
“FISCHER, GUSTAVO Y OTRA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No.
340/2018).
RESULTANDO :
I) Surge de fs. 17 que el 31 de mayo de 2018 los accionantes dedujeron demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 18 de agosto de 2017, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que concedió la solicitud de registro de la marca FISCHER & SCHICKENDANTZ, mixta por el conjunto y sin derechos privativos sobre “&”, expediente Nº 407652, a favor de JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO de Uruguay y CARLOS ENRIQUE SCHICKENDANTZ BECCO de Uruguay, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 45 (fs. 218 de los A.A.).
Manifestaron que la parte actora -integrada por el Dr. Gustavo Fischer y la Dra. María de las Mercedes Castells- era titular del nombre comercial y de las marcas “FISCHER ABOGADOS” (mixta) y “FISCHER ABOGADOS” (denominativa) que protegían la totalidad de los servicios comprendidos en la clase internacional 45, y se correspondían con la denominación que identificaba el Estudio Jurídico desde hacía más de una década.
Indicaron que la marca impugnada no era “claramente diferente” a las pre-registradas de su propiedad, como debía serlo a fin de evitar confusión de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Marcas No. 17.011.
Señalaron que existía un claro y real riesgo de confusión y asociación, ya que era un hecho notorio que la mayoría de los estudios jurídicos que presentaban nombres compuestos tendían a ser identificados únicamente por su primer nombre.
Afirmaron que se había vulnerado lo dispuesto por los artículos 5 numerales 4 y 6, 6 y 68 de la Ley No. 17.011 y por los artículos 9 y 11 de la Ley No. 17.052, normas que citaron y analizaron.
Concluyeron que existía una colisión directa en la clase internacional 45 y una colisión indirecta en la clase internacional 35.
En suma, solicitaron la anulación del acto impugnado.
II) A fs. 38, el 16 de julio de 2018 el representante del Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería contestó la demanda.
Señaló que el acto había sido dictado conforme a derecho.
Controvirtió que la marca concedida fuera confundible con la pre- registrada Fischer Abogados.
Adujo que, además de existir claras diferencias entre las marcas, la utilización como marca del nombre propio constituía un derecho y que, en el caso, se trataba de profesionales del Derecho mostrando el registro sus apellidos.
Consideró que, analizado el conjunto desde el punto de vista del consumidor, las marcas presentaban claras diferencias como para coexistir sin riesgo de confusión.
Concluyó que las marcas enfrentadas tenían las diferencias exigidas por la normativa que regulaba la materia, y concluyó que se había actuado según lo establecido por el artículo 6 de la Ley No. 17.011.
En definitiva, solicitó se desestimara la pretensión anulatoria incoada.
III) A fs. 43, con fecha 14 de abril de 2018 compareció Juan Einar Federico Fischer Plato, en calidad de tercero coadyuvante, contestando la acción de nulidad.
Sostuvo que el acto impugnado había sido dictado de acuerdo a lo dispuesto por la Ley No. 17.011, y que no existía la posibilidad de confundibilidad alegada, ya que el consumidor de estos servicios no era el consumidor común que podía ser confundido por una similitud manifiesta entre marcas.
Adujo que, de hecho, ambos estudios se desempeñaban desde hacía años en el mercado local, habiéndose instalado con el uso de sus apellidos que eran los que identificaban sus Estudios.
Citó diversos ejemplos donde coexistían registros de apellidos, siendo este el criterio adoptado por la DNPI, lo que evidenciaba que no eran aplicables los criterios de confundibilidad.
Finalmente, peticionó se desestimara la demanda.
IV) Abierto el juicio a prueba, se produjo la que obra certificada a fs. 83.
V) Alegaron las partes por su orden: la actora a fs. 97 y ss., la demandada a fs. 121, y la tercerista a fs. 128 y ss.
VI) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, que produjo el Dictamen Nº 367/2020 que obra a fs. 135, aconsejando confirmar el acto en proceso.
VII) Se llamó para sentencia, girando los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes acordaron su dictado en forma legal.
CONSIDERANDO :
I) En la especie, se han acreditado los extremos legales habilitantes requeridos por la normativa vigente (artículos 4 y 9 de la Ley No. 15.869) para el correcto accionamiento de nulidad.
En efecto, s e demanda la nulidad de la Resolución de fecha 18 de agosto de 2017, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que concedió la solicitud de registro de la marca FISCHER & SCHICKENDANTZ , mixta por el conjunto y sin derechos privativos sobre “&”, expediente Nº 407652, a favor de JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO de Uruguay y CARLOS ENRIQUE SCHICKENDANTZ BECCO de Uruguay, para distinguir los servicios comprendidos en la clase internacional 45 (fs. 218 de los A.A.).
Contra dicha decisión, notificada a los actores el 24 de agosto de 2017 (fs. 222 de los A.A.), interpusieron recursos de revocación y jerárquico (el 1° de setiembre del mismo año - fs. 220 y 223 a 224 A.A.).
Por Resolución de fecha 16 de marzo de 2018, dictada por la Ministra de Industria, Energía y Minería en ejercicio de atribuciones delegadas, se desestimó el recurso jerárquico, la que se notificó el 4 de abril del mismo año según afirmación no controvertida de la actora.
Finalmente, la demanda de nulidad de autos fue incoada en tiempo y forma (el 31 de mayo de 2018, nota de cargo a fs. 35 de autos).
II) El Tribunal, en decisión adoptada por mayoría de sus integrantes y compartiendo lo dictaminado por la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo, acordó desestimar el planteo anulatorio impetrado en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales.
III) Surge de los antecedentes administrativos agregados al proceso que JUAN EINAR FEDERICO FISCHER PLATO presentó solicitud de registro de la marca de servicios “FISCHER & SCHICKENDANTZ” para la clase internacional Nº 45 (fs. 1 a 7 de los
A.A.).
En febrero de 2010 Gustavo Fischer y María de las Mercedes Castells dedujeron oposición a dicha solicitud en base a lo dispuesto en la Ley No. 17.011 (fs. 8 a 35 A.A.), de la que se otorgó vista al solicitante (fs.
39 A.A.) y fue evacuada de fs. 122 a 144 de los A.A.
El 28 de julio de 2017 se emitió un informe, suscrito por Alberto CAMPELO, en el que se sostuvo que:
“… no se advierte que el signo solicitado se haya adoptado como imitación o reproducción de FISCHER ABOGADOS, estando conformado a partir de los apellidos de los dos profesionales solicitantes, habiendo comenzado a utilizarse en el año 2010, y gozando de reputación, que es el resultado de su propio esfuerzo, como surge de la prueba testimonial ”, y aconsejó “desestimar la oposición promovida y conceder el registro solicitado, en consideración al conjunto y sin derechos privativos sobre “&”, conforme artículo 7 de la Ley Nº 17.011 … ” (fs. 212 a 216 A.A.), lo que fue compartido por la Encargada del Área Asuntos Jurídicos (fs. 217 ibídem).
Finalmente, fue emitido el acto impugnado, que concedió el registro de la marca solicitada (fs. 218 A.A.).
IV) El Tribunal abordó y analizó recientemente idéntica temática a la que nos ocupa, en los autos caratulados “ FISCHER, GUSTAVO Y OTRA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha Nº 252/2018), donde recayó la Sentencia No. 425/2021, por lo que corresponde remitirse a la misma.
Así en la referida sentencia, el Cuerpo en mayoría entendió que:
“IV) Los accionantes, en su libelo no cuestionan el uso del apellido FISCHER, sino que hacen caudal de su mejor derecho y prelación respecto de su solicitud de registro como marca ante la DNPI, a la vez que señalan que el signo concedido no es claramente diferente al de los accionantes, todo lo cual denota el propósito del tercerista, de pretender ingresar al mercado de servicios profesionales con un nuevo despacho al cual pretende identificar con el mismo signo de renombre nacional e internacional, perteneciente a los comparecientes.
El Tribunal, en mayoría, no comparte tal postura.
V) En materia marcaria, “el principio en el derecho uruguayo es admitir el registro de apellidos, mientras no aludan a personas notorias y cuando no haya posibilidad de confusión o perjuicio para otras personas que llevan igual apellido”. (Cf. BUGALLO MONTAÑO, Beatriz, “Propiedad Intelectual”, FCU, 2006, p. 108).
Así, nadie podrá ser impedido de firmar con su apellido. Pero, para utilizarlo como una marca, se requiere el cumplimiento de las reglas correspondientes a cualquier registro marcario.
En el presente caso, el término “FISCHER” no es la “mot vedette” del signo, como parece entender la parte actora, sino que la marca se conforma de dos vocablos, constituidos por los dos apellidos de los solicitantes, socios “FISCHER SCHICKENDANTZ”, por lo que en el examen de confundibilidad, ambos términos deben apreciarse en su conjunto, y no en forma aislada o desmembrada.
Como enseña RIPPE, en conceptos que resultan trasladables sub especie: “El hecho de que las marcas en cuestión presenten ciertos elementos comunes, no es índice suficiente para descartar la nueva marca en beneficio de la más antigua. El examinante no puede juzgar la posibilidad de confusión sobre la única base de que determinado elemento de la marca solicitada, ya integra la marca opositora porque: la marca es indivisible. Es la impresión de conjunto, en su similitud, la que provoca confusión; no cada una de sus partes constitutivas, individualmente consideradas (…)”. (Cf. RIPPE, Siegbert, “El problema de la confundibilidad en materia de marcas de fábrica” en “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, ps. 319-320).
En igual línea conceptual, BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, sostienen que el primero de los elementos comparativos implica que: “Los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle”. Siempre desde la perspectiva del potencial consumidor. (Luis Eduardo BERTONE y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. “Derecho de Marcas”, pág. 46, Tomo
II. 2ª Edición. Bs. As. 2003).
También se ha expuesto en múltiples fallos, que el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “en su conjunto” (porque las marcas deben ser consideradas en su integridad, y no desmembrándose en partes), “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas, sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión producida por una recuerda la impresión dejada por la otra), y “pre- reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) (Cf. Sentencias Nos. 254/2019, 458/2018, 442/2018, 747/2016, 261/2016, 613/2015, por citar algunas).
Bajo las precitadas coordenadas, a juicio del Tribunal, en mayoría, las marcas cuestionadas, más allá de tener identidad en uno de sus términos, apreciadas en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva, no resultan confundibles, al existir disimilitudes en el plano gráfico, visual y fonético. Consecuentemente, tampoco se observa que exista un propósito de apropiarse del prestigio ajeno, como alegan los impugnantes.
VI) El artículo 68 de la Ley Nº 17.011 estatuye que si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente.
De conformidad con tal previsión, el Tribunal, en la sentencia Nº 101/2012, de 7 de marzo de 2019, en autos caratulados “FISCHER PLATO, Juan Einar con Estado. Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ficha Nº 728/2015”, donde se cuestionó el registro marcario de los aquí pretensores “FISCHER ABOGADOS”, hizo suyos los argumentos desplegados por la Asesoría Letrada de la DNPI y expresó:
“En efecto, es indiscutible que quien primero efectúe el registro tendrá un mejor derecho, sin embargo, el posterior en el tiempo podrá efectivamente registrar el suyo, siempre y cuando adopte una modificación clara que haga que ese nombre o designación sea visiblemente distinto al preexistente”.
Es decir, aun cuando la Sede reconoció en la sentencia citada, un mejor derecho de FISCHER ABOGADOS, también estableció que ello no impedía que el posterior en el tiempo, pudiera registrar el apellido FISCHER, siempre que fuera visiblemente distinto al preexistente. Y ello fue precisamente lo que hicieron los socios FISCHER SCHICKENDATZ, registrando la marca denominativa que se procesa en autos.
VII) Por lo demás, debe de verse que en atención a los servicios que se intentan proteger, no estamos ante un “consumidor standard”, sino ante un consumidor más que atento y selectivo (discriminating purchaser), lo que añade un ingrediente más para aventar cualquier riesgo confusorio.
En efecto, no pude desconocerse que, por la naturaleza de los servicios prestados por la marca cuya titularidad ostentan los actores, tales servicios, están dirigidas a un consumidor específico, calificado, con aptitud para percibir las pequeñas diferencias, quien, por tal motivo, es esperable que efectúe un mayor examen de las marcas, aminorándose, por tanto, la probabilidad de confusión y/o asociación.
Al decir de GUTIÉRREZ CARRAU, se trata, en el caso, de un “consumidor comprador que realiza una verdadera “discriminación” al seleccionar las marcas. Su análisis o juicio se hace sofisticado y exigente, con lo cual casi desaparecen los riesgos de confusión”. (Cf. GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, FCU, 2ª Edición, Montevideo, 1998, p. 89).
VIII) Finalmente, como aditamento de lo anterior, no puede perderse de vista, un indicador relevante a la hora de analizar el riesgo confusorio, cual es la circunstancia, de que tanto los actores como el tercerista se desempeñan en el mercado local, desde larga data, con el uso de sus apellidos para identificar sus Estudios: “ESTUDIO FISCHER & SCHICKENDANTZ” y “FISCHER ABOGADOS”, coexistiendo pacíficamente en el mercado, todo lo cual despeja dudas respecto a la alegada confusión”.
En definitiva, corresponde confirmar el acto procesado.
Por tales fundamentos, y atento a lo preceptuado en el art. 309 de la Constitución Nacional, y arts. 23, 24 y 25 del Decreto-Ley 15.524, el Tribunal en mayoría,
FALLA :
Desestímase la demanda incoada y, en su mérito, confírmase el acto impugnado.
Sin sanción procesal específica.
A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), cada uno.
Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.
Dra. Salvo (r.), Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo (d.), Dra. Klett, Dr. Simón.
Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).
Dr. Corujo. DISCORDE, entendiendo corresponde hacer lugar a la demanda y anular el acto impugnado, en coherencia con discordia pronunciada en Sentencia nº 425/21.
En oportunidad de analizarse la causa promovida por Fischer Plato y resuelta en sentencia 101/19, en la que aquel impugnaba los registros propiedad de Gustavo Fischer y Castells por entender enmarcaban en un supuesto de nulidad relativa del registro concedido, según lo establecido en el art. 5 numeral 4 de la ley, entendimos que no le asistía razón a Fischer Plato puesto que: 1) el apellido puede ser marca, sujeto a las reglas correspondientes a cualquier registro marcario, 2) no existe impedimento para que el actor se identifique en forma civil y también comercialmente, en su actividad de abogado, con su apellido, 3) en tanto esa fue la razón que esgrimió para oponerse al registro – es decir, la “monopolización” del titular de la marca que le impediría el uso de su apellido para identificar la actividad del actor- la oposición no resulta fundada. 4) no se verifica en el caso el supuesto de que el público consumidor identifica o asocia inescindiblemente a la persona del actor con la marca solicitada; tampoco hay notoriedad del apellido FISCHER, asociado al actor.
Así, se entendió que para la solicitud de Gustavo Fischer y Castells (10/11/09) anterior a la del actor Fischer Plato (25/11/09), no existía precedente obstativo para el registro. Asimismo resultó probado en autos, que tampoco existía un uso marcario anterior de FISCHER & SCHICKENDANTZ, o bien del actor FISCHER PLATO, puesto que inició su actividad identificada con dicho nombre a fines de 2010; mientras que FISCHER ABOGADOS lo hace desde sus inicios en forma ininterrumpida, desde 1998. Sin perjuicio de ello, el Tribunal consideró en la sentencia que “Cuando un apellido aparece vinculado a una actividad determinada parecería lógico que este pueda ser monopolizado, no obstante no es así.
En efecto, es indiscutible que quien primero efectúe el registro tendrá un mejor derecho, sin embargo, el posterior en el tiempo podrá efectivamente registrar el suyo, siempre y cuando adopte una modificación clara que haga que ese nombre o designación sea visiblemente distinto al preexistente.” Bajo esta última premisa, entre otras, Fischer Plato registró, con posterioridad a las marcas de los actores, su marca “FISCHER & SCHICKENDANTZ”; la que fue considerada por la Administración, el tercerista, el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, suficientemente diferente a la de los actores “FISCHER ABOGADOS” y por tanto registrable por no incurrir en confundibilidad.
Estimo asiste razón a la parte actora por lo que me inclino por la anulación del acto impugnado.
Rigen en la situación distintas normas que apuntan a un análisis de la existencia de confundibilidad entre ambas marcas, sin embargo el estudio no se limita únicamente a relevar la existencia de “claras diferencias” que permitan el registro, tal como lo exige el art. 6 de la ley marcaria.
En efecto, rige también en el caso lo dispuesto en el art. 68 en cuanto establece: “Si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente.” Asimismo, el art. 5 numeral 4, en cuanto prevé como nulidad relativa el registro de: “El solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa.” Sin embargo, estimo que la disposición más significativa y que sella la suerte del caso, está en las previsiones normativas que amparan a las marcas notorias.
La ley marcaria prevé como supuesto de nulidad relativa el registro, “Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial.” (art. 5 nº 6); postulado aún con mayor claridad en las disposiciones del protocolo de armonización de normas del Mercosur, ley
17.052, en sus arts. 9.4 y 11.
La notoriedad del signo FISCHER ABOGADOS, de tipo “restringida” - tal como ha sido conceptualizada como conocimiento del signo por aquellos que giran en el mismo ramo que cubre la marca-, ha sido acreditada por la parte actora (fs. 63-65 ppal.) y además reconocida por el Tribunal en la sentencia 101/2019 cuando expresó, lo que no se puede obviar: “VII) En definitiva, el actor no ha tenido un uso anterior, ni prelación en el apellido como marca distintiva, frente a la marca FISCHER ABOGADOS. Y tampoco consta que haya contestado u objetado la utilización del signo FISCHER ABOGADOS, hasta el momento de la solicitud de su registración, hallándose en pleno conocimiento de su preexistencia, lo que deviene en una pacífica y notoria utilización del signo identificatorio cuestionado.” Lo propio hizo la Administración, según cita el Tribunal en la sentencia: “Esta Asesoría no duda en cuanto a méritos y jerarquía del Dr. Federico Fischer, no obstante, conforme a las probanzas presentadas, el Dr. Gustavo Fischer ha acreditado que utiliza la expresión “FISCHER ABOGADOS” desde por lo menos el año 1999 hasta el presente, y que se trata de un signo notorio….” Expresa BUGALLO al respecto: “Notoriedad es la cualidad de notorio, implica nombradía, fama; notorio es aquello público y sabido por todos, claro, evidente; importante, relevante o famoso. En general, la fuerza de una marca se mide en parte por su notoriedad, por el número de personas que conocen el significado del signo elegido para la individualización de un producto o servicio. La notoriedad de la marca es un concepto diverso del carácter distintivo: esta última deriva de la apreciación de quien será su titular luego será calificado por el Registro.
La notoriedad se aprecia desde el público, los consumidores, la clientela es quien determina este valor en la marca. Se define a la marca notoria como marca usada, aun cuando no sea registrada, que se distingue y caracteriza por extenso grado de reconocimiento, cuantitativamente hablando, que hace de ella el mercado, al menos en los sectores interesados en el producto o servicio de que se trate. Se trata de marcas conocidas por una amplia fracción del público, que gozan de una reputación importante, sin que se requiera obligatoriamente una excepcional celebridad. (...) Antes, la notoriedad se fundaba necesariamente en la calidad del producto o servicio, mientras que actualmente es el fruto de una técnica de lanzamiento. (...) El alto poder distintivo de esta marca determinó un tratamiento jurídico especial, consagrado en los textos jurídicos internacionales, que trasciende la aplicación del principio de territorialidad (su protección va más allá del ámbito estatal donde fue concedido el derecho de exclusiva), y que, además, trasciende el principio de especialidad (su protección va más allá de los productos o servicios para los cuales fue solicitada). La doctrina, en general es partidaria de la desaparición de la aplicación del principio de especialidad pues el empleo de una marca notoria en sector distinto de aquél en el cual se ha registrado responde a una voluntad parasitaria de quien lo realiza y puede llevar a la vulgarización, en perjuicio de la propia marca notoria. El fundamento se encuentra en diversos argumentos, entre los que destacamos: a. impedir el aprovechamiento abusivo, mediante ventajas desleales, del trabajo y la inversión ajenas; b. evitar que la mala utilización de un tercero de una marca posterior, perjudique a la anterior;
(...)El derecho uruguayo vigente, siguiendo la tendencia mundial, atribuye a la marca notoriamente conocida un tratamiento jurídico privilegiado. En primer lugar, y como nota más destacada, no limita el ejercicio del derecho de exclusiva al territorio del Estado extranjero concedente el registro. Es decir que la calificación de notoriedad para una marca significa que su titular podrá ejercer acciones marcarias en defensa de su signo, en nuestro país, aún en ausencia de registro nacional. En segundo lugar, el derecho de exclusiva trasciende los productos o servicios en los cuales efectivamente se aplica.
La fuerza distintiva del signo es tal, en el caso de la marca notoriamente conocida, que tolerar que un tercero se apropie del signo para productos o servicios diversos de los que utiliza el titular, aun cuando no fueran concurrentes, sería desconocer la inversión y desarrollo de la marca en cuestión. En tercer lugar, el texto actual que estamos analizando implica la extensión de la protección de la marca notoriamente conocida al registro de la imitación y traducción total o parcial de la marca protegida. La notoriedad debe ser apreciada en el territorio cuya protección se reclama, no requiriéndose que lo sea para el público en general ” (Cfme. BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual, FCU, Montevideo, 2006, pp. 111-114).
Siguiendo a BERTONE y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, puede convenirse que la marca notoria es aquella que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va anexa una reputación importante (Cfme. BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de Marcas/2. Págs.
108 y ss.) Desde esta perspectiva, tratándose “FISCHER ABOGADOS” de una marca notoria, que supone un criterio más restrictivo en la valoración de las posibilidades de confusión, debe considerarse que al tratarse de marcas referidas a un mismo género de servicios, y que coinciden en una misma clase internacional, parece evidente que, siguiendo las enseñanzas de GUTIÉRREZ CARRAU, puede llegar a generarse un tipo de confusión de la que se ha dado en llamar “confusión inversa”, porque el público consumidor resulta confundido a la inversa, pensando que los productos del titular de la marca original pertenecen a la marca del nuevo competidor que surgió en el mercado; lo que evidentemente redundará en una pérdida del valor de la marca prerregistrada, en la identidad de sus productos, en su clientela y una pérdida de control sobre su imagen, reputación y capacidad para incursionar en nuevos mercados (Cfme.
GUTIÉRREZ CARRAU, JuanManuel: “Manual Teórico-Práctico de Marcas”, pág. 167; cfme. sentencia 108/20 entre otras) O es dable imaginar el posible riesgo de confusión del público consumidor, aún selectivo, de que el renombrado estudio “Fischer abogados” se ha asociado ahora a Schickendantz, con la consiguiente afectación de la marca pre registrada.
Es que en el caso, la reproducción parcial de la marca notoria pre existente por parte de Juan Einar Federico Fischer Plato, irroga nulidad relativa al registro, que no puede ser saneada, a mi entender, por la incorporación del apellido del socio.
Precisamente, al ser la predecesora una marca notoria que finca en su “mott vedette” “Fischer” su distintividad, imponía que el segundo que viene a registrar su marca con el mismo apellido, adoptara contundentes recaudos a fin de que con claridad se distinguieran los servicios de Gustavo Fischer con los de Juan Einar Federico Fischer. La confundiblidad probable, afecta a Fischer abogados como titular de marca notoria (art. 5 nº 6 y arts. 9.4 y 11 ley 17.052), pero también a Gustavo Fischer (y cónyuge) en su derecho a protección del nombre (art. 68), habida cuenta además, de su oposición fundada al uso de su apellido como marca (art. 5 nº 4) En merito a lo expuesto, anulo el acto impugnado.
Fuente: consulta de jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los nombres de las partes figuran tal como los publica el TCA (los juzgados los anonimizan; el Tribunal, no siempre).