Sentencia Definitiva N° 540/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 4 de noviembre de 2021. No. 540 VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “FMC CORPORATION Y OTRA con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 266/2019). RESULTANDO : I) El día 13 de mayo de 2019, a fs.11, compareció el Sr. Juan Lapenne, pretendiendo la anulación de la Resolución de fecha 10 de agosto de 2018 dictado por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) que desestimó la solicitud de Patente de Invención Nº 36.931 de título “composiciones que comprenden 3-bromo-N-[4-cloro-2- metil-6-(metilamino) carbonil]-1-(3-cloro-2-piridinil)-1H-pirazol-5- carboxamida para controlar plagas invertebradas”. Sostuvo que la Administración basó el rechazo de la patente de invención en lo que dispone el art. 8º de la Ley No. 17.164. Patente que la actora indica que cumplió con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Sin embargo, según la dependencia examinadora dicha patente carece de actividad inventiva. Expuso que ante las observaciones que se le realizaron procedió a modificar las reivindicaciones 1, 2 y 4, y a eliminar las reivindicaciones 5 a 11. Respecto al examen de cumplimiento de los requisitos de novedad y actividad inventiva, los documentos D4 (WO 03/015519) y D5 (WO 03/015518) fueron considerados los más cercanos del estado de la técnica, reconociéndose la novedad de la materia reivindicada. A pesar de ello, la dependencia examinadora señaló que no se reconoce actividad inventiva debido a la falta de evidencia de un alto efecto sinérgico inesperado. Por lo que procedió a modificar la reivindicación 1 para que solo incluya los (b3) moduladores de los canales de sodio deltametrina y lambdacialotrina. Presentándose una defensa (incluida a la hora de fundamentar los recursos) que no fue considerada por la examinadora, ya que el informe final de examen fue notificado conjuntamente con el acto administrativo que desestimó la solicitud. Sostuvo que la actitud de la dependencia examinadora (y de la Administración) en haber dado solamente una vista antes de desestimar la solicitud de patente fue arbitraria y abusiva, configurando indefensión por parte de la actora. Solo otorgó una vista, dándole la oportunidad de modificar el pliego reivindicatorio según las observaciones realizadas. El segundo Informe Final de Examen fue notificado al actor conjuntamente con el acto administrativo final que desestimó la solicitud, no constituyó una vista posible de ser evacuada. Indicó que tuvo voluntad en atender y circunscribir su invención a las exigencias de la dependencia examinadora, en este sentido, aceptó eliminar 7 reivindicaciones (de un total de 11), también modificó y limitó las reivindicaciones 1, 2 y 4. No comprendiendo las razones para no otorgar otra vista si se seguía teniendo objeciones respecto al nuevo juego reivindicatorio presentado. Siendo que se le informó que se le podría otorgar hasta 3 exámenes de vista, por lo que entiende que la conducta de la demandada fue arbitraria, abusiva y contradictoria, generándole así indefensión. Por último, afirmó que tanto en Argentina como en Chile fueron conferidas patentes “equivalentes”, inclusive más amplias que la solicitud uruguaya. Jurisdicciones que han aplicado los mismos requisitos de patentabilidad vigentes en Uruguay, ya que tienen como fuente una norma internacional como lo es ADPIC, el cual fue incorporado por nuestro derecho interno a través de la Ley No. 16.671. II) Por Decreto Nº 3587/2019 (fs. 18), se confirió traslado de la demanda al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Con fecha 14 de junio de 2019, compareció el representante del MIEM a contestar demanda (fs. 20). En lo medular, afirmó que se actuó conforme a derecho y que la solicitud de Patente de Invención Nº 36.931 le fue denegada al actor por no cumplir con uno de los requisitos de patentabilidad como lo es el de actividad inventiva exigido por el art.11 de la Ley No. 17.164, citando al respecto los informes de la evaluación realizada. En consecuencia, el interesado no cumplió con los tres requisitos que, conforme al art. 8 de la Ley No. 17.164, deben de estar presentes en la Patente de Invención para conceder su registro: novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial. Respecto de los cuestionamientos a la falta de vistas, puntualizó que de conformidad con lo que dispone la circular 2/2014, podrán concederse hasta tres vistas. III) Por Decreto Nº 4511/2019, de fecha 24 de junio de 2019, se tuvo por contestada la demanda y se dispusieron los autos a prueba por 60 días (fs.23). Se produjo la prueba que fue agregada de fs. 29 a fs. 80 y por cuerda documentación en 25 fs. y en 112 fs. IV) Alegaron las partes por su orden, la actora a fs. 84- 85 y la demandada a fs. 88. V) Se oyó al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se pronunció mediante Dictamen Nº 41/2021 (fs. 91 y ss.), aconsejando rechazar la demanda y confirmar el acto en proceso. VI) Se citó a las partes para sentencia por Decreto Nº 615/2021 (fs. 94), la que se dictó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) En autos se acciona contra la resolución dictada por la DNPI de fecha 10 de agosto de 2018, que desestimó la solicitud de Patente de Invención Nº 36931, presentada por E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY DE E.U. DE NORTEAMERICA, con el título de “Composiciones que comprenden 3-bromo-N-[4-cloro-2-metil-6- (metilamino) carbonil] fenil]-1-(3-cloro-2-piridinil)-1H-pirazol-5- carboxamida para controlar plagas invertebradas” (fs.144 A.A. en 156 fs.). II) Desde el punto de vista formal, se han cumplido los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). La Resolución fue notificada el día 15 de agosto de 2018 (fs.148 A.A. en 156 fs.). Fueron interpuesto en tiempo y forma los recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio el día 27 de agosto de 2018 (fs.147 y ss. A.A. en 156 fs.). Confirmándose en forma ficta el acto administrativo impugnado el día 15 de marzo de 2019. La acción de nulidad fue interpuesta en tiempo y forma el día 13 de mayo de 2019 (según nota de cargo de fs.11 del expediente). III) El Tribunal, contando con la voluntad unánime de sus miembros y, en conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, procederá a confirmar la resolución impugnada. IV) Reseña de Antecedentes Administrativos relevantes: De las actuaciones administrativas surge solicitud de registro de patente realizada por E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY con el Número 36.931. Se trata de composiciones que comprenden 3- bromo-N-[4-cloro-2-metil-6- (metilamino) carbonil] fenil]-1-(3-cloro-2- piridinil)-1H-pirazol-5-carboxamida para controlar plagas invertebradas” (fs. 1 y ss. A.A. en 156 fs.). Efectuada la solicitud con los recaudos correspondientes, la División Patentes de la DNPI procedió a realizar “Informe de Examen” de fecha 18 de agosto de 2017. Informe suscripto por la Química Farmacéutica Adriana Lloret a través del cual se realizaron observaciones al otorgamiento de la patente de invención, en lo medular, se indicó que no se reconoce la actividad inventiva de la materia reivindicada, que el juego reivindicatorio no estaría cumpliendo con los requisitos de patentabilidad establecidos en el art.8 de la Ley No. 17.164, recomendando que la solicitud fuera desestimada (fs. 120 y ss. A.A. en 156 fs.). A continuación, el día 19 de setiembre de 2017, compareció el representante de E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY evacuando las observaciones efectuada por la División Patentes (fs.126 y ss. A.A. en 156 fs.). Respecto de lo cual, nuevamente se pronunció la División Patentes a través de “Informe Final de Examen” de fecha 23 de mayo de 2018, recomendando desestimar la solicitud por no cumplir con los requisitos de patentabilidad (fs.133-134 A.A. en 156 fs.). Procediendo la DNPI a dictar resolución de fecha 10 de agosto de 2018, desestimando la solicitud de Patente de Invención Nº 36.931 presentada por E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY DE EU DE NORTEAMERICA (fs.144 A.A. en 156 fs.). V) Como puede advertirse de las actuaciones administrativas mencionadas y de los actos de proposición de las partes, el objeto del proceso refiere a determinar si la demandada actuó conforme a derecho al denegar la Patente de Invención Nº 36.931 solicitada, por no cumplir con las exigencias de la Ley de Propiedad Industrial-Ley de Patentes Nº 17.164. Analizada la prueba diligenciada en autos, el Tribunal entiende que corresponde confirmar la resolución impugnada, pues el rechazo de la patente de invención solicitada se encuentra ajustado a Derecho, de conformidad con los dictámenes técnicos de la División Patentes de la DNPI que la accionante no logró rebatir ni en sede administrativa ni jurisdiccional. En efecto, dados los aspectos técnicos de la cuestión a dilucidar, el Tribunal considera aplicable lo que sostuvo en Sentencia No. 379/2012: “Es preciso señalar, ante ocasiones en que las ilegitimidades denunciadas obedecen a valoraciones técnicas erradas, que el Tribunal debe “necesariamente” contar con elementos de juicio que ilustren acerca del yerro técnico incurrido por la Administración, configurativo del apartamiento de la regla de derecho.- Porque, como convenientemente sostuviera el Tribunal: “ en materia pericial, rigen dos “reglas de oro”, según las cuales: a) el tribunal no se halla vinculado por el dictamen pericial, pero debe fundar adecuadamente cualquier apartamiento del mismo; y b) cuanto más técnica es la pericia, mayores dificultades encuentran los órganos jurisdiccionales para apartarse de las conclusiones técnicas de tal tipo de pericias, siendo que el “Juez” sólo es reputado experto en la materia jurídica (“peritos peritorum”)”( Sentencia 734/1998).-(…) Pues de no ser así, la Corporación habría de pronunciarse en áreas donde carece de conocimientos propios de la disciplina que le permitan sopesar el análisis efectuado por los facultativos en la materia -cimiente del acto impugnado-, extremo que a todas luces se advierte como inadecuado.- En tal sentido, ha señalado el Cuerpo que: “El Tribunal carece entonces, de elementos como para apartarse fundadamente de los dictámenes emitidos por el citado departamento(art.429delC.P.C.). Todo ello lleva a concluir en la carencia de elementos de juicio de carácter técnico, que permitan sostener una conclusión diversa, a la de la División Patentes, en que se fundó el acto” (Sent.644/2000)” Siguiendo el criterio jurisprudencial mencionado, en sede jurisdiccional, la parte actora procedió a solicitar el diligenciamiento de prueba pericial, a lo que accedió el Tribunal, resultando designado como perito el Ingeniero Químico Enrique Bozzo, quien, en informe de fecha 12 de abril de 2020, concluyó que la desestimación realizada por la Oficina de Patentes del MIEM fue correcta (fs.1 y ss. Documentación “Informe Perito”). Dicho profesional concluyó: “…estimamos que es correcta la desestimación de la solicitud a estudio, aunque por razones diferentes a las esgrimidas por la Evaluadora de la DNPI. Por otra parte, si bien es cierto lo expresado por el solicitante en cuanto a que debió habérsele concedido otra vista, ello no habría modificado el resultado final con respecto al criterio usado por el que suscribe -pero no por la Evaluadora de la DNPI- en cuanto a que dar proporciones numéricas notoriamente vagas no agrega nada respecto a antecedentes que sí mencionan las combinaciones de las mismas sustancias activas, pero sin dar proporciones” (fs. 8 Documentación “Informe Perito”). El Tribunal ha sostenido en múltiples fallos que las observaciones técnicas efectuadas por la Administración a la memoria descriptiva del producto patentable deben ser rebatidas con una prueba hábil a tal fin, como lo es la pericial. Al faltar el medio de prueba indicado o diligenciado el mismo, sus resultancias no le son favorables al demandante, el Tribunal se ve impedido de ingresar al análisis de estos temas, porque carece de elementos como para apartarse fundadamente de los dictámenes técnicos emitidos por la demandada (Cfme. Sentencias Nos. 52/2014, No. 71/2020, entre otras). VI) Por último, este Colegiado entiende que los cuestionamientos formales realizados, relativos a la omisión de concederle una segunda vista de las observaciones, no resultan de recibo en orden a inficionar de nulidad la resolución impugnada. Tal como reconoce el perito, la omisión de vista no hubiera modificado el resultado final respecto al criterio utilizado por el perito para determinar que la solicitud resultó correctamente rechazada. De manera que, si el vicio formal en nada afectaría la conclusión de orden sustancial respecto a que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, no corresponde sea recibido como fundamento para anular el acto en proceso. En lo que refiere a la relevancia del vició formal, el Tribunal ha expresado en múltiples fallos que: “ El vicio de forma carece, pues, de virtud en sí mismo, su naturaleza es estrictamente instrumental, sólo adquiere relieve propio cuando su existencia ha supuesto una disminución efectiva, real y trascendente de garantías, incidiendo en la decisión de fondo y alterando, eventualmente su sentido en perjuicio del administrado y de la propia administración (...)” (Cf. Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, “Curso de Derecho Administrativo”, tomo I, 5ª Edición, Civitas S.A., Madrid, 1989, p. 621)” (Sentencia Nº397/2020). En definitiva, por las razones expuestas y lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda y en su mérito confírmase el acto administrativo impugnado Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).