Sentencia Definitiva N° 523/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 28 de octubre de 2021. No. 523 VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. con ESTADO . MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA . Acción de nulidad ” (Ficha No. 690/2019). RESULTANDO : I) La acción de nulidad, deducida a fs. 10 y ss., se dirige contra la Resolución Administrativa de fecha 27 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial -Ministerio de Industria, Energía y Minería- por la cual se concedió el registro de la marca HPCPOLO (denominativa): “(…) presentada bajo expediente No. 473985, a favor de GIDON ANABI BLANGA de MÉXICO para distinguir los productos comprendidos en la clase Internacional No. 25 (“Prend as de vestir, calzado, artículos de sombrerería”)” (fs. 36 A.A.). El 10 de mayo de 2016, GIDON ANABI BLANGA solicitó el registro de la marca HPCPOLO, bajo Acta No. 473985, para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 25. THE P OLO/LAUREN COMPANY, L.P. dedujo oposición por entender que la solicitud de la marca HPCPOLO vulnera lo dispuesto en el artículo 5 numerales 6 y 7, de la L ey No. 17.011 y los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París respecto de las marcas en la misma Clase. El 27 de diciembre de 2018, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el registro de la marca solicitada, sin considerar los argumentos esgrimidos por la promotora de la presente acción. Manifestó que la Resolución impugnada fue ad optada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial conforme a lo expresado en el Informe de Asesoría de fecha 11 de diciembre de 2018. Postuló que la marca cuyo registro fuera concedido por el acto impugnado, se confunde con la familia de marcas notorias de la que es propietaria THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. En este sentido, expresó que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial debió ser más rigurosa en el cotejo, para de esa forma proteger los intereses del público consumidor y hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial. La accionante sostuvo que las marcas de POLO/LAUREN COMPANY, L.P., constituyen lo que se denomina una “familia de marcas”. Ante cualquier signo que se encuentre conformado por el característico diseño del caballo y jugador de polo o la denominación POLO, se lo asociará con el titular de la familia de marcas, produciéndose así la confusión que la Ley pretende evitar. A su modo de ver, la marca concedida a favor de GIBON ANABI BLANGA, además de no ser lo suficienteme nte novedosa y distintiva, no cumple con las claras diferencias exigidas por la Ley para acceder al registro, dado que presenta una peligrosa similitud con las marcas de la que es propietaria POLO/LAUREN COMPANY, L.P. Así, expuso que la impresión de conjun to que transmiten las marcas en cuestión es la misma; especialmente para el consumidor que realiza un análisis superficial y rápido del conjunto marcario. Alegó que la sola presencia de la denominación POLO, es suficiente para que se produzca la asociació n con las marcas de la actora, ya que se trata de un elemento que por sí solo ha adquirido la relevancia de distinguir el origen empresarial de POLO/LAUREN COMPANY, L.P. Por otra parte, arguyó que el registro de la marca mixta concedida en favor de GIDON ANABI BLANGA, el 15 de junio de 2018, no altera ninguna variable del razonamiento, ya que dicho registro, a diferencia del que se impugna en la actualidad, sí presenta un logo novedoso, distinto, diferenciable de aquel que representa mundialmente a las mar cas de POLO/LAUREN. Igualmente explicó que, a partir de las actuaciones agregadas y diligenciadas en la Instancia administrativa, ha quedado en evidencia el intento de acercamiento y reproducción de la marca impugnada a aquellas de las que es titular POLO/LAUREN. Finalmente, al resguardo de lo preceptuado en el numeral 7 del artículo 5 de la Ley No. 17.011 y el artículo 10 bis del Convenio de París, aseveró que en el caso que nos ocupa se verifica un supuesto de concurrencia desleal. Sobre el particular, a puntó que a partir de la notoriedad de las marcas de POLO/LAUREN, la cuasi identidad de éstas con la registrada, y el uso de la impugnada en el mercado, no puede más que concluirse que la elección de GIDON ANABI BLANGA no es obra de la casualidad. Por el c ontrario, todos estos elementos permiten afirmar que la otrora solicitante y ahora titular, conocía las marcas propiedad de POLO/LAUREN y, con su reproducción, procuró un aprovechamiento del prestigio ajeno. En síntesis, sobre estas premisas, solicitó la anulación del acto impugnado. II) Conferido el traslado correspondiente, el Dr. Milton Fuentes Riera -en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería- contesta la demanda, refutando los agravios articulados (fs. 21 y ss.). En lo centr al de sus defensas, sostuvo que el signo registrado por la Resolución impugnada, HPCPOLO, cuenta con las claras diferencias exigidas por la Ley, que disipan cualquier supuesto confucionista y, por tal virtud, el alegado intento de competencia desleal. A esto agregó que si bien los signos enfrentados comparten el término “Polo”, no se puede pretender exclusividad respecto de su uso, ya que de hecho existen otras marcas en la Clase Internacional No. 25 que lo incluyen: “LA MARISCALA POLO LIFE STYLE”, “WELLING TON POLOCLUB”, “U.S. POLO ASSN”, “SAN CRISTOBAL POLO”, “BUCKINGHAM POLO CLUB”, “SANTA BARBARA POLO Y R CLUB”, “CARRASCO POLO CLUB”, “LA DOLFINA POLO STYLE”. Luego de citar un extracto del informe emitido por el Área Jurídica, concluyó que el signo concedi do por la impugnada no puede apreciarse como la reproducción o la imitación de la marca opositora, tanto desde una consideración global como en base a la contemplación de los elementos que respectivamente la conforman. Por último, antes de peticionar la d esestimatoria de la demanda, solicitó que se llamara al proceso a GIBON ANABI BLANCA, en virtud de lo dispuesto por el artículo 55 del Decreto Ley No. 15.524. III) Luego de que se diera noticia del pleito a la tercera denunciada por la demandada, GIBON ANABI BLANCA compareció representada por la Dra. Fernanda Alonso, quien se opuso al accionamiento anulatorio iniciado por POLO/LAUREN COMPANY, L.P. (fs. 30 a 33). En síntesis, manifestó que la marca concedida por el registro resistido no se confunde con a quellas marcas de las que es titular la empresa actora. En este derrotero, de acuerdo con lo que entendió como pautas elementales a seguirse en el cotejo, señaló que a “golpe de vista” es claro que las marcas en pugna poseen la suficiente singularidad que la Ley exige para el Registro: la impresión que las marcas dejan, analizadas en su conjunto, es que son claramente diferentes entre sí, lo único que comparten es el término POLO, que está claramente diluido en la Clase No. 25. Por estas razones postuló, e n definitiva, que el acto enjuiciado fue dictado en estricto ajuste a la normativa. IV) Abierto el juicio a prueba (fs. 45) se produjo la que luce certificada a fs. 90, correspondiendo a la parte actora la de fs. 47 a 73, a la parte demandada la de fs . 74 a 77, y a la parte tercerista la de fs. 78 a 89. V) Las partes alegaron de bien probado por su orden a fs. 93 a 100; a fs. 103; y de fs. 106 a 109, respectivamente. VI) Oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen No. 6/2021, fs. 112 -112 vta.) aconsejó amparar la presente demanda y anular el acto en proceso. VII) Puestos los autos para sentencia, previo pasaje a estudio de los Sres. Ministros en forma sucesiva, se acordó en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La pretensión anulatoria se dirige contra la Resolución Administrativa de fecha 27 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial -Ministerio de Industria, Energía y Minería- por la cual se conce dió el registro de la marca HPCPOLO (denominativa): “(…) presentada bajo expediente No. 473985, a favor de GIDON ANABI BLANGA de MÉXICO para distinguir los productos comprendidos en la clase Internacional No. 25 (“Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”)” (fs. 36 A.A.). II) Desde el punto de vista formal, se ha cumplido con los extremos exigidos por la normativa vigente para habilitar el examen del presente accionamiento (Constitución de la República, arts. 317 y 319 y Ley No. 15.869, arts. 4º y 9º). La actora afirma que el acto le fue notificado el 11 de enero de 2019. Interpuso los recursos de revocación y jerárquico en subsidio, el 11 de febrero de 2019 (fs. 40 a 51 A.A.). La demanda anulatoria fue presentada en tiempo útil, el 29 de octubre de 2019 (fs. 10 y ss.). III) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes, en concordancia con la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, amparará la presente demanda y anulará el acto impugnado. El cerno de la cuestión, en base a las posiciones de las partes, al que cabe remitir brevitatis causae, estriba en determinar si la marca concedida a favor de GIDON ANABI BLANGA de México, “HPCPOLO” (denominativa) se confunde -o no- con los registros de los que es titular la firma POLO/LAUREN. En primer término, debe estarse a la redacción del artículo 6 de la Ley No. 17.011, que expresamente dispone: “Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes”. Ingresando al análisis del riesgo de confusión invocado por la actora, surge de una simple comparació n visual que se puede apreciar la similitud cercana a la identidad que existe entre los sig nos THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. y HPCPOLO. La confusión de marcas es uno de los aspectos más difíciles de determinar, resultando por ello una cuestión de hecho y opinable. Así lo destaca Juan Manuel Gutiérrez Carrau en tanto advierte: “ (…) la determinación de la similitud apta para producir confusión resultará una cuestión de hecho, un juicio de carácter subjetivo realizado por un examinador persona física) el Director Técnico de la Propiedad Industrial, un asesor letrado, un juez). Por ello resultará una cuestión opinable y frente a un caso un examinador entenderá que existe posibilidad de confusión y otro que no. Incluso puede darse la posibilidad de que en el ámbito administrativo (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) se opine de una forma y en el ámbito judicial se sostenga lo contrario, o viceversa (…) ”: Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, 3ª ed., Universidad de M ontevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2009, p. 155). En aras de alcanzar una conclusión más objetiva, doctrina y jurisprudencia han elaborado determinadas reglas y métodos de apreciación, que son las siguientes: “1) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. 4) Deben tener se en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas”, op. cit. p. 156, quien sigue el planteo formulado por Siegbert Rippe, en “La Propiedad Industrial en el Uruguay”, p. 313). Con respecto a las reglas mencionadas, primeramente, las marcas deben ser examinadas en su conjunto y no pueden disociarse en partes para su comparación. En cuanto a la segunda regla, las marcas deben ser examinadas en forma sucesi va, teniendo en cuenta que la impresión que provoca una puede evocar la impresión de la otra, generando confusión. Con relación a la tercera regla, cabe preguntarse cuál es el comprador presunto. La regla general, para los productos de consumo masivo (alimentos, vestimenta, artículos de limpieza, etc.) es que el comprador presunto sea calificado como “consumidor medio o poco atento”, sujeto que resulta más proclive a la confusión. Al contrario, si se trata de productos o servicios más específicos (automóviles, alhajas, electrodomésticos de alto valor, servicios bancarios) el consumidor será más atento y existirá mucho menor riesgo de confusión. Finalmente, según la cuarta regla, deben apreciarse las semejanzas y no las diferencias, pero no se trata de un examen exhaustivo de los signos. Deben considerarse las semejanzas apreciables de un vistazo, al golpe de vista, en un parpadeo (“in ictu oculi”) que son las que se graban en la memoria del consumidor. Dichas similitudes pueden ser de cuatro tipos: ort ográficas, gráficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, op. cit., ps. 156 a 164). Dicho de otro modo, el cotejo de los signos marcarios debe realizarse a partir de su comparación “en su conjunto” (porque las marca s deben ser consideradas en su integridad, no desmembrándose en partes); “en forma sucesiva” (no yuxtaponiendo las marcas sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión producida por la una recuerda la impresión dejada por la otra); y “pre - reflexiva” (es decir, mediante una aprehensión espontánea de los signos) atendiendo más a las semejanzas generales que a las diferencias de detalle, evaluando las similitudes en los planos fonético, gráfico e ideológico, tomando en cuenta la naturaleza de l producto y el “consumidor medio relevante” (Cf. Luis Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, tomo 2, Editorial Heliasta, 2008, 3ª Edición, p. 41;(sentencias Nos. 351/1988, 522/1990, 211/2009, 513/2010, 6/2011, 687/2017, 558/2019 y 2/2020, entre otras). Sobre estas premisas, el Tribunal entiende que el registro concedido por la Resolución impugnada se confunde con aquellos que integran la familia de marcas de la que es titular la empresa actora. Así, siguiéndose las pautas alud idas, se considera que “a golpe de vista” el consumidor pondrá el foco de atención en el elemento preponderante de ambas marcas -el término POLO - que no resulta diluido en el registro impugnado por el empleo de tres letras -HPC- que, ni en forma aislada n i conjunta, tienen significado propio. Asimismo, en un análisis sucesivo, la registrada no es sustancialmente diferente a la marca POLO de la actora, ni desde una perspectiva gramatical (escrita) o fonética, ya que la ausencia de identidad conceptual o ide ológica de las tres letras ubicadas al inicio de la marca impugnada, HPC, es lo que ubicará el foco de atención del consumidor medio en el elemento común: el término POLO. En esto radica la particularidad que diferencia el presente caso de otros allegados a conocimiento de este Tribunal y de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Precisamente, en los supuestos citados por la demandada y la tercerista a fs. 21 vto. y 32, respectivamente , con la salvedad de que alguno de ellos pueda tratarse de una marca mixta, el término POLO integraba un todo diferenciable, con significado propio, vinculado en ocasiones a un lugar geográfico o a un determinado club deportivo. Ello no es lo que ocurre en esta oportunidad, en la que el presunto elemento distintiv o lo componen tres grafemas sin identidad conceptual aparente, que poco aportan a la distintividad reclamada por la normativa y que, razonablemente, pueden llevar al público consumidor a pensar que la marca es otra más de las notorias de la familia POLO/LAUREN. Ello importa, particularmente, porque el adquirente promedio de las marcas POLO/LAUREN identifica los productos como POLO a secas. De ahí deriva la necesidad de mayor distintividad, no resultando suficiente la agregación de tres letras que no desvían el foco de lo que sí confunde. De la imagen que emerge del expediente principal, aportada por la tercerista a fs.78, puede observarse que: en un cartel de una cancha de entrenamiento de salto, en la propaganda de la marca HPC POLO, se observan a ambos lados de la marca dos jinetes montados a caballo con un palo de polo, que a diferencia de la marca THE POLO, dicho palo se encuentra hacia abajo, una muy sutil diferencia con la marca actora, en la que el palo de polo se encuentra hacia arriba. Teniendo presente que la única diferencia entre las marcas -las letras HCP- no incide en la impresión de conjunto, cabe la concluir que se contravino lo previsto en el Artículo 6 de la Ley No. 17.011. IV) Por las razones expuestas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 309 y 310 de la Constitución de la República; demás normas citadas y complementarias, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Ampárase la demanda y, por ende, anúlase el acto administrativo impugnado; sin especial condena en costas ni costos. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios de los Abogados de la parte actora y tercerista en la suma de $3 9.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil), a cada uno. Oportunamente, de vuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett, Dr. Simón (r.). Dr. Marquisio (Sec. Letrado).