Sentencia Definitiva N° 497/2021

DECRETERO DE SENTENCIAS //tevideo, 21 de octubre de 2021. No. 497 VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “JAGUAR LAND ROVER LIMITED con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 166/2019). RESULTANDO : I) Con fecha 1° de abril de 2019 compareció la parte actora, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (en adelante “JAGUAR”), y dedujo demanda anulatoria en contra de la Resolución s/n dictada, en ejercicio de atribuciones delegadas, por la Encargada del Área de Signos Distintivos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió “…el Registro de la marca I TYPE, solicitada bajo expediente No. 471.262, a favor de JAGUAR LAND ROVER LIMITED, para distinguir los artículos/servicios comprendidos en la/s clase/s internacional/es No. 12 (…), por el conjunto, sin derechos privativos sobre el término “TYPE”, art. 7 de la Ley No. 17.011” (fs. 10 A.A.). En lo medular de su embate, expuso que la aludida resolución le agravia porque, más allá de la concesión del registro, se limitaron los derechos en una parte importante de la marca: el término “TYPE”. Concretamente, luego de referir a la trayectoria de la empresa a nivel nacional e internacional, manifestó que la genericidad o ausencia de distintividad invocada por la demandada para no conceder derechos privativos sobre el vocablo “TYPE” no es tal. Por el contrario, argumentó que la marca fue inscripta, sin inconvenientes ni observaciones, en 23 países, muchos de ellos de habla inglesa. Igualmente, señaló que el término “TYPE” está asociado históricamente y desde larga data a los vehículos de la marca, como el “E-TYPE” (del año 1961), el “D-TYPE” y el “S-TYPE” (ambos del año 1999), el “X-TYPE” (del año 2011), y el “F-TYPE” (del año 2012). A partir de ello, además de considerar que la totalidad de la marca “I- TYPE” es original y ostenta probada fuerza distintiva, aseveró que resulta de aplicación la cláusula 6 quinquies del Convenio de París, por la que nuestro país está obligado a aceptar las marcas “ telle quelle ” registradas tanto en el país de origen como en otros países miembros de la Convención. Seguidamente, sostuvo en que la distintividad u originalidad tiene que analizarse desde la perspectiva de los consumidores que, con frecuencia, adquieren los productos. Desde esta óptica, y en especial a partir de los postulados de la doctrina del “significado secundario”, afirmó que la marca “I TYPE” es asociada por un público objetivo, los amantes de vehículos eléctricos, con su origen empresarial: JAGUAR. En este derrotero, marcó y remarcó que “I-TYPE” es una marca integral, un todo como signo identificatorio, que no refiere directamente a un tipo de vehículo, sino a una marca reconocida en todo el orbe. Sobre esta base, entendió que la Administración no evaluó en debida forma todas las aristas del caso concreto, y obvió tomar en cuenta aspectos centrales, como la notoriedad del signo, el producto protegido por la marca solicitada para su registro, y el específico y discriminador público consumidor. Por estos argumentos, en definitiva, solicitó el amparo de la demanda y la consecuente anulación del acto en proceso (fs. 2 a 7 vto.). II) Corrido el traslado de precepto compareció, en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Dr. Milton Fuentes Riera, quien contestó la demanda impetrada de forma contradictoria y bregó por la solución confirmatoria de la volición en causa. En lo central de sus defensas, sostuvo que la expresión “TYPE”, en tanto constituye una palabra del vocablo inglés que en español significa “TIPO”, ingresa en las prohibiciones absolutas reguladas por los nums. 9, 10, 11 y 12 del art. 4 de la Ley No. 17.011. Específicamente, arguyó que la razón de no haberse concedido derechos privativos sobre el término “TYPE” estriba en que se trata de un vocablo genérico, de uso general, carente de fantasía. En otro orden, manifestó que la prueba ofrecida en la instancia administrativa, más allá de probar el registro en varios países del extranjero, no acreditó la notoriedad de la marca en el mercado o territorio nacional. Con esto, concluyó que el proceder de la DNPI fue ajustado a derecho al conceder el registro cuestionado sin derechos privativos sobre el término “TYPE”. En definitiva, solicitó que se desestimara la demanda y confirmara el acto en causa (fs. 20 a 22). III) Abierto el juicio a prueba por Decreto No. 4306/2019 (fs. 24), las partes produjeron la que obra agregada y certificada a fs. 39. IV) Las partes alegaron por su orden, haciéndolo la actora en el escrito que corre de fs. 41 a 47 vto., y la demandada en el que luce a fs. 52. V) El Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, mediante Dictamen No. 567/2020, aconsejó hacer lugar a la demanda y anular el acto resistido (fs. 55 y ss.). VI) Por auto No. 8907/2020 (fs. 58) se citó para sentencia, la que se acordó en legal y oportuna forma, previo estudio de los Sres. Ministros. CONSIDERANDO : I) Desde el punto de vista formal se han cumplido adecuadamente los requisitos exigidos por las normas respectivas para habilitar el presente accionamiento anulatorio (art. 309 de la Constitución). II) El Tribunal, por unanimidad de sus integrantes naturales, disintiendo en esta oportunidad con la solución aconsejada por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, desestimará la demanda, por los fundamentos que sucesivamente se explicitarán. III) Sobre la legitimidad de la resolución impugnada. III.I) De conformidad con lo expuesto supra, la pretensión anulatoria se dirige en contra de la resolución que concedió a la actora, para proteger los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 12, el registro de la marca “E-TYPE”. La particularidad, y lo que sin lugar a dudas constituye el objeto de los agravios movilizados en la demanda, está dada porque dicho registro se otorgó sin derechos privativos sobre el término “TYPE” (fs. 10 A.A.). En esencia, la Administración, tanto en el proceso de formación de la voluntad, como al contestar la demanda impetrada, entendió que el término “TYPE”, que traducido al español significa “TIPO”, por ser de uso general, y por carecer de fantasía, novedad o distintividad, no podía concederse con derechos privativos, en virtud de encuadrar en las hipótesis de nulidad absoluta reguladas en los nums. 11 y 12 del art. 4 de la Ley No. 17.011 (fs. 9 A.A.). La actora, por su parte, en la instancia recursiva y al demandar la nulidad del acto en cuestión, aseveró que el vocablo “TYPE” no puede disociarse de la notoriedad de la marca, del conjunto de elementos que la componen, y del selectivo público consumidor que la asocia a un único origen empresarial: JAGUAR. III.II) Pues bien. Conforme lo adelantado, a juicio del Tribunal, los argumentos desplegados por la parte actora no son de recibo. En lo relevante al caso que nos ocupa, ha de tenerse en cuenta que el art. 4 de la Ley No. 17.011 estableció que no podrán ser consideradas como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: “11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”; y “12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes”. III.III) En la especie, la Corporación estima que el término “TYPE” ingresa en las categorías precitadas, pues se está frente a un vocablo que puede aplicarse con idéntica finalidad a todos o cualquier producto igual o similar, que no permite diferenciar el producto de un fabricante de otro similar proveniente de distinto fabricante, y respecto del cual no puede pretenderse, y menos aún otorgarse, uso monopólico (Cfe. Ricardo Merlinsky y Lucía Salaverry, “Las Marcas en el Uruguay”, Editorial Carlos Álvarez, Montevideo, año 2000, p. 37). Lo antedicho, además, cobra particular acento en la hipótesis de obrados, en la que el vocablo “TYPE” (que traducido al español significa “TIPO”) puede tender a identificar un modelo, una clase o, justamente, un tipo de vehículo. Esta circunstancia, dentro del contexto de los productos que la marca de autos protege, torna al vocablo en cuestión más genérico y menos distintivo, y lejos de erigirse como un elemento propio y único de la marca de la empresa JAGUAR, se ubica en el plano de lo común, de lo que cualquier fabricante de automóviles puede emplear para identificar alguno de sus productos: en definitiva, dentro del ámbito de las nulidades absolutas reguladas por el art. 4 de la Ley No. 17.011. III.IV) Por otra parte, es menester precisar que los argumentos de la demanda centrados en la existencia de un “significado secundario” del término “TYPE” no modifican la conclusión precedente. En efecto, el artículo 8º de la Ley No. 17.011 establece que: “Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios (…)” Sobre el punto, Gutiérrez Carrau explica que: “(…) la significación secundaria” es la “distintividad” que adquiere un signo “no distintivo” por su uso como marca. Es un carácter semántico especial adquirido por el uso, que hace que un signo “no distintivo” se convierta en “distintivo” (…) Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado “primario”: el significado gramatical, literal o natural del signo. Pero luego, mediante el uso en el comercio, adquiere un significado “segundario”: como marca. Así, ese mismo signo termina simbolizando o significando algo más, “distingue” los bienes de un comerciante, adquiere un valor, representa un origen, una calidad, un prestigio, una clientela. De tal forma que llega un momento en que el “significado segundario” como “marca” por su uso y publicidad por la distintividad adquirida, se transforma en el “significado primario” (su significado o función como marca destaca por sobre el significado natural o literal del signo). Por tanto, la “significación secundaria” es “secundaria” en el tiempo, más no en importancia”. Y más adelante precisa el autor en cita: “ Para que se configure la “significación secundaria” debe existir lo que la doctrina anglosajona denomina “mental association” (asociación mental) entre el signo y el producto o servicio. Así el consumidor al ver el signo piensa instantáneamente en el producto o servicio concreto que acostumbra comprar o que ha visto promocionar (…)” (Cf. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, “Manual Teórico - Práctico de Marcas.”, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Tercera Edición. Montevideo, 2009, ps. 110-116). Bajo esta línea conceptual, es evidente que la actora no logró probar el relacionamiento directo, inmediato y naturalizado del término “TYPE” con los productos que comercializa. Basta, pues, con ver la prueba obrante en los antecedentes agregados (carpeta de documentación en 84 fs.), para colegir que lo que se acreditó fue el uso del término “TYPE” en el extranjero, más no una suerte de significado linealmente vinculado a los vehículos de la empresa. Es así que la ausencia de prueba sobre tal aspecto redunda en perjuicio exclusivo de la promotora, ya que era ésta quien tenía la carga de acreditar, de conformidad con el art. 8 precitado y las reglas generales de la prueba, la fuerza distintiva del signo y su aparente significado secundario en el territorio nacional. Y más aún, dicha prueba debió ser categórica, por cuanto como enseña la doctrina especializada en la materia “… cuanto más genérico o descriptivo sea el signo, mayor prueba debería ser requerida, pues, naturalmente resultará más improbable la adquisición de distintividad y, además, deberá sopesarse la necesidad de que el signo deba permanecer libremente disponible ” (Cf. Diego Chijane Dapkevicius, “Derecho de marcas”, op. cit., p. 91) (Cfe. Sentencia No. 23/2019). III.V) Lo expuesto precedentemente deriva, en último término, en la desestimatoria del agravio fincado en la aplicación del art. 6 quinquies del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que si bien dicha disposición consagra la protección de las marcas registradas en los respectivos países de origen, excluye expresamente aquellas hipótesis en que las marcas “…estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama (…)”. La inconcusa redacción de la norma transcripta, sumada a la jerarquía de la nulidad absoluta establecida en el art. 4 de la Ley No. 17.011, informa, en definitiva, a la desestimatoria del embate articulado en la demanda. Por las razones expuestas, lo establecido en el artículo 309 de la Constitución de la República, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímase la demanda incoada y, en su mérito confírmase el acto impugnado. Sin sanción procesal específica. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $39.000 (pesos uruguayos treinta y nueve mil). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese. Dra. Salvo, Dr. Vázquez Cruz, Dr. Corujo, Dra. Klett (r.), Dr. Simón. Dr. Marquisio. (Sec. Letrado).